Google LLC（後稱Google）向美國專利審判暨上訴委員會 (Patent and Trademark Office, Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對美國第10,270,816號（簡稱’816號）專利提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，’816號之專利權人為Hammond Development International, Inc.（後稱Hammond），前述專利涉及一種可遠端執行一種以上應用程式的通訊裝置之通訊系統。PTAB於初步判斷後立案。
 

與本案有關的是，Google先前對Hammond持有的美國第9,264,483號（簡稱’483號）專利亦提出IPR，兩件專利均相關且說明書內容相同。PTAB審理後於2021年4月12日作出之最終書面意見認定’483號專利相較於前案的結合是顯而易見的。
 

就’816號專利而言，PTAB於2021年6月4日以Google未能證明部分請求項（’816號專利之請求項18）非為可准予專利標的，而作出最終書面決定。前述決定作出後，Google上訴至CAFC。
 

CAFC庭審中，Google抗辯PTAB對’483號專利之系爭請求項18作出之非為可准予專利標的之決定，根據間接再訴禁止（Collateral Estoppel，亦有譯為爭點效），連帶使’816號專利內的系爭請求項18應被認定為顯而易見的；CAFC肯認Google之主張，即表示PTAB先前已決定’483號乃顯而易見的，系爭2件專利內容與被主張無效的引證案相同，唯一不同之處乃請求項在應用伺服器的描述用語，申請專利範圍並不須完全相同方適用間接再訴禁止（爭點效），確切來說，間接再訴禁止（爭點效）乃建立在相同的可專利性問題。CAFC表示請求項可使用些許不同的敘述，只要未經裁決的申請專利範圍與經裁決的申請專利範圍間的差異不會實質性的改變專利無效性，本案中敘述相異確實未有實質上的影響。是以，CAFC同意基於間接再訴禁止（爭點效）已使’816號專利內的系爭請求項18被認定為顯而易見的。

資料來源：

1. Claims Challenged in IPR Were Unpatentable Based on Collateral Estoppel, IPO Daily News. December 9, 2022.
2. Google LLC, v. Hammond Development International, Inc., Fed Circ. December 8, 2022.