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修正請求項之乾淨版與劃線版不一致時以何者為準?

2021.05.20

向歐洲專利局修正請求項時,通常須同時提交乾淨版和劃線版。根據定義,乾淨版和劃線版之內容應該是相同的,但如果兩者不一致該怎麼辦呢?

根據歐洲專利局近日的一項決定T0353/18,討論了這個問題,確認乾淨版和劃線版沒有法律上的優先地位。

該案涉及異議部門做出保留EP1957579修正本之決定,異議人不服遂提出上訴。在上訴口頭審理的過程中,發現先前提交的備位請求 (auxiliary request) 之乾淨版和劃線版之間存在不一致的問題。異議人在準備該案時假設乾淨版和劃線版本是相同的,並且僅使用劃線版本來做準備。在口頭審理過程中,專利權人方澄清乾淨版本才是有效版本,並表示兩版本間的不一致是在準備劃線版時的失誤所造成的。兩版本間的差異涉及所主張之塗層組合物中包含之兩種特定成分的總量,是異議人根據EPC第123(2)條提出異議的主要特徵。受理上訴之委員會表示, EPC條款中並未規定乾淨版與劃線版間之法律優先地位,因此,若兩者存在不一致,只有專利權人之聲明才能確定哪一個版本為有效。

然而在本案中,直到上訴口頭審理程序時才提供該聲明,因此異議人可以假設劃線版在該時間點以前是正確的,並且不會因為相信錯誤的訊息而受到損害。由於雙方並未針對預備請求之乾淨版本交換論點,根據EPC第123(2)條之範例,委員會認為就RPBA 2020第11條而言該情況屬於「特殊原因」,決定將該案件退回原異議審查部門進一步審理。

雖然非刻意犯下的錯誤最後似乎有糾正的機會,然而雙方都應加以確認修正請求項的乾淨版和劃線版相互對應,否則付出的時間和成本是相當巨大的。 

資料來源:Clean vs annotated claim sets – which one wins? Marks & Clerk, April 26, 2021.<https://www.marks-clerk.com/insights/clean-vs-annotated-claim-sets-which-one-wins/>


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