2021年4月8日，韓國最高法院 (The Korean Supreme Court) 做出決定，維持涵蓋阿哌沙班 (apixaban)（BMS'Eliquis®產品的活性成分）的選擇性發明專利具有效性。推翻下級專利法院之判決，並重新定義韓國選擇性發明的可專利性標準。

在韓國實務當中，選擇性發明是指發明的全部或部分構成要素，是先前技術中的「屬」之物種。迄今為止，評估此類發明之可專利性的標準，一直受到大約20年前的一系列最高法院判決所約束，涵蓋以下要求：

• 先前技術必須沒有揭露選擇性發明的具體概念（新穎性）。
• 選擇性發明中的所有具體概念必須具有品質不同或數量上顯著的效果（進步性）。
• 為了在評估進步性的時候考量到這種效果，提交之專利必須針對品質不同的效果提供具體敘述，或針對數量之顯著效果提供量化敘述（例如數據）。

長期以來，前述標準一直被法律觀察家批評為過度嚴格，相較於用於評估其他發明的標準而言，並與大多數其他主要專利管轄區的選擇性發明的方法相互抵觸。

尤其是，許多觀察家批評選擇性發明之進步性僅基於其顯著效果，而忽略其構成之困難（例如從先前技術中推導出發明特徵之難處）。其他人提出質疑，表示為什麼支持選擇性發明效果所需的量化數據只能來自於所提交之專利說明書。

下級法院相互抵觸的判決

在本案中，多家學名藥廠向韓國智慧財產權審判暨上訴委員會 (Intellectual Property Trial and Appeal Board, IPTAB)à美國專利審判暨上訴委員會，查詢以往的用語，都有權。是針對系爭專利提出無效動議，BMS則以專利侵權為由，向地方法院對學名藥廠提起臨時禁制令 (Preliminary Injunction, PI)，不尋常的是，專利法院（審理PI和無效請求之上訴）和地院就專利的進步性得出不同的結論。

儘管系爭專利是一件選擇性發明，但地院透過審查該發明之構成是否困難和是否存在優越的效果認定其具有進步性，地院認為(1)只考量優越的效果來確定選擇性發明之進步性是不合理的，(2)從先前技術中選擇出選擇性發明非常困難的情況下，即使沒有優越的效果，僅構成之困難就足以具備進步性。

專利法院得出相反的結論，認為有鑑於此類發明的可專利性標準嚴格，該選擇性發明缺乏進步性，然而專利法院表示，如果(1)先前技術提供與選擇性發明不同之敘述或建議教示，或(2)先前技術並未揭露細節可以「推廣先前技術屬的概念 (generalized to the genus concept of the prior art)，進而可以擴展到選擇性發明之物種概念」。儘管如此，專利法院仍判定系爭專利不符合任何一種例外情況。

儘管推論和結論上存在差異，地院和專利法院似乎都意識到目前選擇性發明判斷方法中的問題，並分別嘗試定義出新的更公平的標準，這些標準在最高法院判例法的範圍內仍然有效。

最高法院之判決和影響

首先，最高法院認為選擇性發明應與其他發明一樣，根據一般進步性標準進行審查。這一點非常重要，因為這確立了選擇性發明之可專利性應同時考慮構成之困難度和顯著效果。這也意味著任何顯著效果都可能被認為支持進步性，只要可以明白地從專利說明書中辨識或推斷出效果（即根據所主張之效果的性質，敘述必須是具體的或量化的），並且可在取得申請日之後準備額外的數據做支持。

使用上述方法，法院首先確認先前技術揭露了涵蓋阿哌沙班之非常廣泛的通式，但沒有揭露或提供動機來開發其核心結構和取代物。此外，法院認定該專利提供了阿哌沙班之改良效果的一般描述，並於申請後提交支持這種效果的數據。因此，具體描述或量化描述之要求過於嚴格，並非總是需要支持選擇性發明之顯著效果。綜上所述，法院認為系爭專利同時具備構成之困難度和改良效果，相較於先前技術而言具有進步性。

資料來源：Korean Supreme Court Issues Landmark Decision Redefining Patentability Standard for Selection Inventions, Kim & Chang IP, June 29, 2021.