系爭專利係關於「從有機氨基矽烷前體製備氧化矽薄膜的方法」,其權利要求1為一種在底物上形成氧化矽薄膜的方法。惟金某以系爭專利不具創造性等為由,請求宣告系爭專利權全部無效。專利權人乃提交第四次審查意見通知書的答覆意見作為反證5以證明系爭專利創造性。中國大陸國知局審理後,作出專利權有效之決定,金某不服便提起行政訴訟。然一審法院判決駁回金某的訴訟請求。
金某不服一審判決,提起上訴,主張反證5為補充實驗資料,擬證明的技術效果不能從系爭專利說明書中明確執行,故反證5不能被採信,系爭專利權利要求1相對於證據1不具創造性。
最高人民法院二審審理後認為,反證5能否採信直接決定系爭專利實際解決的技術問題及現有技術是否存在相關的技術教示,進而影響系爭專利是否具備創造性的結論。對於專利權人在申請日後補充提交實驗資料,並主張該資料能夠證明其專利具備創造性,可從以下方面審查:
一、審查該實驗資料及相應證據是否具備真實性、合法性和關聯性,以決定是否應予採納。
二、審查其是否同時滿足以下兩個條件:專利文件明確記載或隱含公開該實驗資料擬直接證明的待證事實;該實驗資料不能用於彌補專利文件的固有內在缺陷。
關於本案反證5是否應予採納,由於無效審查中最接近的對比文件往往與專利申請中記載的最接近的現有技術不同,因此比對基礎存在不確定性,針對系爭專利限定的二異丙基氨基矽烷 (DIPAS) 相對於無效審查中最接近的對比證據1公開的二正丙基氨基矽烷 (DNPAS) 是否存在系爭專利說明書中所主張的優選效果,可透過補交實驗資料的方式證明。最高人民法院認為該補交實驗資料與系爭專利說明書中記載的二異丙基氨基矽烷 (DIPAS) 是穩定的,並比其他矽烷前驅物具有更長壽命部分存在關聯,故可採納。
關於該實驗資料是否應予採信,須要審查其使用的測試方法是否客觀可信。最高人民法院認為反證5可證明二異丙基氨基矽烷 (DIPAS) 前體比許多其他類似的前體化合物具有更高的穩定性,該技術效果在評價本專利實際解決的技術問題時應當予以考慮。
二審判決認為,無效宣告請求人沒有舉證證明所屬技術領域技術人員知悉選擇二異丙基氨基矽烷作為矽烷前驅物存在更好穩定性的技術效果。在證據1並沒有教示過改進前驅物提高穩定性的技術構思下,所屬領域技術人員沒有動機選擇證據1公開的二正丙基氨基矽烷進行改進。證據1並未將提高穩定性的研發方向聚焦到前驅物,因此不存在明確的技術教示。被訴決定和一審判決均認定系爭專利相對於證據1、證據1和公知常識的結合具創造性,應予維持。故二審判決駁回上訴,維持原判。
關於接受補充實驗資料的條件,(2019)最高法知行終33號行政判決明揭需滿足積極條件和消極條件,即原專利申請文件應明確記載或隱含公開補充實驗資料擬直接證明的待證事實,以及申請人不能透過補充實驗資料彌補原專利申請文件的固有內在缺陷。本案中,專利權人提交的補充實驗資料即反證5符合上述條件,應當採納。
資料來源:专利申请日之后补充提交的实验数据的采纳与证明力,最高人民法院知识产权法庭,2024年12月11日。
<https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3771.html>
金某不服一審判決,提起上訴,主張反證5為補充實驗資料,擬證明的技術效果不能從系爭專利說明書中明確執行,故反證5不能被採信,系爭專利權利要求1相對於證據1不具創造性。
最高人民法院二審審理後認為,反證5能否採信直接決定系爭專利實際解決的技術問題及現有技術是否存在相關的技術教示,進而影響系爭專利是否具備創造性的結論。對於專利權人在申請日後補充提交實驗資料,並主張該資料能夠證明其專利具備創造性,可從以下方面審查:
一、審查該實驗資料及相應證據是否具備真實性、合法性和關聯性,以決定是否應予採納。
二、審查其是否同時滿足以下兩個條件:專利文件明確記載或隱含公開該實驗資料擬直接證明的待證事實;該實驗資料不能用於彌補專利文件的固有內在缺陷。
關於本案反證5是否應予採納,由於無效審查中最接近的對比文件往往與專利申請中記載的最接近的現有技術不同,因此比對基礎存在不確定性,針對系爭專利限定的二異丙基氨基矽烷 (DIPAS) 相對於無效審查中最接近的對比證據1公開的二正丙基氨基矽烷 (DNPAS) 是否存在系爭專利說明書中所主張的優選效果,可透過補交實驗資料的方式證明。最高人民法院認為該補交實驗資料與系爭專利說明書中記載的二異丙基氨基矽烷 (DIPAS) 是穩定的,並比其他矽烷前驅物具有更長壽命部分存在關聯,故可採納。
關於該實驗資料是否應予採信,須要審查其使用的測試方法是否客觀可信。最高人民法院認為反證5可證明二異丙基氨基矽烷 (DIPAS) 前體比許多其他類似的前體化合物具有更高的穩定性,該技術效果在評價本專利實際解決的技術問題時應當予以考慮。
二審判決認為,無效宣告請求人沒有舉證證明所屬技術領域技術人員知悉選擇二異丙基氨基矽烷作為矽烷前驅物存在更好穩定性的技術效果。在證據1並沒有教示過改進前驅物提高穩定性的技術構思下,所屬領域技術人員沒有動機選擇證據1公開的二正丙基氨基矽烷進行改進。證據1並未將提高穩定性的研發方向聚焦到前驅物,因此不存在明確的技術教示。被訴決定和一審判決均認定系爭專利相對於證據1、證據1和公知常識的結合具創造性,應予維持。故二審判決駁回上訴,維持原判。
關於接受補充實驗資料的條件,(2019)最高法知行終33號行政判決明揭需滿足積極條件和消極條件,即原專利申請文件應明確記載或隱含公開補充實驗資料擬直接證明的待證事實,以及申請人不能透過補充實驗資料彌補原專利申請文件的固有內在缺陷。本案中,專利權人提交的補充實驗資料即反證5符合上述條件,應當採納。
資料來源:专利申请日之后补充提交的实验数据的采纳与证明力,最高人民法院知识产权法庭,2024年12月11日。
<https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3771.html>