原告為波士頓地區唯一以水陸兩用車輛提供觀光之業者，經多年經營後，已成為一知名公司，其聲譽、營業收入及客戶大幅成長，也使其顯著性較弱之組合商標“BOSTON DUCK TOURS”，因長期且連續之使用，不僅取得第二意義，也成為一著名商標。2004年美國職棒大聯盟波士頓紅襪 (BOSTON Red Sox) 隊贏得世界大賽時，便選擇搭乘BOSTON Duck Tours 在市區遊行。到2006年，其使用之水陸兩用車輛，從一開始的4輛成長至24輛，在2006年一年就有超過58萬人次搭過原告之兩棲車輛在波士頓地區旅遊。原告成功之經營模式，也引起其他觀光旅遊業者之仿效，如今在美國許多城市包括舊金山，費城，西雅圖，芝加哥等及英國倫敦均有提供相同服務之同業。  被告Super Duck Tours, LLC. 自2001年起也以同時提供水陸觀光方式在波特蘭(Portland)地區提供服務。有別於原告所使用之改裝水陸兩棲運兵船，被告以定製之更大更新潮之水陸兩用車提供水陸觀光服務，以單純文字 “SUPER DUCK TOURS” 為其商標表彰其服務，並在2001年1月向美國專利商標局提出註冊申請，於2003年以聲明 “DUCK TOURS”一詞不在專用之列方式取得主要註冊簿註冊。 

被告註冊商標 
SUPER DUCK TOURS

2007年5月，被告與波士頓當地另一家提供無軌電車(trolley bus)觀光服務之同業, Discover Boston, 合作開始在波士頓濱海(waterfront)地區提供其水陸觀光服務，雖然其服務地區已避開原告的後灣(Back Bay)地區，仍引起原告之注意。

案由 

 

2007年7月，原告以被告違反蘭哈姆法第32條(a)(2)(註十八)之規定，侵害其註冊商標，並因此要求地區法院核發初期禁制令，以阻止被告使用其商標或標章，或任何近似於原告商標 “BOSTON DUCK TOURS”之商標或標章於相同或相關服務上。在美國商標侵權案件，要成功主張商標侵權，原告必須證明(註十九)
（1）其商標受商標權保護。
（2）涉嫌侵權商標之使用可能造成消費者的混淆。

地區法院之判決 

法院在決定商標可否接受保護，首應檢視標誌是否為蘭哈姆法案所稱商標。地區法院在檢視本案兩造之宣誓書及證據資料後，判定 “DUCK TOURS”一詞用於原告在波士頓地區以水陸兩用車所提供的旅遊服務觀光服務，非為通用名稱之用法，因在字典上“DUCK TOUR”並無任何與指定服務相關之涵義，原告之服務亦非提供 “觀賞鴨子” 或 “狩獵鴨子”之旅遊，因此原告商標能夠受到保護。法院並以 “Pignons factors (or Pignons analysis)”(註二十)之8項因素檢視被告商標之使用是否可能造成消費者的混淆誤認後，認定原告在此件商標侵權案件有勝訴成功可能性，因此核發初期禁制令(註二十一)，被告不得在波士頓地區使用“DUCK TOURS”一詞或卡通化之鴨子圖案為其商標，提供觀光旅遊服務。並禁止被告使用“DUCK”一字與“BOSTON”或”TOURS”任一字連結成為商標使用。

聯邦第一巡迴上訴法院之判決 

本案經由被告上訴至美國聯邦第一巡迴上訴法院，上法院認為本案之主要爭點應為“DUCK TOURS”是否為一通用名稱。地區法院在判決“DUCK TOURS”非為一通用名稱時，只以字典上之解釋來判定“DUCK TOURS”非為一通用名稱。事實上，字典上之解釋可用來證明消費大眾如何理解字詞涵義(註二十二)，但只是眾多需考慮因素(註二十三)之一而已。尤其地區法院並未考慮下列通常用來判斷是否為通用名稱之最典型的三項因素：

(1)媒體及第三人如何使用在本案，依雙方所提供之證據中，一般國內外媒體在提及以水陸兩用車提供旅遊服務時均用 “DUCK TOURS”來介紹。例如：波士頓環球報(Boston Globe)在其2002年的文章中提及 “觀光客在緬因州波特蘭 (Portland, Maine)地區旅遊，除了步行之外，亦有市內無軌電車(town trolley)、水路兩用車(duck tours)及港灣遊船(harbor cruises) 可供選擇”。
(2)同業競爭對手如何使用地區法院忽略在全美各地同樣以水陸兩用車提供觀光旅遊服務之眾多業者，廣泛使用 “DUCK” 及 “DUCK TOURS”來表彰其服務。 
目前在全美及世界各地各地，至少有36家同業，其中有32家使用“DUCK”一字當作商標或公司名稱之一部分，當中有超過10家以上以“DUCK TOURS”當作商標使用。這些同業多以 “DUCK TOUR(S)”來介紹其所提供之觀光服務。因此當消費者聽到或看到 “DUCK TOURS”一詞時，主要所聯想的是商品或服務本身，而非提供服務之來源。當越多競爭同業使用相同名稱用於相同或近似之服務上時，消費者看到商標不是聯想到商品或服務來源而是商品/服務本身。
(3)原告如何使用原告本身之使用與其主張相違背，原告在其網站及宣傳資料中，多將 “DUCK TOURS”與公司名稱結合以一般普通名詞方式用來描述一般以水陸兩用車提供觀光旅遊之服務，而非專指其所提供之服務。
依據上述使用證據，並無其他 “通用名稱”或令人印象深刻之替代用語被用來描述以水陸兩用車提供觀光旅遊之服務。因此，上訴法院判定 “DUCK TOURS” 為兩造所提供服務之通用名稱。上訴法院亦以 “Pignons factors (or Pignons analysis)”之8項因素檢視被告商標之使用是否可能造成消費者的混淆誤認。若兩造為競爭同業時，8項因素中最重要的在於商標近似之分析調查(註二十四)。
從兩商標在商品相似性、銷售管道、廣告宣傳及潛在消費者均明顯重疊來看，兩造確為競爭同業。而在認定“DUCK TOURS”為通用名稱後，兩商標之主要辨識部分為 “BOSTON”及“SUPER”，二字雖均為兩音節並均與 “DUCK TOURS”連用，但在讀音、整體外觀及字義上均有別，故兩商標應視為不近似。另，原告並未提出充分證據證明被告係惡意選用與 “BOSTON DUCK TOURS”近似之 “SUPER DUCK TOURS” 作為商標。再就商標整體觀之，原告之商標 “BOSTON DUCK TOURS” 以不受法律保護之通用名稱 “DUCK DOURS” 結合一識別性較弱之說明性文字 “BOSTON”，因此原告之商標係為一高度說明其所提供服務之描述性商標，為一顯著性較弱之商標，應給予較小之商標保護(註二十五)。再者，兩造商標均為組合式商標，兩商標構成近似，係因兩造均使用同一通用名稱來描述其所提供相同之觀光服務。

綜合上列因素，上訴法院判定原告所主張之商標侵權並不成立，地方法院應撤銷其所核發之初步禁制令並重新審酌本案。

案例啟示 

 

在上述商標侵權案件中，原告因已取得商標權而訴請被告停止使用足以發生混淆之近似商標，並請求法院核發禁制令及請求賠償。被告則採積極之反抗控訴，主張原告商標不受蘭哈姆法保護，其商標權並不存在，因此侵權案件無法成立。原告為在波士頓地區創先使用“Boston Duck Tours”表彰其服務，因其獨特之運輸工具及旅遊方式，廣受消費者之青睞及國內外媒體大幅報導，迅速建立其知名度，卻也引起同業起而效尤。原告並未積極採取行動制止他人及同業使用“DUCK TOURS”來表彰相同或類似之觀光服務，以致消費者、同業及媒體將原告註冊商標中之“DUCK TOURS” 當一般描述性名稱使用，直接以“DUCK TOURS” 稱呼以水陸兩用車所提供之觀光服務，加上原告本身不當之使用，無法使消費者區分原告使用“DUCK TOURS”係用來當做表彰其服務之商標或用來描述一般以水陸兩用車所提供之觀光服務，致使 “DUCK TOURS” 成為 “以水陸兩用車所提供之觀光服務” 之代名詞，因此法院判定商標圖樣中與被告相同之 “DUCK TOURS” 已喪失商標原有使消費者辨識商品或服務來源之功能，無法再主張“DUCK TOURS”之商標權，侵權案件因而無法成立。
日常生活中常見商標名稱通用化為多數著名商標常面臨之問題，例如：生活中常見用來稱呼具有彈性之人造纖維質料 “Lycra (萊卡)”及用來描述不沾鍋塗層之 “TEFLON (鐵氟龍)”，係為杜邦公司(E.I. Dupont de Nemours & Co.)之註冊商標，用來稱呼隨身聽之 “Walkman” 則為Sony Corporation之註冊商標。這些商標雖仍保有其商標權，但在主張商標侵權案件上，很難避免被告以商標已“通用化”為由做反抗控訴。因此，商標所有人在使用商標時，需注意其使用方式，以明顯方式呈現其商標態樣或標示符號®，讓消費者認識其為註冊商標，而非一般描述商品或服務之代名詞；或可採取強力宣傳商標策略，讓消費者將商標品牌與商品或服務之通用名稱區分開來；此外，積極採取行動制止同業或他人不當使用註冊商標的行為，亦可避免註冊商標變成商品或服務的通用名稱之方法之一。 

附註：

 

註一：通用名稱則為業者通常用以表示商品或服務之名稱，通用標章是業者就特定商品或服務所共同使用之標誌。參見經濟部智慧財產局「商標識別性審查基準」，2009年，2.2.2通用標章或名稱。
註二：依美國聯邦民事訴訟程序，侵權訴訟第一審管轄法院為聯邦地區法院（U.S.District Courts）受理，第二審案则由聯邦巡迴上訴法院 (The U.S. Court of Appeals for the First Circuit) 受理，目前有13個區域的聯邦巡迴上訴法院，第三審案则由聯邦最高法院受理(The U.S. Supreme Court ) 受理。
註三：美國商標之保護係採聯邦法及州法雙管齊下之雙軌制，所適用之現行聯邦商標法為1947年施行之Lanham Act，而州法部分，則適用各州制訂之法律（Statutory Law）及普通法（Common Law）。
註四：Lanham Act §45, The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof-- (1)used by a person, or(2)which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown。
註五：參見Abercrombie& Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976)。美國是一個以判例法（Case law）為主的國家，亦即作為判例的先例對其後的案件具有法律約束力，可以成為日後法官審判類似案件的基本準則。
註六：此處翻譯參照智慧局「商標識別性審查基準」
註七：參見Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 11:62 (4th ed. 2008)。
註八：參見 2 McCarthy, supra, §11;4。
註九：參見Equine Techs., Inc. v. Equitechnology, Inc., 68 F.3d 542, 544 (1st Cir. 1995)。
註十：參見Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., 624 F.2d 366, 373-74 (1st Cir. 1980)。
註十一：指商標本身所固有，無須經由使用取得的識別能力。
註十二：商標第二意義之原則 (The Principle of secondary meaning) 為英國法院所創始。參看Kerley on Trademarks, 8th ed by R.G. Lolyd, 1960, p. 4-8. 美國法院採納第二意義之原則可歸納為下列五點：(1) 係商標之名稱已喪失其原始意義；(2) 它為原告首先使用，且獨家使用；(3)消費大眾已公認其為表彰某商品之標誌(4)給予原告以救濟，俾使阻止被告之不誠實交易及撘便車(free ride)之行為；(5)使用期間悠久，廣告效能強，銷售量廣，且已由非顯著性變成具有顯著性，並繼續而排他之使用者。參見曾陳明汝、蔡明誠，商標法原理，修訂3版，2007年，第168頁。
註十三：參見Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 US 189, 193-94 (1985)。
註十四：通用標章或名稱只是一般業者用來表示或指稱商品或服務本身，缺乏識別來源的功能，不僅消費者無法藉以識別來源，且應避免由一人取得排他專屬權而影響公平競爭，或以訴訟干擾他人使用該用語，故不得由特定人註冊專用。參見經濟部智慧財產局「商標識別性審查基準」，2009年，2.2.2通用標章或名稱。
註十五：美國的禁制令分為初期禁制令及永久禁制令（permanent injunction）。商標權利人在向法院提起侵權行為損害賠償等訴訟後，可向法院請求核發初期禁制令，以命令涉嫌侵權人立即停止涉嫌侵權之行為，這種初期禁制令是在正式審理程序進行中，經過法官初步審理後即予核發，因此法院會令聲請核發初期禁制令之一造繳交擔保金，初期禁制令效力也只到本案訴訟終結時為止。永久禁制令需經完整的審理程序後，法院於判決原告勝訴後才核發，其效力是永久性的。
註十六：聲明“DUCK”及“TOURS”二字分別不在專用之列，但享有“DUCK TOUR一詞之專用權。
註十七：美國聯邦註冊簿分為主要註冊簿 (principal register) 與輔助註冊簿 (supplemental register) 兩種。主要不同點在於前者之註冊者無論在程序上或實質上，均較後者享受優越之條件。參見哈姆蘭法第1條至22條及第23之28條之規定及商標法原理，同前揭註，第397頁。
註十八：§32 (a) (2), 任何人如未經註冊人同意，將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、標誌、印刷物、包裝、包紙、容器或廣告上，而其係供商業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上而販賣或為販賣而陳列、散布或廣告，足生混淆、誤認，或為欺罔者，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任。但於本條(b)項之情形，除非行為人明知並故意引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，註冊人不得請求賠償所失利益或所受賠償。
註十九：參見Borinquen Biscuit, 443 F.3d at 116。
註二十：參見Pignons SA de Mecanique de Precision v. Polaroid Corp ., 657 F.2d 482, 487 (1st Cir. 1981)。此8項因素包括商標相似性 (the similarity of the marks)、商品相似性 (the similarity of the goods)、當事人之間銷售管道之關聯性 (the relationship between the parties’ channels of trade)、當事人之間廣告宣傳之關聯性 (the relationship between the　 parties’ advertising)、潛在消費者之類別 (the classes of prospective purchasers)、實際產生混淆之證據 (evidence of actual confusion)、被告選用其商標時之意圖 (the defendant’s intent in adopting its mark)及原告商標之識別強度 (the strength of the plaintiff’s mark)。
註二十一：參見United States v. Weikert, 504 F. 3d 1, 5 (1st Cir. 2007).法院決定初期禁制令請求需考量(1)原告勝訴成功的可能性 (2)若不予核發禁制令，是否可能導致無法彌補損害(3)核發禁制令將對請求人造成之損害將大於核發禁制令對被告造成之損害(4)核發禁制令對公共利益產生的影響。
註二十二：參見Surgicenters of Am., Inc. V. Med, Dental Surgeries, Co., 601 F.2d 1011, 1015 n.11 (9th cir. 1979)。
註二十三：參見Colt Def., 486 f.3d at 705。判定通用名稱時應參考消費者調查(consumer surveys)、媒體如何使用(the use of the term in media publications )、同業競爭對手如何使用(use of the term by competitors in the industry )、消費者之證詞(purchaser testimony concerning the term)、原告如何使用(the plaintiff’s use of the term)。
註二十四：參見 McNeil Mutritionals, LLC v. Heartland Sweeteners, LLC, 511 F. 3d 350, 367 (3d Cir. 2007)。
註二十五：但因被告提供大量長期廣泛之使用及國內外媒體之報導及使用證明，整體商標 “BOSTON DUCK TOURS”已取得後天識別性，足夠讓消費者辨識其為表彰原告在波士頓地區所提供之服務，故仍受哈姆蘭法保護。