作者 林純貞

一、背 景

緣有振吉電化廠股份有限公司，早在民國49年即以包含中文「電光牌」及「閃電圖」之「電光牌及圖」商標指定在螺絲、開關把手、吊掛勾、吊架、托架、管接頭、管帽、彎管、給水、水箱零件、水龍頭、落水頭、給水栓商品，獲准列為註冊第10879號商標；民國55年，該公司又以「電光牌及圖LIGHTNING」商標在磁器等商品獲准列為註冊第24134號商標。數年之後，振吉公司將名下之註冊第24134號商標及若干指定使用於陶瓷製品等相關商品之「電光牌TENCO 及圖」等商標移轉予電光企業股份有限公司所有，致使數十年來，在商標註冊實務與消費市場上，「電光牌及圖」或「電光牌及圖TENCO」商標同時為振吉公司及電光公司所有，雙方亦分別由原有之商標各自發展為相關之系列商標，在不同商品上併存註冊並使用。

民國90年左右，振吉公司開始以數件包含「電光牌」、「TENCO」或閃電圖形之商標在國際註冊第11類之商品申請註冊，指定使用之商品包括「爐台，流理台，調理台，洗滌槽，電壺，電碗，電火鍋，電扇、電鍋、電冰箱、烘碗機、電熱水瓶、浴缸、小便池、小便斗、馬桶座、馬桶蓋、抽水馬桶、馬桶水箱，盥洗台、洗手台、淋浴沖水器、電話式蓮蓬頭、附沖洗之馬桶座、附烘乾裝置馬桶座、淋浴間用消毒劑散發器、流動廁所（已設衛生器具）、浴室隔板、盥洗室用烘手機、水龍頭、落水頭、濾水頭、雙口龍頭、水箱零件、水龍頭過濾器、飲水機、濾水器、開飲機、純水器、熱水器、電熱水器、太陽能熱水器、瓦斯爐、排油煙機、電磁爐、除濕機、冷氣機、電子空氣芳香器、電暖爐、蒸氣浴機、三溫暖機」。惟在智慧財產局核准各該商標之註冊後，電光公司據其註冊在先之「電光及圖」、「電光牌及圖」商標對振吉公司之商標申請評定，智慧財產局審查各該評定事件後，主要依據修正前商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1 項第13款之規定，撤銷振吉公司所有之數件商標，由於商標近似之部分並無太多爭執，故處分之關鍵在於商品是否構成類似。振吉公司為了爭取在部分商品上繼續擁有商標權，幾乎將所有遭申請評定之商標均進行分割，本文僅以其中註冊第998752號「電光牌及圖一(彩)」商標評定事件之爭議過程為例，說明商標權分割之相關規定。

二、分割過程

在註冊第998752號「電光牌及圖一(彩)」商標評定事件中，據以評定之註冊第545495號「電光及圖」商標係指定註冊於「洗臉盆、小便斗、馬桶蓋、馬桶及其水箱」商品；第79084號「電光及圖TENCO」商標註冊於「各種玻璃、玻璃纖維、強化塑膠陶磁、搪磁所製成之浴缸、面盆、馬桶」；第79086 號「電光及圖」商標指定使用於「各種玻璃、玻璃纖維、強化塑膠陶磁、搪磁所製成之浴缸、面盆、馬桶」商品，而智慧財產局即以「本件系爭註冊第998752號『電光牌及圖一』商標指定使用於浴缸、小便池、小便斗、馬桶座、馬桶蓋、抽水馬桶、馬桶水箱等商品，與據以評定註冊第545495、79086號等商標指定使用之小便斗、馬桶蓋、馬桶及其水箱；玻璃纖維、強化塑膠陶磁等所製成之浴缸、馬桶等商品相較，二者商品之用途、功能及行銷管道、販賣場所相同，應屬相同或高度類似」為由，認註冊第998752號商標構成應撤銷註冊情事。

(一)第一次分割

振吉公司於上述商標遭撤銷註冊後，於提出訴願之同時，另外向智慧財產局申請將註冊第998752號商標之指定商品分割為二，獲該局核准，就分割後之商標，分別發給註冊第1215774及第1215775號商標註冊證。分割之情形如下：
●註冊第1215774號商標之指定商品為「爐台，流理台，調理台，洗滌槽，電壺，電碗，電火鍋，電扇、電鍋、電冰箱、烘碗機、電熱水瓶、飲水機、濾水器、開飲機、純水器、熱水器、電熱水器、太陽能熱水器、瓦斯爐、排油煙機、電磁爐、除濕機、冷氣機、電子空氣芳香器、電暖爐、蒸氣浴機、三溫暖機」；
●第1215775號商標之指定商品為「浴缸、小便池、小便斗、馬桶座、馬桶蓋、抽水馬桶、馬桶水箱，盥洗台、洗手台、淋浴沖水器、電話式蓮蓬頭、附沖洗之馬桶座、附烘乾裝置馬桶座、淋浴間用消毒劑散發器、流動廁所（已設衛生器具）、浴室隔板、盥洗室用烘手機、水龍頭、落水頭、濾水頭、雙口龍頭、水箱零件、水龍頭過濾器」商品。

(二)分割後之處分

經濟部在審議過程中，考量上述商標權已分割之事實，認為智慧財產局之原處分並未就分割後之註冊第1215774號商標指定使用之爐台、流理台、調理台..飲水機、濾水器、開飲機....等商品與據以評定商標指定使用之商品是否構成類似加以審查，所為之處分自難謂妥適，乃將原處分撤銷，命原處分機關另為適法之處分。智慧財產局於是就分割後之二商標重新審查，並分別發給不同之評定書：
●註冊第1215774號商標經認定其「指定使用於爐台、流理台、調理台、洗滌槽、電壺、電碗、電火鍋、電扇、電鍋、電冰箱、烘碗機、電熱水瓶、飲水機、濾水器、開飲機、純水器、熱水器、電熱水器、太陽能熱水器、瓦斯爐、排油煙機、電磁爐、除濕機、冷氣機、電子空氣芳香器、電暖爐、蒸氣浴機、三溫暖機商品，經核爐台、瓦斯爐、流理台、調理台、洗滌槽商品係為清洗或料理食物等用途而設置附有爐子、槽面、檯面之器具；另電壺、電碗、電火鍋、冷氣機、電暖爐、太陽能熱水器、蒸氣浴機等商品則係藉由電力或太陽能起動之家電類商品；而據以評定之註冊第545495號『電光及圖』、第79084、79086號『電光牌及圖』等商標指定使用之洗臉盆、小便斗、馬桶蓋、馬桶及其水箱；各種玻璃、玻璃纖維、強化塑膠陶磁、搪磁所製成之浴缸、面盆商品屬衛浴設備商品，二者性質不同，用途、功能亦屬有別，依一般社會通念及市場交易情形，非屬構成類似，自無致相關消費者混淆誤認之虞，系爭商標之註冊應無前揭法條規定之適用」。
●但註冊第1215775號商標則因「指定使用於浴缸、小便池、小便斗、馬桶座、馬桶蓋、抽水馬桶、馬桶水箱等商品，與據以評定註冊第545495、79084、79086、79085號等商標指定使用之小便斗、馬桶蓋、馬桶及其水箱；玻璃纖維、強化塑膠陶磁等所製成之浴缸、馬桶等商品相較，二者商品之用途、功能及行銷管道、販賣場所相同，應屬相同或高度類似」，仍遭撤銷註冊。

(三)第二次分割

由於註冊第1215775號仍因商品類似，遭智慧財產局撤銷註冊，振吉公司乃再次提出訴願，但不為經濟部所採納，該公司遂在提出行政訴訟之前，再次申請分割商標權，經智慧財產局核准將註冊第1215775號商標分割為二商標：
●一是註冊第1303737號商標，指定使用於「浴缸、小便池、小便斗、馬桶座、馬桶蓋、抽水馬桶、馬桶水箱、盥洗台、洗手台、淋浴沖水器、電話式蓮蓬頭、附沖洗之馬桶座、附烘乾裝置馬桶座、淋浴間用消毒劑散發器、流動廁所（已設衛生器具）、浴室隔板、盥洗室用烘手機」商品；
●另一為註冊第1303738號商標指定使用於「水龍頭、落水頭、濾水頭、雙口龍頭、水箱零件、水龍頭過濾器」商品。
(四)再次分割後之判決
振吉公司根據二度分割商標後之結果，在行政訴訟程序中爭取商標註冊，經台北高等行政法院在針對該案作成97訴字第329號判決，認撤銷訴訟應以「事實審言詞辯論終結時」為判斷基準時，故採納商標權分割之新事實，並加以審酌之範圍，爰以該商標分割之結果，判定振吉公司之起訴為一部有理由，一部無理由，亦即：
●註冊第1303738號商標指定使用於「水龍頭、落水頭、濾水頭、雙口龍頭、水箱零件、水龍頭過濾器」商品，符合二公司分業之情狀，足使相關消費者認識該註冊第1303738號商標所表彰之商品來源及產製主體乃振吉公司，不致於發生混淆誤認之虞；
●但對註冊第1303737號商標之指定使用於「浴缸、小便池、小便斗、馬桶座、馬桶蓋、抽水馬桶、馬桶水箱、盥洗台、洗手台、淋浴沖水器、電話式蓮蓬頭、附沖洗之馬桶座、附烘乾裝置馬桶座、淋浴間用消毒劑散發器、流動廁所（已設衛生器具）、浴室隔板、盥洗室用烘手機」商品，則認為與據以評定諸商標指定使用之商品皆屬於「衛浴裝置及設備」之商品，其材料、用途、功能、產製者等因素具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品購買人誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，認該註冊第1303737號商標構成不得註冊情事。

三、相關案件之情形

上述商標評定事件經台北高等行政法院作成一部有理由，一部無理由之判決後，目前正由智慧財產局就註冊第1303738號商標部分重為評決，預料其結果應受上述判決之拘束，並將使本案之爭訟暫時告一段落。
但即使是相似案件在經過同一之方式分割後，卻未必衍生相同之結果，例如振吉公司另有註冊998751號商標評定事件中，由該商標所分割出之註冊第1215777號「電光牌TENCO及圖」商標雖亦如本文所舉之商標案件，在行政救濟程序中歷經二次分割，但最後仍遭駁回訴訟，台北高等行政法院在96年度訴字第03419號判決理由中指出：繫案商標縱經核准分割為註冊第1281384、1281385 號2 件商標，惟「各商標分別指定使用之『水龍頭、落水頭、濾水頭、雙口龍頭、水箱零件、水龍頭過濾器』、『浴缸、小便池、小便斗、馬桶座、馬桶蓋、抽水馬桶、馬桶水箱，盥洗台、洗手台、淋浴沖水器、電話式蓮蓬頭、附沖洗之馬桶座、附烘乾裝置馬桶座、淋浴間用消毒劑散發器、流動廁所（已設衛生器具）、浴室隔板、盥洗室用烘手機』商品，與據爭等商標指定使用之小便斗、馬桶蓋、馬桶及其水箱；玻璃纖維、強化塑膠陶磁等所製成之浴缸、馬桶等商品相較，依一般社會通念，二者商品之用途、功能及行銷管道、販賣場所相同，應屬相同或高度類似。整體觀察二造商標之商品易生誤認為同一來源之系列商品，或誤認二造商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，當無疑義」，因而認為原處分並不因商標已分割而有差異，故予維持。

四、分析

振吉公司在上述案件中，係利用商標權之分割，使原來指定使用於多項商品之商標，在遭他人申請評定，並經評定成立而撤銷其註冊後，為避免整體商標權之喪失，在判斷評定成立之原因可能僅存在於部分商品後，在評定案件未確定前，將其商標權分割，令存在評定成立原因之部分商品與其他部分分開，分屬二件商標，使一部權利或許有可能於行政救濟程序中，獲得回復之機會。而由於被評定之商標權經核准分割後，商標專責機關將分割之情形通知行政救濟審理機關，使該商標權之分割，影響後續行政救濟結果之判斷，亦即，在第一次分割後，經濟部果因註冊第1215774號商標而撤銷原處分，且智慧財產局重為處分後，認定該商標已無應撤銷註冊之事由；而註冊第1215775號商標雖在第一次分割後，仍遭撤銷註冊，但經再分割為註冊第1303737號商標及註冊第1303738號商標後，亦影響台北高等行政法院之判決，其以後者指定使用於「水龍頭、落水頭、濾水頭、雙口龍頭、水箱零件、水龍頭過濾器」商品已不致造成混淆誤認之情事，因此作成一部分駁回一部撤銷之判決，使振吉公司從原已遭認定應撤銷之商標權中，再過濾出可得恢復權利之部分。雖然如前所舉，在另件註冊第1215777號「電光牌TENCO及圖」商標案中，第二次分割之結果並未使台北高等行政法院改變原來智慧財產局之處分，然關鍵在於商品類似之判斷。由於註冊第1215777號商標之商品雖經分割，但參考商品分類檢索資料可知，分割為註冊第1281384、1281385 號之二件商標，其指定商品雖分屬110901、110902組群，但仍均屬第1109組群之商品，依商標審查實務見解，通常認為與該案據爭等商標指定使用之小便斗、馬桶蓋、馬桶屬類似商品，故台北高等行政法院96年度訴字第03419號判決僅是呈現一般審查上之見解。實者，以振吉公司利用商標權分割以維護權利之結果以觀，已達到相當之效益，個人以為，該等運作方式不失為一成功之案例。

五、以分割排除爭議之應注意事項：

我國有關商標分割之相關規定，係92年11月28日施行之商標法所增訂，條文中明示分割之實施可分別就商標申請案及註冊後之商標權為之。商標法之分割係指就商標所指定使用之商品或服務，分割為二以上之申請案或商標權而言，故並不包括商標圖樣之分割。就意義而言，商標權本質上係一束存在各個指定商品或服務上具有專用、排他權利之集合體，所謂分割，則是將該一束商標權利集合體分割成為數個較小之權利集合體，或使之成為在單一商品或服務上存在之權利，即在外觀上，將一個商標權分割成為數個商標權，但在實質上，其權利範圍並未改變，商標申請案分割之情形亦同。易言之，當事人對於其商標與他人之商標是否構成混淆誤認之衝突有所爭執，不願減縮其商品/服務時，可考慮分割商標，其結果雖無法直接解決爭端，但在申請案中可以讓無爭議部分之商品/服務先行核准；在商標權爭議案件中，則將不涉及權利衝突之部分排除在爭訟之外，再針對有爭訟之部分尋求可能之救濟方式，可將傷害降至最小，亦有利於權利之安定，而商標權人更可視實際需要，將商標權分割後分別移轉、授權或設定質權。有關申請中商標及已註冊商標之分割，商標法分別有明文之規定。

(一)商標申請案之分割
商標法第21條規定 ：「申請人得就所指定使用之商品或服務，向商標專責機關請求分割為二個以上之註冊申請案，以原註冊申請日為申請日」，是在商標申請案有效存在狀態中，申請人得隨時就所指定之商品或服務請求分割，除得將指定使用於一案多類別之商標分割為二以上之商標申請案，亦得就指定使用於同一類別二以上之商品或服務申請分割。但對於商標註冊申請案經審查後，認有部分指定商品或服務不得註冊者，且申請人未主動申請分割時，專責機關是否會主動為部分核准、部分核駁？按專責機關於審查後認有部分指定商品或服務不得註冊者，將發給核駁理由先行通知書，請申請人於規定期限內陳述意見，申請人於收受核駁理由書後，自可進行分割或商品減縮，但若未主動申請分割或減縮商品者，商標專責機關將逕予核駁之審定，即不為部分核准部分核駁之處分。但依商標法施行細則第27條第2項規定，於核駁審定確定前，即於行政救濟程序中，申請人仍得申請分割或減縮商品，且商標專責機關應將分割或減縮之情形通知行政救濟審理機關。

(二)商標權之分割
商標法第31條賦予已註冊商標申請分割之法源，即：「商標權人得就註冊商標指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請分割商標權。前項申請分割商標權，於商標異議或評定案件未確定前，亦得為之」，同法施行細則第24條則針對申請程序加以規定：「申請分割商標權者，應備具申請書，載明分割後各件商標之指定使用商品或服務，並按分割件數檢送申請書副本。商標權經核准分割者，商標專責機關應就分割後之商標，分別發給商標註冊證」。
對於涉及爭議之商標權分割，相關之程序較為複雜，例如為確認爭議當事人之意願，商標施行細則第26條指示：「於異議審定前，被異議之商標權經核准分割者，商標專責機關應通知異議人，限期聲明就分割後之各別商標續行異議；屆期未聲明者，以全部續行異議論」。如商標權已獲准分割，但仍對分割前之商標提出干涉時，同細則第25條另明定：「於商標權經核准分割公告後，對分割前註冊商標提出異議者，商標專責機關應通知異議人，限期指定被異議之商標，分別檢附相關申請文件，並按指定被異議商標之件數，重新核計應繳納之規費；規費不足者，應為補繳；有溢繳者，異議人得檢據辦理退費」。又由於申請分割商標權，於商標異議或評定案件未確定前，均得為之，因此，商標異議案件行政救濟程序進行中，被異議之商標權如經核准分割，商標專責機關應將分割之情形通知行政救濟審理機關及異議人。該通知行政救濟審理機關之目的，在於商標權於分割後，可能將影響後續行政救濟結果之判斷，例如，行救濟審理機關可斟酌是否將異議成立之原處分作一部分駁回一部撤銷之決定或判決，此關係商標權人之權益甚重，且配合現行法採行一申請案指定多類別制度下，亦有其必要性。上述關於被異議商標分割之規定，在評定、廢止事件中，皆準用之。

(三)分割之範圍
商標之分割係指就所指定使用之部分商品或服務為之，無論就申請中之商標或註冊商標而言，如分割之目的在於就商標之商品或服務分別為移轉、變更、授權或設定質權，其分割範圍自應依當事人之意願，或就與他人之約定內容為之。但如涉及權利衝突，且判斷商標不得註冊或應撤銷之事由，僅存在於所指定使用之部分商品或服務，並決定讓無爭議部分之商品/服務先行核准，或排除在爭訟之外，則首先應考量如何分割。一般而言，以維護最大之權利範圍為目的，並將爭訟限制於最少之商品或服務，然此牽涉商品／服務類似之判斷，為實務上之一大課題。在商標申請案件中，如僅部分不得註冊，通常專責機關於核駁前先行通知函中，會明示造成權利衝突之商品或服務，申請人即可據而決定分割或減縮商品；在商標權爭議案件中，若撤銷事由存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務，且異議人已明確主張者，不僅審查機關可僅就該部分商品或服務撤銷其註冊，使不生商標註冊全部撤銷之效力，被異議人亦可據以為分割商標權之參考以利審查，例如甲註冊商標指定使用於本法施行細則第13條第3類化妝品及第25類衣服商品，其中僅第3類化妝品商品有應予撤銷之事由，商標專責機關可僅就第3類化妝品商品撤銷其註冊，使註冊商標在第25類衣服商品仍保有商標權，而商標權人亦可就該有爭議之化妝品商品加以減縮或分割，但如撤銷事由是否存在部分商品或服務並不明確，則應就個案及相關之情形綜合判斷，個人以為，原則上宜參考商品/服務檢索之資料、相對商標之權利範圍、對造之主張、行政機關之處分理由、當事人業務上之需求等。事實上，由於商標權之移轉、變更、授權及設定質權等申請均係按件收費，分割後，將使商標權維護費用增加，商標專責機關建議商標權人應避免非必要之分割。

六、有關商標分割之修法趨勢

由現行商標法施行細則第27條第2項、商標法第31條第2項之規定可知，申請分割註冊申請案或申請分割商標權，在核駁審定確定前，或異議、評定案件未確定前，均得為之。但經濟部智慧財產局於971001之商標法修正草案顯示，上述規定恐將有所變動，亦即，草案第21條第2項規定：「商標註冊申請案經核駁審定者，僅得於核駁審定書送達之日起一個月內，依前項規定申請分割」；草案第31條規定：「申請分割商標權，涉有異議、評定或廢止案件者，應於處分前為之」，修法理由說明：對於核駁審定後行政救濟期間始申請分割者，「因訴願及行政訴訟機關無法進行審查，且於違法事由僅存於分割後其中之一件商標，而多由商標專責機關以另一件分割後商標違法事由不存在，而先自請撤銷原處分，再另重新審理之方式處理，反覆審查，浪費行政資源。何況本法已採行核駁理由先行通知制度，並修正第24條第2項規定，放寬陳述意見期間，已足予申請人審慎斟酌考量是否分割之機會，復為使案件早日確定，自應就核駁審定後請求分割之期間加以限制，爰規定如遭核駁審定者，僅得於核駁審定書送達之日起一個月內為之。至所申請之商標經核准審定者，於核准審定後，亦可申請分割，自不待言」。對於爭議中案件涉及分割者，則說明「如涉有異議、評定或廢止案件，幾經交叉答辯，已有足夠時間讓商標權人斟酌考量有無必要申請減縮或分割商標權，復為衡平當事人權益並使後續爭議之事實狀態及早確定，自應就涉有異議、評定或廢止案件核而請求分割之期間予以限制，爰規定得於異議、評定或廢止案件處分前為之」。此一修正草案是否合宜，自有公論，最終是否列為法定條文，亦尚無定數，惟因涉及分割申請權之限縮，恐影響商標申請人或註冊人之權益，後續發展如何，值得特別留意。