Medtronic Inc.（後稱Medtronic）為美國第8,457,758號專利與美國第8,738,148號專利之專利權人，前述兩件系爭專利涉及經皮傳輸能量的植入式醫療設備。Axonics Inc.（後稱Axonics）以前述兩件系爭專利可被預見或顯而易見作為無效理由，向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)分別提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，Axonics於提出IPR請求時，在請求項對照表中採用兩個「其中」子句的闡釋，並指出第二個「其中」子句只是將第一個「其中」子句的「值」縮小為「測量電流」，並不須單獨的測量 (separate measurement)，易言之，Axonics採用一種「單輸入 (one-input)」的申請專利範圍解釋，根據該解釋，只須使用單一輸入 (single input) 令外部電源根據植入裝置中的電流自動變化其輸出功率，即可滿足兩個「其中」限制。在該申請專利範圍解釋下，Axonics主張引證案均揭露兩個「其中」限制特徵。嗣後Medtronic對該IPR請求提出初步回應 (preliminary response)，主張Axonics未能證明引證案在單輸入構造下揭露與「其中」限制特徵相符的輸入條件。
 

PTAB立案後，Medtronic在提交專利權人回應 (patent owner response) 中首次提出，被挑戰的獨立權利要求中的兩個「其中」子句分別需要單獨的輸入之申請專利範圍解釋（於本案即指雙輸入 (two-input)），Axonics於其回應中則維持單輸入的申請專利範圍解釋立場，且額外提出相關佐證。Medtronic提出了再回應 (sur-reply)，重申引證案未揭示系爭專利，且同時提出倘PTAB考量前述Axonics新提出的回應主張，且未予以Medtronic機會提交額外證人證據，將會做出不利於Medtronic的決定。
 

於PTAB作出的最終書面意見中，PTAB採用Medtronic提出的雙輸入解釋結構，並指出若採用單一輸入的結構，將使第一個「其中」限定語失去意義。隨後，PTAB以Axonics未於IPR請求書中明確指出對雙輸入結構的質疑，故將Axonics對於雙輸入結構的主張與提示證據視為不適當的回應主張 (improper reply)。PTAB對此進一步表示，在提交IPR請求書前，請求人有充分的機會評估系爭專利，並理解其揭露對兩個獨立測量的支持，但請求人並未於請求書中指出；PTAB指出，雖請求人可在其回覆中回應專利權人提出的論點，但請求人不得提出基於引證案中全新元素組合作為新的無效事由。Axonics上訴至CAFC。
 

Axonics於CAFC庭審中，將爭點著重於PTAB拒絕採用其針對Medtronic提出雙輸入解釋結構後作出之回應與佐證。CAFC對此爭點表示，並無規定要求IPR請求書載明所有可能或合理的申請專利範圍解釋，並在這些解釋下提出無效理論。CAFC表示，根據行政程序法，當PTAB立案後採納新的申請專利範圍解釋時，IPR請求人須得到充分的通知和在新的申請專利範圍解釋下提出回應的機會。特別是，IPR請求人須得到合理的機會以提出論點和證據。CAFC於判決書中指明，於專利權人回應中，當專利權人首次提出申請專利範圍解釋時，須給予IPR請求者機會對該專利權人回應作出後續回應及提出證據的機會，是以，CAFC撤銷PTAB的決定並發回重審。
 

資料來源：

1.USPTO Must Allow Petitioner to Present Argument and Evidence Under Claim Construction Proposed by Patent Owner After Institution Decision, IPO Daily News. August 8, 2023.
2.Axonics, Inc., V. Medtronic, Inc., Fed Circ. August 7 2023.