Sholem Weisner為美國第10,380,202號、第10,642,910號、第10,394,905號及第10,642,911號專利之創作人，前述4件專利涉及以數位方式記錄個人的位置並使用所得結果來強化網路檢索結果，此外，雖4件專利之說明書內容相同，然申請專利範圍則相當大程度地不同。

Sholem Weisner於2020年4月6日向美國紐約州南區地院 (United States District Court for the Southern District of New York) 對Google LLC（後稱Google）提出美國第10,380,202號專利之侵權訴訟，後修改訴狀加入其餘上述3件專利為系爭專利，嗣後Google請求地院駁回訴訟，其主張為系爭專利有悖35 U.S.C. § 101與Sholem Weisner未能符合最低限度的專利侵權提告門檻。地院於2021年1月5日舉行聽證探討專利適格性，後作出系爭專利確有違35 U.S.C. § 101之命令，但依該命令予以Sholem Weisner修正訴狀的機會，而Sholem Weisner也提出第二次的訴狀修正，Google二度請求地院駁回訴訟，此次地院並未進行任何聽證，逕作出因系爭專利有悖35 U.S.C. § 101故非為可准予專利標的之判決，Sholem Weisner向CAFC提起上訴。
 

CAFC庭審時乃採兩步驟測試法檢測本案系爭專利之適格性，並表示其中美國第10,380,202號及第10,642,910號這兩件系爭專利涉及創造出數位旅遊日誌的概念，且缺乏了能夠轉換為具專利適格性之應用的發明概念，即前述2件專利確實有悖35 U.S.C. § 101；反之，CAFC認為第10,394,905號及第10,642,911號兩件系爭專利符合35 U.S.C. § 101之規定。進一步來說，CAFC指出雖判斷前述2件系爭專利時，於透過第一步驟的首次判斷後，認定確實涉及抽象概念，但於第二步驟判斷中，Sholem Weisner合理地提出前述2件系爭專利敘述了抽象概念的特定實現，即旨於解決網路的特定問題，故系爭申請專利範圍可謂通過了第二步驟之判斷，是以，CAFC針對系爭4件專利，作出第10,380,202號及第10,642,910號不具專利適格性與第10,394,905號及第10,642,911號具專利適格性之判決。
 

資料來源：

1. Claims That Plausibly Recited Inventive Concept Defeated Motion to Dismiss, IPO Daily News, October 17, 2022.
2. Sholem Weisner, V. Shmuel Nemanov. V. Google Llc, Fed Circ. 2021-2228., October 13, 2022.