作者:劉映秀
 
一、  前言

許多發明在申請專利的階段，可能還是實驗性質的概念／原型產品，而非成熟、可商品化的產品，而基於實施成本或市場反應等現實考量，很多專利最後並未出現對應的上市產品；抑或專利申請時盡可能涵蓋廣泛的概念，以防止他人搶先申請，動機僅在於限制競爭對手的發展或自我防衛，申請人／專利權人不一定以實施該發明為必要目標；或是請求項與說明書所揭露的技術特徵與實際商品化的產品之間略有差距等，以上都是專利布局上的合理策略。本文要探討的是一個極端的狀況：新創企業以初期的研發成果為賣點進行募資，最終證明是一場騙局，但過程中確實提出專利申請，也有了專利申請所須具備的說明書與請求項，並取得專利，最後即便企業解體、人去樓空，投資人血本無歸，但專利經過權利轉移，仍然真實地存續，這些專利將如何運用？

二、 一滴血的創投騙局: Theranos

Elizabeth Holmes （以下簡稱Holmes）於2003年所創立的Theranos公司，號稱研發出小巧的驗血裝置，只需在指尖扎取一滴血便可以進行200多種醫療檢測，幾小時內便可得知結果，可以大幅節省醫療資源，讓病人少受折騰，醫療檢測將簡便到一般民眾居家即可施行，許多疾病將有機會早期發現、及早治療，是一項改變世界的技術。為了擴大募資，Holmes不斷建構華麗願景：醫療檢測普及到在藥局、超市設點即可施行，甚至在救援、戰場前線都可施行，商機無限，投資金主的陣容擴展到不同產業，政商名流先後加入成為股東甚至董事會行列。

這場史上最大的矽谷創投騙局最終被戳破：一滴血實在稀微，量不足以一次檢驗多種項目；為了同時進行多種檢測，小巧的裝置必須內建多種感測元件，要避免元件運作時的溫度或壓力等因素使檢體變質相當困難，這些問題如果可以克服，的確是醫療產業的重大進展。但Theranos的狀況已超越原創概念與實際產品之間的合理差距，而是涉及刻意作假，例如在說服業主投資的產品演示中，很多現場檢測之結果是事先準備好的；或即便有模有樣地收集檢體回Theranos的實驗室，部分檢測其實是用其他廠牌的儀器進行，跟募資時大力宣傳的獨家裝置無關，募來的資金有許多是花在公關、興訟與奢華排場，2018年Theranos徹底瓦解，眾多詐欺官司至今纏訟中。然而，Theranos營運期間建立了可觀的專利庫，後來大部分轉移給一家曾提供Theranos貸款金援的公司， Theranos停止營運後，仍陸續有新的專利核准公告。

三、 Theranos的專利

騙局破滅，連帶引發對專利審查系統的反思：Theranos其實還做不到所宣稱的技術，那麼專利申請過程中審查委員有質疑過其可行性嗎? Theranos的指標專利之一，2007年核准的US 7,291,497 “Medical Device for Analyte Monitoring and Drug Delivery”（後稱’497專利），優先權可追溯回Holmes在2003年輟學創業前提出的暫時申請案。瀏覽’497專利的審查歷史，從未被質疑充分揭露、可據以實施 (enablement) 方面的問題，數次答辯都是在回覆新穎性與進步性方面的核駁理由。實務上，專利審查過程不一定會去質疑發明人是否已經確實製造出一個原型，且既已核准，理論上審查委員認為符合充分揭露、可據以實施等要件，即所屬技術領域之人，有能力根據Theranos的專利說明書來實施其發明；即便Theranos的商業行為涉及詐騙投資人，也頂多可推斷專利權人自己無意、或尚未實施其發明，無法直接推斷該專利是無法實施的發明；且Holmes的欺瞞對象還包含自己的專業團隊，刻意讓公司內各團隊無法橫向聯繫，只有極少數人知道事情的全貌，並向投資人誇大研發成果以及生醫相關法規的核可進程。

四、近期發展

許多天馬行空的發明取得專利，實務業界可能視為「無用」而以平常心看待，但Theranos的專利並非這種狀況。專利審查過程，逐步修改限縮來區隔引證前案，克服新穎性與進步性的核駁理由，可見相關技術領域持續在累積研發成果。Theranos即便無意實施專利，只是藉專利來增強募資的說服力，但這些專利已成為先前技術的一部分，可能影響後續的研發者。2020年法國生技公司bioMerieux的美國子公司BioFire Diagnostics遭控侵害美國專利US 8,283,155 “Point-of Care Fluidic Systems and Uses Thereof”以及 US 10,533,994 “Systems and Methods of Sample Processing and Fluid Control in a Fluid System”，而這兩件專利原即為Theranos所申請，並已轉讓給當年接收Theranos專利資產的債主，在新冠肺炎疫情嚴峻的時期，儼然成了一個籌碼優渥的不實施專利實體 (non-practicing entity)，要求禁止銷售BioFire Diagnostics的快速檢測裝置。即使後來在輿論壓力下，專利權人宣布，對於實施新冠肺炎檢測的機構或個人，不會要求權利金，但相關的微流體控制裝置、技術可能運用在檢測其他項目或疾病，仍無法擺脫興訟的陰影。

參考資料：

1. 約翰∙凱瑞魯 (John Carreyrou) 著，林錦慧譯。《惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！深藏血液裡的祕密、謊言與金錢》(Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup). 商業周刊出版。2018年9月。

2.Jorge L. Contreras. “Patent Fakes: How Fraudulent Inventions Threaten Public Health, Innovation, and the Economy.” https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2020/07/01/patent-fakes-fraud-inventions-covid. 2020.07.01.

3.Zachary Silbersher. “The Lesson from Theranos is That Investors Do Not Know How to Read a Patent.” https://www.markmanadvisors.com/blog/2019/3/26/the-lesson-from-theranos-is-that-investors-do-not-know-what-a-patent-is. 2019.03.26.

4. “Medical Device for Analyte Monitoring and Drug Delivery.” US 7,291,497. Date of Patent: 2007.11.06.

5. “Point-of-Care Fluidic Systems and Uses Thereof.” US 8,283,155. Date of Patent: 2012.10.09.

6. “Systems and Methods of Sample Processing and Fluid Control in a Fluidic System.” Date of Patent: 2020.01.14.