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EBA針對電腦實施模擬之可專利性的決定

2021.06.17

在歐洲專利局的實務中,「混合 (mixed) 發明」指的是同時具有技術特徵及非技術特徵的發明,此一特性常見於電腦實施發明以及與模擬相關之發明。歐洲專利局採用COMVIK法檢驗混合發明的進步性,即只檢視有技術性貢獻的區別性特徵 (distinctive feature),因此在電腦實施發明的進步性審查中,辨識請求項的技術特徵極為重要。Infineon案之發明為以亂數值對電路上的雜訊進行模擬,先前對模擬相關之發明的審查多根據該案的T1227/05決定:電腦實施發明不因為屬於產品製造之預備過程,未包含產品之實際製造而被漠視其技術效果。故在檢視模擬相關之發明的特徵時,若所請標的被限制於有適當定義之技術目的之模擬,則會被視為具有技術性。

但在Connor案的T489/14決定中,技術委員會卻採用了與infineon案不同的檢視方法。Connor案的發明為模擬行人在特定環境中的移動,以協助空間動線之設計。每個行人根據設定的特質而有其「個人空間」,所模擬的動線會將環境中的障礙物,以及方便性和滿意度等都納入考量,確認行人移動時其個人空間是否會遇到干擾,評估動線之可行性。技術委員會認為Connor案的發明和心智活動有關,不具有技術性,因為電腦的角色只是在協助使用者的設計過程,促使整個過程加速,其效果僅為電腦實施之功效 (computer implementation itself)。此一結論有悖於Infineon案的決定,故技術委員將此案轉給歐洲擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal, EBA),並請求針對原則問題進行回覆,EBA的回覆如下:

1. 在審查進步性時,技術系統或方法之電腦實施模擬可以藉由其技術效果解決技術問題,而使其所請標的之電腦實施模擬不僅止於單純以電腦進行模擬之實施。

2. 在上述前提的情況下,EBA認為雖不可能完整列出評估電腦模擬實施是否解決技術問題的要件,但可以確立,電腦實施模擬不需要完全或部分根據其模擬之系統或方法的技術原理而進行。

3. 當所請標的之電腦實施模擬屬於設計方法之部分,特別是用於設計之驗證,前述之回覆仍舊適用。

EBA於2021年3月10日就Connor案做出G1/19決定,對與模擬和設計相關發明之可專利性審查而言意義重大,重點摘要如下:

• 電腦實施模擬也屬於電腦實施發明,故EBA確認應採用COMVIK法檢驗其進步性,同樣需要檢視其技術特徵。

• 目前法規並未定義何謂技術特徵,EBA無意改變現狀,並認為必須保留定義之空間,以適應新的科技發展或社會變遷。

• EBA並未定義模擬要具有技術性之要件,因為不可能針對電腦實施發明是否解決技術問題完整列出所有要件。

• 模擬系統本身的技術特徵不是決定性條件,重點應在於其是否能解決技術問題,所以應探究模擬是如何進行,而非所進行的是何種模擬。

• 根據前述EBA的第1點回覆,EBA認為電腦實施模擬所產生之可解決技術問題的技術效果,是指超越一般標準電腦系統直接實施或不特定實施時可導致的技術效果。技術效果必須是透過整個所請標的發明而獲得,且必須載明於請求項中。

• 若設計方法包含具有技術特徵之模擬步驟,則不被排除於可取得專利之標的。

資料來源:G1/19: three answers, a wealth of findings, Marks & Clerk. May 27, 2021. <https://www.marks-clerk.com/insights/g1-19-three-answers-a-wealth-of-findings/>

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