善用中國大陸會晤流程替專利申請案取得正向結果
2025.04.03
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為了加快審查作業、節約審查程序，根據《專利審查指南》第二部分第八章第4.11.1節與4.12節所述，在實質審查程序中，審查員和申請人都可以作為啟動的一方，利用一般會晤、電話討論、視訊會議、或電子郵件等途徑，針對案件的具體情況進行意見交換。此種溝通方式不但有助於雙方澄清問題、消除分歧，也能促進彼此的理解。會晤討論的議題可以涵蓋各種審查過程中所涉及的發明內容的確認、現有技術的理解、申请文件存在的問題等，進一步針對新穎性、創造性、發明能否實現、發明是否受說明書支持、修改是否引入新事項等結論進行討論。
本文以下分享近期的案例*，透過會晤最終獲得正向審查結果的經驗供讀者參考。期望未來申請人遇到特定審查員於書面溝通上難以接受分歧意見時，可考慮採用此途徑替自己的研發成果爭取應有的專利權保護。
案例要求保護的發明：
權利要求1：「一種改質膜，其包含一接著表面，該接著表面的最大橫截面高度Rt為1 μm至2 μm，該接著表面的波峰頂點密度Spd為2至5/mm2」。
說明書證實改質膜的接著表面具有特定的Rt和Spd能展現優異的機械強度和提升接著產品的抗老化能力。
第一次審查意見通知書：
審查員引用單獨一件對比文件，認定對比文件公開了一種改質膜，實質上也具有一接著表面，且對比文件1說明書公開了改質膜的Spd可為3/mm2，另外公開了其他表面參數特徵均方根斜率Sdq。權利要求1和對比文件相比，存在以下區別特徵：Rt為1 μm至2 μm。
關於Sdq參數，在對比文件的說明書中提及Sdq過高、過低會引起的問題，審查員因此認定對比文件已公開調控改質膜的接著表面的長度參數可以控制改質膜的表面特性，以此確保改質膜具有機械強度和抗老化能力的技術啟示。Rt是表面特性的常規表徵參數，通過有限的實驗，本領域技術人員容易獲得Rt為1 μm至2 μm。因此，權利要求1不具創造性。
第一次陳述意見：
申請人未對權利要求書進行修改，另反駁審查員認定Rt是表面特性的常規表徵參數，既然對比文件未公開任何有關Rt特徵，本領域技術人員難以從對比文件獲得調整Rt的技術啟示，更遑論能輕易調整Rt為1 μm至2 μm的範圍。
提交《KEYENCE基恩士形狀測量激光顯微系統多文件分析軟件之用戶手冊》作為公知常識證據，說明Rt係由一維粗糙度曲線所取得之參數（又稱線條粗糙度），而對比文件的Sdq係由二維粗糙度表面所取得之參數（又稱面粗糙度），二者採樣基礎明顯不同：且從Rt和Sdq各自的計算公式，說明Rt和Sdq二者不論就採樣基礎和計算公式都不相同，並非如審查員所述可根據對比文件的Sdq輕易獲得Rt特徵。
第二次審查意見通知書：
審查員基本上沿用第一次審查意見通知書的主張，甚至進一步主張：雖然Sdq和Rt是不同的表徵粗糙度的參數，但對比文件已公開調控改質膜的接著表面的長度參數可以控制改質膜的表面特性以此確保改質膜具有機械強度和抗老化能力的技術啟示，將Rt作為調控因素，通過有限的實驗，本領域技術人員能夠獲得Rt為1 μm至2 μm。因此，權利要求1不具創造性。
第二次意見陳述書：
申請人難以接受審查員的主張，且審查員並未回覆前次公知常識證據所載之採樣基礎和計算公式的差異，堅持主張能夠從Sdq獲得Rt。
因此，申請人本次仍未對權利要求書進行任何修改，本次意見陳述書除了沿用前次意見陳述論點，並指出審查員未回應Rt和Sdq二者不能直接類推的審查瑕疵外，更引用了對比文件說明書中多組實施例、比較例的改質膜的數據差異，說明其中二改質膜具有相同的Rz卻具有截然不同的Spd和Sdq，另外二改質膜具有相同的Spd卻具有截然不同的Rz和Sdq，其他二改質膜具有相同的Sdq也具有截然不同的Rz和Spd，顯示Rz、Spd、Sdq三者不存在任何趨勢，本領域技術人員難以從其中一者參數預料其他二種參數特徵。再者，對比文件說明書載明：「Spd和Sa的變化無關」，申請人一併引述此點反駁審查員認為可從對比文件的Sdq推及至Rt的主張。
電話討論：
中國大陸審查員仍希望申請人再考慮是否限縮權利要求，但申請人仍希望積極爭取應有的專利權範圍；故，申請人決定不針對權利要求書進行任何限縮，並提出下述論點向審查員說明：
1. 粗糙度參數的種類眾多，不同的粗糙度參數（例如Rt和對比文件1的Sdq）的採樣基礎、計算公式、物理意義不同，不能相互類比，審查員不能單就作用近似便認定可從眾多參數中挑選並且調整對比文件1完全未提及的Rt，得到相同的效果；
2. 由審查員引用的對比文件中給出不同粗糙度參數的數據和說明書具體公開的文字內容，均顯示不同粗糙度參數無法相互類比；
3. 審查員並未具體回應申請人的陳述意見，僅主觀認定權利要求1的發明可被輕易完成。
經與審查員進行電話討論後，審查員再與專家開會商討後，根據內部討論結果做出最終審查決定（即直接發出核准或駁回決定）。
最終收到授予發明專利權通知書。
筆者小結：
從上述案例看來，透過會晤或電話討論的即時溝通，有助於向審查員清楚說明觀點，尤其是當遇到較具主觀性的審查員時，會晤不僅能即時溝通、澄清問題、消除分歧、促進理解之外，還可借助官方內部機制，使審查員在初審階段中請專家提供第二意見。如此一來，案件在初審階段即可透過審查員與專家之間的意見交換，共同合議做出更為客觀的審查決定，而非僅憑藉著審查員一人主見做出初審審查決定，此舉也有助於節約審查程序，避免案件要等到復審階段才進入合議審查、進而有翻盤的機會。
因此，建議申請人在初審階段若與審查員意見不一致時，可根據案情具體情況，評估是否利用會晤或電話討論向審查員說明，在不限縮專利權保護範圍的前提下，積極捍衛申請人理當爭取的權益，並且盡早替專利申請取得正向的審查結果。
本文以下分享近期的案例*，透過會晤最終獲得正向審查結果的經驗供讀者參考。期望未來申請人遇到特定審查員於書面溝通上難以接受分歧意見時，可考慮採用此途徑替自己的研發成果爭取應有的專利權保護。
案例要求保護的發明：
權利要求1：「一種改質膜，其包含一接著表面，該接著表面的最大橫截面高度Rt為1 μm至2 μm，該接著表面的波峰頂點密度Spd為2至5/mm2」。
說明書證實改質膜的接著表面具有特定的Rt和Spd能展現優異的機械強度和提升接著產品的抗老化能力。
第一次審查意見通知書：
審查員引用單獨一件對比文件，認定對比文件公開了一種改質膜，實質上也具有一接著表面，且對比文件1說明書公開了改質膜的Spd可為3/mm2，另外公開了其他表面參數特徵均方根斜率Sdq。權利要求1和對比文件相比，存在以下區別特徵：Rt為1 μm至2 μm。
關於Sdq參數，在對比文件的說明書中提及Sdq過高、過低會引起的問題，審查員因此認定對比文件已公開調控改質膜的接著表面的長度參數可以控制改質膜的表面特性，以此確保改質膜具有機械強度和抗老化能力的技術啟示。Rt是表面特性的常規表徵參數，通過有限的實驗，本領域技術人員容易獲得Rt為1 μm至2 μm。因此，權利要求1不具創造性。
第一次陳述意見：
申請人未對權利要求書進行修改，另反駁審查員認定Rt是表面特性的常規表徵參數，既然對比文件未公開任何有關Rt特徵，本領域技術人員難以從對比文件獲得調整Rt的技術啟示，更遑論能輕易調整Rt為1 μm至2 μm的範圍。
提交《KEYENCE基恩士形狀測量激光顯微系統多文件分析軟件之用戶手冊》作為公知常識證據，說明Rt係由一維粗糙度曲線所取得之參數（又稱線條粗糙度），而對比文件的Sdq係由二維粗糙度表面所取得之參數（又稱面粗糙度），二者採樣基礎明顯不同：且從Rt和Sdq各自的計算公式，說明Rt和Sdq二者不論就採樣基礎和計算公式都不相同，並非如審查員所述可根據對比文件的Sdq輕易獲得Rt特徵。
第二次審查意見通知書：
審查員基本上沿用第一次審查意見通知書的主張，甚至進一步主張：雖然Sdq和Rt是不同的表徵粗糙度的參數，但對比文件已公開調控改質膜的接著表面的長度參數可以控制改質膜的表面特性以此確保改質膜具有機械強度和抗老化能力的技術啟示，將Rt作為調控因素，通過有限的實驗，本領域技術人員能夠獲得Rt為1 μm至2 μm。因此，權利要求1不具創造性。
第二次意見陳述書：
申請人難以接受審查員的主張，且審查員並未回覆前次公知常識證據所載之採樣基礎和計算公式的差異，堅持主張能夠從Sdq獲得Rt。
因此，申請人本次仍未對權利要求書進行任何修改，本次意見陳述書除了沿用前次意見陳述論點，並指出審查員未回應Rt和Sdq二者不能直接類推的審查瑕疵外，更引用了對比文件說明書中多組實施例、比較例的改質膜的數據差異，說明其中二改質膜具有相同的Rz卻具有截然不同的Spd和Sdq，另外二改質膜具有相同的Spd卻具有截然不同的Rz和Sdq，其他二改質膜具有相同的Sdq也具有截然不同的Rz和Spd，顯示Rz、Spd、Sdq三者不存在任何趨勢，本領域技術人員難以從其中一者參數預料其他二種參數特徵。再者，對比文件說明書載明：「Spd和Sa的變化無關」，申請人一併引述此點反駁審查員認為可從對比文件的Sdq推及至Rt的主張。
電話討論：
中國大陸審查員仍希望申請人再考慮是否限縮權利要求，但申請人仍希望積極爭取應有的專利權範圍；故，申請人決定不針對權利要求書進行任何限縮，並提出下述論點向審查員說明：
1. 粗糙度參數的種類眾多，不同的粗糙度參數（例如Rt和對比文件1的Sdq）的採樣基礎、計算公式、物理意義不同，不能相互類比，審查員不能單就作用近似便認定可從眾多參數中挑選並且調整對比文件1完全未提及的Rt，得到相同的效果；
2. 由審查員引用的對比文件中給出不同粗糙度參數的數據和說明書具體公開的文字內容，均顯示不同粗糙度參數無法相互類比；
3. 審查員並未具體回應申請人的陳述意見，僅主觀認定權利要求1的發明可被輕易完成。
經與審查員進行電話討論後，審查員再與專家開會商討後，根據內部討論結果做出最終審查決定（即直接發出核准或駁回決定）。
最終收到授予發明專利權通知書。
筆者小結：
從上述案例看來，透過會晤或電話討論的即時溝通，有助於向審查員清楚說明觀點，尤其是當遇到較具主觀性的審查員時，會晤不僅能即時溝通、澄清問題、消除分歧、促進理解之外，還可借助官方內部機制，使審查員在初審階段中請專家提供第二意見。如此一來，案件在初審階段即可透過審查員與專家之間的意見交換，共同合議做出更為客觀的審查決定，而非僅憑藉著審查員一人主見做出初審審查決定，此舉也有助於節約審查程序，避免案件要等到復審階段才進入合議審查、進而有翻盤的機會。
因此，建議申請人在初審階段若與審查員意見不一致時，可根據案情具體情況，評估是否利用會晤或電話討論向審查員說明，在不限縮專利權保護範圍的前提下，積極捍衛申請人理當爭取的權益，並且盡早替專利申請取得正向的審查結果。
