以智商法院之判決探討請求項之修正能否基於「先前技術」及「通常知識」
2024.10.03
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一、前言
發明說明書的內容包含發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明，而記載「先前技術」的用意在於指出該發明所欲解決之存在於先前技術中的問題或缺失，在大多數的情況，申請人會引述專利文獻作為先前技術文獻，並載明專利文獻的國別、公開或公告編號等，且在專利審查基準中提到「除非必要，不得要求申請人記載所引述文獻的詳細內容」，故說明書中「先前技術」內容的多寡，仰賴於申請人衡量涉及自身發明的程度。
所謂的「通常知識」，依專利審查基準的定義，係指一般知識及普通技能。一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括工具書或教科書所載之周知的知識，亦包括普遍使用的資訊及從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。
如上所述，「先前技術」及「通常知識」既然是在發明申請前已為人知之內容，則申請人在審查過程中對申請專利範圍提出修正，倘若修正依據是說明書未記載之「先前技術」或「通常知識」時，則智慧局及法院之見解為何，於智慧財產及商業法院110年度行專訴字第26號行政判決（後經最高行政法院111年度上字第462號裁定予以維持）中曾對此表示見解，茲如以下說明。
二、系爭申請案審查及救濟歷程
系爭申請案（以下稱為本案）的申請人在實體審查之初審階段，透過修正而在請求項中增加一內容，並於申復書中主張該增加之內容為通常知識，且以說明書第[0008]段中的先前技術為例，引述先前技術文獻的內容說明修正依據。該修正被智慧局認定為超出申請時所揭露之範圍（以下簡稱超範圍）而被初審核駁。
之後，申請人申請再審查，於再審階段，申請人未就該增加之內容再修正，僅再補充說明修正依據為從先前技術與該申請案說明書段落[0117]之實施形態之記載內容可推知。惟申請人主張仍不為所採，該修正被認定為超範圍，因此被再審查核駁審定。申請人不服遂提起行政救濟，最終仍由最高行政法院裁定駁回。
三、法院及本文見解
(一)、於前揭智慧財產及商業法院行政判決中，曾引述專利審查基準內容並提出以下見解：「專利審查基準第二篇第六章第4.1.3節『先前技術』載明『不允許為了增加可據以實現該發明，或為了補救申請時說明書內容揭露不明確或不充分之缺失為目的，補充增加先前技術的內容。例外者．．．由於這種修正僅涉及先前技術而不涉及發明本身，故允許於申請時說明書及圖式中增加申請前已為公眾所知悉之先前技術。』系爭申請案第[0008]段內容，是提示已知的先前技術案號，以利於瞭解本案要解決之存在於先前技術中的問題或缺失，申請人於修正時將申請時說明書、申請專利範圍或圖式欠缺明確或欠缺充分揭露的『其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例』，增加為申請專利範圍的技術特徵，故此次修正並非係增加先前技術內容，而係補充發明內容，是修正後之申請專利範圍，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍等語。」
(二)、由法院見解及其引用的專利審查基準章節，可以歸納出以下幾個重點：
1.先前技術不涉及發明本身者，可透過「修正」增加至說明書的「先前技術」中，用於暸解存在於先前技術的問題或缺失。
2.透過修正增加之內容涉及發明「可據以實現」者，若修正依據是來自先前技術但原說明書中並未記載者，將不被允許。
3.即便於說明書的先前技術中記載有先前技術文獻之公開編號，亦不得間接引述說明書中未記載但先前技術文獻中有記載之內容，作為修正依據。
(三)、關於上述第1點，專利審查基準第二篇第六章第4.1.3節已記載「申請時說明書及圖式雖已引述特定先前技術文獻，但未詳細敘述該文獻內容時，補充敘述該文獻的詳細內容，不構成引進新事項」，可知於專利申請後透過修正增加先前技術的內容是被允許的，只要該內容不涉及發明本身。
關於上述第2、3點，在專利審查基準第二篇第一章第1.2.3節「先前技術」載明「說明書的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實現。因此，引述先前技術文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實現之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實現，則應於說明書中詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱。」故本案申請人在說明請求項增加之內容之修正依據時，引述本案說明書中未記載但先前技術文獻中有記載之內容進行推論並不被法院採納，法院僅判斷修正內容是否為從本案原說明書段落[0117]之實施方式的記載內容可直接且無歧異得知者。故，若本案申請人於申請時既已將該先前技術文獻中有記載之內容明確寫入說明書的「先前技術」中，則姑且不論申請人之推論是否合理，至少在修正依據上，除了原說明書段落[0117]之外，已寫入至說明書「先前技術」中的該內容亦會被採納。
又，本案申請人亦有以請求項修正之內容為「通常知識」之理由進行說明且也提到相關專利文件，主張該內容為本領域具有通常知識者可直接且無歧異得知，並未新增新事項，試圖將爭點導向符合專利法第26條有關「明確性」之規定即「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」然而，智慧局核駁審定係基於不符專利法第43條第2項之規定即「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」之理由，並非明確性之理由，故法院不採納此主張。且，專利審查基準第二篇第六章第5.1節「不允許的增加」之(3)中載明「增加通常知識中之技術，但非屬申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載的，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項亦不能直接且無歧異得知者。」故即便修正所增加之內容為「通常知識」，亦需考量該「通常知識」是否為「自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者」。
由本案之智慧局及法院見解可明白，即便修正所增加之內容是「先前技術」或「通常知識」，亦需以原說明書中已記載內容作為依據，修正依據似更著重於說明書有、無明確記載，以推論方式並以該領域通常知識者的角度論述修正依據實難被採納，縱使修正內容可能是通常知識，但未明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式且不能直接且無歧異得知者，將被視為「不允許的增加」。
以上判決供讀者在撰寫說明書或做後續修正時可做參考，以期能在提出申請時即完善說明書之內容，避免為了補全說明書內容而做後續修正時，因違反專利法及審查基準之規定而遭核駁審定。
參考文獻：
1.最高行政法院111年度上字第462號裁定
2.智慧財產及商業法院行政判決110年度行專訴字第26號
3.智慧財產及商業法院專利行政判決雙月刊113 年 4 月號
發明說明書的內容包含發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明，而記載「先前技術」的用意在於指出該發明所欲解決之存在於先前技術中的問題或缺失，在大多數的情況，申請人會引述專利文獻作為先前技術文獻，並載明專利文獻的國別、公開或公告編號等，且在專利審查基準中提到「除非必要，不得要求申請人記載所引述文獻的詳細內容」，故說明書中「先前技術」內容的多寡，仰賴於申請人衡量涉及自身發明的程度。
所謂的「通常知識」，依專利審查基準的定義，係指一般知識及普通技能。一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括工具書或教科書所載之周知的知識，亦包括普遍使用的資訊及從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。
如上所述，「先前技術」及「通常知識」既然是在發明申請前已為人知之內容，則申請人在審查過程中對申請專利範圍提出修正，倘若修正依據是說明書未記載之「先前技術」或「通常知識」時，則智慧局及法院之見解為何，於智慧財產及商業法院110年度行專訴字第26號行政判決（後經最高行政法院111年度上字第462號裁定予以維持）中曾對此表示見解，茲如以下說明。
二、系爭申請案審查及救濟歷程
系爭申請案（以下稱為本案）的申請人在實體審查之初審階段，透過修正而在請求項中增加一內容，並於申復書中主張該增加之內容為通常知識，且以說明書第[0008]段中的先前技術為例，引述先前技術文獻的內容說明修正依據。該修正被智慧局認定為超出申請時所揭露之範圍（以下簡稱超範圍）而被初審核駁。
之後，申請人申請再審查，於再審階段，申請人未就該增加之內容再修正，僅再補充說明修正依據為從先前技術與該申請案說明書段落[0117]之實施形態之記載內容可推知。惟申請人主張仍不為所採，該修正被認定為超範圍，因此被再審查核駁審定。申請人不服遂提起行政救濟，最終仍由最高行政法院裁定駁回。
三、法院及本文見解
(一)、於前揭智慧財產及商業法院行政判決中，曾引述專利審查基準內容並提出以下見解：「專利審查基準第二篇第六章第4.1.3節『先前技術』載明『不允許為了增加可據以實現該發明，或為了補救申請時說明書內容揭露不明確或不充分之缺失為目的，補充增加先前技術的內容。例外者．．．由於這種修正僅涉及先前技術而不涉及發明本身，故允許於申請時說明書及圖式中增加申請前已為公眾所知悉之先前技術。』系爭申請案第[0008]段內容，是提示已知的先前技術案號，以利於瞭解本案要解決之存在於先前技術中的問題或缺失，申請人於修正時將申請時說明書、申請專利範圍或圖式欠缺明確或欠缺充分揭露的『其中代表的數量最多為該交通系統的規模乘以一預定比例』，增加為申請專利範圍的技術特徵，故此次修正並非係增加先前技術內容，而係補充發明內容，是修正後之申請專利範圍，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍等語。」
(二)、由法院見解及其引用的專利審查基準章節，可以歸納出以下幾個重點：
1.先前技術不涉及發明本身者，可透過「修正」增加至說明書的「先前技術」中，用於暸解存在於先前技術的問題或缺失。
2.透過修正增加之內容涉及發明「可據以實現」者，若修正依據是來自先前技術但原說明書中並未記載者，將不被允許。
3.即便於說明書的先前技術中記載有先前技術文獻之公開編號，亦不得間接引述說明書中未記載但先前技術文獻中有記載之內容，作為修正依據。
(三)、關於上述第1點，專利審查基準第二篇第六章第4.1.3節已記載「申請時說明書及圖式雖已引述特定先前技術文獻，但未詳細敘述該文獻內容時，補充敘述該文獻的詳細內容，不構成引進新事項」，可知於專利申請後透過修正增加先前技術的內容是被允許的，只要該內容不涉及發明本身。
關於上述第2、3點，在專利審查基準第二篇第一章第1.2.3節「先前技術」載明「說明書的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實現。因此，引述先前技術文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實現之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭解申請專利之發明並據以實現，則應於說明書中詳細記載文獻之內容，不得僅引述文獻之名稱。」故本案申請人在說明請求項增加之內容之修正依據時，引述本案說明書中未記載但先前技術文獻中有記載之內容進行推論並不被法院採納，法院僅判斷修正內容是否為從本案原說明書段落[0117]之實施方式的記載內容可直接且無歧異得知者。故，若本案申請人於申請時既已將該先前技術文獻中有記載之內容明確寫入說明書的「先前技術」中，則姑且不論申請人之推論是否合理，至少在修正依據上，除了原說明書段落[0117]之外，已寫入至說明書「先前技術」中的該內容亦會被採納。
又，本案申請人亦有以請求項修正之內容為「通常知識」之理由進行說明且也提到相關專利文件，主張該內容為本領域具有通常知識者可直接且無歧異得知，並未新增新事項，試圖將爭點導向符合專利法第26條有關「明確性」之規定即「說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。」然而，智慧局核駁審定係基於不符專利法第43條第2項之規定即「修正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」之理由，並非明確性之理由，故法院不採納此主張。且，專利審查基準第二篇第六章第5.1節「不允許的增加」之(3)中載明「增加通常知識中之技術，但非屬申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載的，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項亦不能直接且無歧異得知者。」故即便修正所增加之內容為「通常知識」，亦需考量該「通常知識」是否為「自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者」。
由本案之智慧局及法院見解可明白，即便修正所增加之內容是「先前技術」或「通常知識」，亦需以原說明書中已記載內容作為依據，修正依據似更著重於說明書有、無明確記載，以推論方式並以該領域通常知識者的角度論述修正依據實難被採納，縱使修正內容可能是通常知識，但未明確記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式且不能直接且無歧異得知者，將被視為「不允許的增加」。
以上判決供讀者在撰寫說明書或做後續修正時可做參考，以期能在提出申請時即完善說明書之內容，避免為了補全說明書內容而做後續修正時，因違反專利法及審查基準之規定而遭核駁審定。
參考文獻：
1.最高行政法院111年度上字第462號裁定
2.智慧財產及商業法院行政判決110年度行專訴字第26號
3.智慧財產及商業法院專利行政判決雙月刊113 年 4 月號
