徐向虹

前言

我國商標法自民國19年公布、民國20年1月1日施行至今，期間為因應社會經濟環境、交易習慣之變遷與國際貿易日漸頻繁，歷經多次增補修訂，內容涵蓋制度面之變革、與國際接軌之措施等。其中，有關商標不得註冊之事由，於民國61年修法前均規定在商標法第2條，民國61年修法後改列為第37條、民國92年修法再移列至第23條，而後於民國100年修正始將商標註冊須具備識別性之積極要件規定於第29條，消極要件則於第30條第1項予以明定。而現行商標法第30條第1項規定有15款不得註冊事由，其中第1款至8款係涉及商標本體有關之事由；第9款至第15款則為涉及權利衝突之事由(註1)。茲僅分別就第9款、第10款及第12款相關規定之法規沿革加以析述，接者就商標申請案全案准駁制與部分准駁制進行探討。

壹、商標不得註冊事由之「權利衝突事由」相關規定之法規沿革及核駁實例

一、按現行商標法第30條第1項第9款規定：「相同或近似於中華民國或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，而該外國與中華民國簽訂協定或共同參加國際條約，或相互承認葡萄酒或蒸餾酒地理標示之保護者」不得註冊。本條款規定係於民國92年商標法修正時所增訂，為配合TRIPs第23條第2項之規定，特就酒類地理標示予以明文保護(註2)。又由於「酒類地理標示」之定義與TRIPs所訂「葡萄酒或蒸餾酒（wines and spirits）地理標示」相較，顯然過廣，遂於民國100年將條文用語修正為「葡萄酒或蒸餾酒地理標示」(註3)。

凡商標「相同或近似」於台灣或外國之葡萄酒或蒸餾酒地理標示，且指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，即有前揭條款之適用，例如：申請第107074372號「托凱酒業及TKJ Wine設計圖」商標即係因此一條款而遭核駁。其商標申請資料及核駁處分書節錄如下：

二、按現行商標法第30條第1項第10款規定：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊。本條款規定係源於民國47年商標法第2條第12款所規定之「相同或近似於他人同一商品、同類商品或雖非同類而性質相同或近似之商品之註冊商標，及其註冊商標失效後，未滿一年者，但其註冊失效前已有一年以上不使用時，不在此限」，民國61年變更條次為第37條第12款；民國92年修法時將該條款與當時之商標法第36條與為第23條第13款合併規定：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊；於民國100年始大幅修正移列至現行之第30條第1項第10款加以規定。

倘若商標「相同或近似」於他人註冊在先之商標又「指定使用於同一或類似商品或服務」且「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，即有前揭條款之適用，例如：申請第109004292號「白鹿WHT」商標。其商標申請資料及核駁處分書節錄如下：

三、按現行商標法第30條第1項第12款規定：「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，本條係於民國86年商標法修正時所增訂者，即：「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」不得註冊，此條款旨在規範剽竊他人所創用之商標而搶先註冊之情形，以彌補同條第7款規定僅適用於著名商標之不足，亦有維護市場公平政爭秩序之功能。(註6)惟該款條文並未充分反映「仿襲」之立法原意，以致於商標審查實務在適用上產生疑義，遂於民國100年修法時增訂「意圖仿襲而申請註冊者」之主觀規定(註7)。
申請第104022439號「TANGLE ANGEL CHERUB 糾結天使」商標，即為涉及前揭條款之相關核駁具體實例。其商標申請資料及核駁處分書節錄如下：

貳、商標申請案「全案准駁制」與「部分准駁制」

一、觀前述所列舉之三件商標核駁案例，有一共同特徵，即：各該商標申請案均有部分商品/服務未涉及不得註冊事由，卻經智慧財產局全部予以否准註冊。

以申請第107074372號「托凱酒業及TKJ Wine設計圖」商標申請案而言，該申請案係因「托凱」文字與匈牙利之葡萄酒產地名稱「Tokaj/Tokaji」讀音近似，若指定使用於與葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品，有致相關消費者誤認其係來自該葡萄酒類受保護原產地地名所生產具有特殊品質信譽之酒類商品之虞。然申請第107074372號商標尚有指定使用於「飲料零售批發」服務，該服務與「葡萄酒或蒸餾酒同一或類似商品」不構成類似關係，應未涉及商標法第30條第1項第9款不得註冊事由。

次由申請第109004292號「白鹿WHT」商標核駁處分書資料可發現，該申請案中並非全部商品均有涉及權利衝突，即：該案商標圖樣與註冊在先之第01994951號「WHT 及圖」商標圖樣構成近似，然僅有「蠟燭、芳香蠟燭、小蠟燭、照明用蠟」部分商品構成同一或類似，其餘「蠟、木炭、原油、燃料、除塵製劑、電能」商品並未構成同一或類似，理論上該部分商品非不得准予註冊，卻因商標申請人逾期未陳述意見或未就不得註冊的部分商品申請分割或減縮，即遭全案一併核駁。

再觀諸申請第104022439號「TANGLE ANGEL CHERUB 糾結天使」商標申請案所指定使用之商品，僅其中「髮梳」相關商品與他人先使用商標構成近似，其餘商品應得准予註冊，惟因商標申請人未於核駁審定前排除部分不得註冊之事由，而遭全部核駁。

二、進一步探究會有上述「雖部分商品/服務不涉及權利衝突，卻仍經智慧財產局一併核駁」情形之緣由如下：

在我國商標審查實務上，當智慧財產局認為商標申請案所指定使用之商品或服務有部分涉及權利衝突，智慧財產局會發予「核駁前先行通知」，建議商標申請人限期減縮該部分商品或服務，商標申請人如若不服，可提出申請意見書向智慧財產局具體說明無不得註冊之事由，或可選擇就該部分商品或服務為分割之申請，使分割後不生衝突之商品或服務先行核准，再就其餘涉及權利衝突事由之部分提出申請意見書，續行爭取。倘若商標申請人於期限內未主動減縮或分割不得註冊之商品或服務，或未能排除不得註冊事由，智慧財產局即會依商標法第31條第1項規定，將商標申請案全部予以核駁。

由此可推測得知我國商標註冊申請審查係採取「全案准駁制」，觀諸「商標申請案件程序審查基準」益明，即：「商標申請案經實體審查後，如判斷有不得註冊事由，應將核駁理由以書面通知申請人，以利申請人據以陳述意見，排除該等不得註冊事由.....如申請人陳述意見後，未排除核駁理由先行通知所指出之不得註冊事由，而仍有已通知之任何不得註冊事由存在者，應作成核駁審定(註9)。」因我國商標法有賦予商標申請人陳述意見之程序保障權與有充分時間考慮是否減縮指定使用商品範圍，以克服其不得註冊之情形，故商標註冊申請人就不得註冊之商品，未於審定前申請減縮，自應採用全案准駁之方式，駁回全部之商標註冊，非僅駁回不得註冊之商品部分(註10)。

三、反觀現行中國大陸「商標法實施條例」第21條規定，「商標局對受理的商標註冊申請，依照商標法及本條例的有關規定進行審查，對符合規定或者在部分指定商品上使用商標的註冊申請符合規定的，予以初步審定，並予以公告；對不符合規定或者在部分指定商品上使用商標的註冊申請不符合規定的，予以駁回或者駁回在部分指定商品上使用商標的註冊申請，書面通知申請人並說明理由(註11)。」此規定明示中國大陸商標註冊申請審查係採用「部分駁回制」(註12)。亦即，當駁回理由僅涉及部分指定商品或服務時，大陸國家知識產權局會駁回該部分商品或服務，對其餘商品初步審定，予以公告。實務上，當駁回理由僅涉及部分指定商品或服務時，大陸國家知識產權局所發給之「商標部分駁回通知書」中會包含「應予駁回不予公告」之內容及「可初步審定予以公告」的內容。申請人若有不服，可於期限內向大陸國家知識產權局提交商標分割申請，將初步審定項目與部分駁回項目分割，另成立一個新申請案，單獨進入核准公告流程；分割後之部分駁回項目則保留原申請號續行駁回復審。而若申請人同意大陸國家知識產權局之部分駁回決定，則無庸表示意見，大陸國家知識產權局會在復審期間屆滿後逕就初步審定之部分予以公告(註13)。

參、結論及建議

一、綜合歸納兩岸商標註冊審查關於核駁制度之規定，差異如下：

我國商標審查實務採取「全案准駁制」，在實體審查階段，當商標不得註冊事由僅涉及部分商品或服務時，智慧財產局會發給「核駁理由先行通知書」通知申請人限期陳述意見，於此階段申請人可權衡是否減縮或分割部分商品或提出意見書爭取註冊，倘申請人於期限內未能克服不得註冊之事由，智慧財產局會就全案發給「核駁處分書」之終局審定，申請人若有不服則須於「核駁處分書」送達次日起30日內提起訴願。亦即，申請人於「核駁審定」前，有向審查機關表示意見、進行修正之機會。然而，一旦商標經核駁，審查機關並不會僅核駁「涉及權利衝突部分」，而係將整個商標申請案全面、一併否准註冊。

而中國大陸商標審查採取「部分准駁制」，於實體審查階段，當商標不得註冊事由僅涉及部分商品或服務時，大陸國家知識產權局所發給之「商標部分駁回通知書」會載明何部分不准註冊、何部分准予註冊，若申請人未於復審期限內向大陸國家知識產權局申請復審，大陸國家知識產權局會於期限屆滿後逕行就不涉及權利衝突之部分予以核准公告。因此，申請人可於「商標部分駁回通知書」送達後規定期限內，考慮是否就商標申請分割，再向大陸國家知識產權局申請復審，以進行行政救濟。在復審及訴訟期間，初步審定部分暫不予公告。又倘申請人提出分割申請，大陸國家知識產權局將依分割申請對初步審定的部分，生成新的申請號，並予以核准公告，而對於駁回的部分保留原申請號，並進入復審及訴訟程序。

二、建議

以我國現行商標審查實務之准駁制度而言，因為在正式發給核駁審定書以前，設有「核駁前先行通知」此一中間程序，提供申請人向審查機關陳述意見之機會，或得以權衡是否要以減縮非核心商品/服務之方式爭取註冊，此一措施能有效提升商標註冊申請之品質。然當申請人為使商標在其餘未涉及不得註冊事由之商品/服務上獲准註冊，而選擇減縮涉及不得註冊事由之商品/服務時；或當一個商標註冊申請案中僅有部分商品/服務涉及不得註冊事由，卻經智慧財產局全部予以核駁時，全案准駁制度對於商標申請人合法權益之保障或有欠周延之可能。商標申請人雖係以一件商標註冊申請案指定使用於多項商品/服務，然本質上該商標申請案應可視為分別指定使用於單一項商品之多件商標申請案。因此，筆者建議除了以「核駁前先行通知」措施保障商標申請人陳述意見之機會，或可借鏡中國大陸商標註冊實務所採行之「部分駁回制」，逐一判斷每項商品/服務是否涉及不得註冊之事由，相信將更有助於維護商標申請人之權益。

附註：

註1：王敏銓、陳昭華，商標法之理論與實務，臺北：元照出版，2021年。
註2：民國92年商標法部分條文修正理由。
註3：民國100年商標法部分條文修正理由。
註4：參見智慧財產局核駁第T0398141號核駁審定書。
註5：參見智慧財產局核駁第T0409323號核駁審定書。
註6：民國86年商標法部分條文修正理由。
註7：民國100年商標法部分條文修正理由。
註8：參見智慧財產局核駁第T0381819號核駁審定書。
註9：參見民國107年10月19日經授智字第10720033291號令發布之「商標註冊申請案件程序審查基準」，第十章。
註10：參見智慧財產法院104年度行商訴字第55號判決。
註11：參見西元2014年5月1日公布施行之「中華人民共和國商標法實施條例」，第21條。
註12：戴山鵬，新條例中的“部分駁回制”，中華商標，第10期，2002年，頁27-28。
註13：清源，部分駁回一錘定，中華商標，第4期，2004年，頁24-25。