壹、前言

專利申請案在取得專利授權之後，其範圍的解釋及被控侵權產品是否落入專利範圍之中，無論是對於專利權人或是利害關係人、甚至是其他任何人來說，均相當重要。因此，熟悉設計侵權判斷的方法及流程，甚為重要。此外，設計專利之申請專利範圍，是以圖式為準，並且可以審酌說明書所記載的文字(註1)。然而，圖式所記載的內容並非以文字具體界定，如何解讀圖式所繪示之設計的形狀、花紋、色彩或其結合，實務上多遵循經濟部智慧財產局（下稱智慧局）在2016年公布之「專利侵權判斷要點」所記載之判斷原則。本文將簡介該要點之判斷原則，並且輔以相關判決，以進一步了解實際應用的情況。

貳、「專利侵權判斷要點」之修訂歷程

我國專利侵權判斷之相關基準及原則係由智慧局所公布，前後共歷經三次修訂(註2)。從最初版本到目前版本可看出，我國設計專利侵權判斷的原則從最初的簡略雛型，經過不斷努力編修，並且參考本國及外國實務發展，目前的版本可以說是已經相當完整。其修訂歷程如下：

1. 1996年由前為經濟部中央標準局所發布之「專利侵害鑑定基準」；
2. 2004年由智慧局修訂該基準改稱為「專利侵害鑑定要點」；
3. 2016年智慧局進一步根據2011年專利法的修正修訂該基準，並且改稱為「專利侵權判斷要點」。

無論是「專利侵害鑑定基準」、「專利侵害鑑定要點」或是「專利侵權判斷要點」，均經由司法院，函送各法官供鑑定時之參考。

在2016年的修訂版本中，根據智慧局的說明(註3)，其修訂內容主要有以下幾點：

(1) 刪除前一版本中之「是否包含新穎特徵」步驟；
(2) 將判斷主體改為單一判斷主體「普通消費者」，並界定其必須是合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之人；
(3) 「解釋申請專利之新式樣」等相關用語修正為「確定專利權範圍」，並進一步釐清設計專利「確定專利權範圍」的重點；
(4) 在有關「外觀的近似判斷」的步驟之中，參考美國案例增列「三方比對(three-way comparison)」之輔助分析方法；
(5) 配合2011年新修訂專利法開放的設計保護類型（包括「部分設計」、「圖像設計」、「成組設計」及「衍生設計」），增加相關內容及案例。

參、「專利侵權判斷要點」之流程

根據「專利侵權判斷要點」第二章「設計專利侵權判斷」(註4)，判斷被控侵權產品是否落入設計專利權之範圍，其主要分為兩個階段(two-step process)：第一階段為「確定專利權範圍」，第二階段為「比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象」。其流程圖如下(註5)：

 

值得注意的是，在上述流程圖中之中「物品是否相同或近似」、「外觀是否相同或近似」及「是否適用申請歷史禁反言或先前技藝阻卻」之判斷並無先後順序關係。 

(1) 第一階段「確定專利權範圍」步驟

根據專利法第一百二十一條第一項「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」因此，設計專利權係由物品外觀及該外觀所應用之物品所共同確定。此外，根據專利法第一百三十六條第二項「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。」

準此，設計專利之專利權範圍係由各圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」所構成。在此步驟中，係以專利案經核准公告之視圖所揭露的整體外觀為基礎，並得審酌說明書之創作說明，以合理確定設計專利範圍。根據「專利侵權判斷要點」，更可依照繪製設計專利圖式時之通常方法，例如虛線在圖式中所代表之意義、申請歷史檔案中有關確定專利權範圍的部分、就設計專利圖式所揭露的設計特徵，區分視覺性特徵及純功能性特徵等等，確定專利權範圍。

就確定設計專利之物品而言，以圖式為主要依據，並得審酌說明書中之設計名稱及物品用途，包含明確記載或實質隱含之用途，據以認定該設計所應用之物品。就確定設計專利的外觀而言，係以圖式中所揭露的形狀、花紋或色彩所構成的整體外觀為依據，必要時，並得審酌說明書中之設計說明(註6)。

(2) 第二階段「比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象」步驟

在此階段之中，以「普通消費者」為主體，並且對照在第一階段中所確定的系爭設計專利的範圍解析被控侵權產品的內容。所謂「普通消費者」，「係一虛擬之人，對於系爭專利物品，其具有普通程度之知識及認識， 而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合理判斷被控侵權對象與系爭專利之差異及二者是否為近似設計，但其並非專家或專業設計人員等熟悉該物品領域產銷情形之人。」(註7)

在比對設計專利與被控侵權產品方面，可區分成「物品之相同或近似」、「外觀之相同或近似」及「申請歷史禁反言或先前技藝阻卻」三個方面。

1.物品之相同或近似

判斷設計專利與被控侵權產品是否為相同或近似物品，依照「專利侵權判斷要點」所載，其主要以二者之用途是否為相同或近似來進行判斷：「相同物品，指用途相同者；近似物品，指用途相近者。所謂用途相近，是指物品所應用的領域相近，判斷時應模擬普通消費者實際選購、使用商品的情況及 商品的產銷狀況。」(註8)

在智慧財產法院(現為智慧財產及商業法院)的歷年判決中，物品之相同或近似多以前述之「普通消費者」之觀點進行判斷。在智慧財產法院的一些判決中(註9)，舉例而言，「機車」與「電動自行車」被認為其差別僅在於為電能驅動或是動能驅動之動力來源之差異，皆屬二輪交通運輸工具，用途相同，因此是近似之物品。惟在智慧財產法院105年度民專訴字第62號判決中，首創以「創作者觀點」判斷物品之相同或近似。在此判決中，法院指出「其中在物品相同或近似部分，隨著物品分類的粗疏與精細，即可能得到相同或不同的結果。以本案為例，如果將物品分為二輪交通工具或非二輪交通工具，系爭產品即可認為與系爭專利之物品相同。但如果進一步將二輪交通工具又分為電能驅動或引擎驅動，則又可以認為系爭產品與系爭專利之物品不相同。所以單純根據物品分類來判斷物品的相同或近似與否，可能言人人殊，其判斷結果如果不是基於保護設計專利之立法目的而生，必然缺乏實質法理意義。也因此，我認為既然設計專利是保護對於物品之外觀視覺訴求創作，為落實設計專利之周延保障，避免將設計進行無創作價值之轉用，即可脫免權利範圍，物品是否相同或近似，即應以此類外觀設計創作者是否可輕易地將系爭專利轉用於被控侵權物品而為判斷。申言之，倘此類外觀設計創作者，可以輕易地將系爭專利轉用於被控侵權物品，即可認定被控侵權物品與系爭專利之物品相同或近似。」該判決法官更曾進一步解釋採用上述「創作者觀點」的理由：「我認為這樣的見解，比較能夠回饋反映設計研發資源的投入，符合設計產業的發展需求，並與國際上日趨重視工業設計保護，擴大強化設計保護範疇之發展趨勢相接軌。」(註10)

上述判決所採用之「創作者觀點」擴大並且強化了設計專利的保護範圍，但是否對於後續判決形成法院一致之見解，仍有待進一步觀察。

2. 外觀之相同或近似

 (1)整體觀察、綜合判斷

根據「專利侵權判斷要點」，「外觀之相同或近似」之判斷主體亦為普通消費者。判斷時，「應依普通消費者選購商品之觀點，對於商品施予一般之注意力，以整體觀察、綜合判斷之方式，直接觀察比對系爭專利之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容，若普通消費者會將被控侵權對象誤認為系爭專利，而產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近似之外觀。」(註11)亦即，普通消費者在選購商品時，通常係以肉眼觀察所欲選購之商品，不會對於細微之處施以過多注意。亦不會以異時異地、隔離觀察所得之模糊印象比較產品。此外，須以整體觀察、綜合判斷之原則判斷系爭專利之說明書及圖式所揭露的露之形狀、花紋、色彩所構成的整體內容與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容，再比對二者之設計特徵。除此之外，專利產品之性質、功能限制、先前技藝及共通形態等因素亦可能對於外觀比對產生影響，並且得以納入外觀比對的考量之中。

觀察近幾年來的設計專利侵權判決，法院在運用此方法判斷系爭專利與被控侵權產品的外觀是否近似時，常見的是並列系爭專利與被控侵權產品的圖式或照片，列出二者的相似與相異之處，考慮此等共同處與相異處對於整體設計而言的影響程度，進而判斷出二者的外觀是否屬於近似或不近似。由於此方法考慮系爭專利與被控侵權產品的共同特徵與差異特徵，故有稱之為「相同相異點之綜合評價法」。(註12)

智慧財產法院105年度民專訴字第81號民事判決運用了以上原則判斷系爭專利與被控侵權產品的外觀是否構成近似。法院列出係爭專利與被控侵權產品的共同特徵與差異特徵如下。

共同特徵

     

    

差異特徵

   

   

 

判決指出：「行李箱產品於「正常使用時易見的部位」並非僅在於行李箱之前面板部分，行李箱之側面及頂面特徵亦為普通消費者選購或使用該商品時之注意部分，則原告主張系爭產品「傾斜的前側拉鍊」之特徵僅為不會影響整體視覺印象之局部細微差異，尚無可採。又系爭產品與系爭專利前面板之肋條雖皆係呈上下直伸、寬窄相間狀，惟系爭專利之肋條上端係沿著殼體形狀呈彎折狀，下端則呈中間較長、兩側略短之排列，然而，系爭產品肋條上、下端則平直狀排列，且上端未呈彎折狀，故二者於前面板表面所設之肋條排列特徵，存有差異。」據此，判決指出系爭專利與被控侵權產品的外觀並不近似。

(3)  三方比對法

2016年版的「專利侵權判斷要點」係參考美國案例引進所謂的「三方比對法(three way comparison)」。「三方比對法」係判斷系爭專利與被控侵權產品是否相同或近似的一種輔助方法，其係比對先前技藝分析系爭專利所屬技藝領域之先前技藝狀態及三者之間的相似程度，輔助判斷被控侵權對象與系爭專利之整體外觀是否近似。三方比對法適用的情況是當被控侵權對象與系爭專利並非明顯不近似（not plainly dissimilar）時，而難以判斷二者是否近似時，比對、分析系爭專利、被控侵權產品以及先前技藝的狀態，據以決定系爭專利與被控侵權產品是否近似。

所謂「三方比對法」係比較系爭專利、被控侵權產品以及先前技藝三者的外觀相似程度，據以判斷系爭專利與被控侵權產品是否近似。在被控侵權產品與系爭專利的相似程度比起系爭專利與先前技藝的相似程度更為接近的情況下；且被控侵權產品與系爭專利的相似程度比起被控侵權產品與先前技藝的相似程度亦更為接近時，傾向判斷被控侵權對象與系爭專利之外觀近似(註13)。舉例而言，在智慧財產及商業法院106年度民專訴字第71號民事判決中，法院認為：「如果只是因為系爭產品與先前技藝有部分影響主要視覺感受的設計特徵相同，就被判定系爭產品落入系爭專利的相同或近似範圍，這樣很顯然地是將系爭專利的權利範圍不當地擴張到連先前技藝也被包括在內。如此會產生不合理的結果，可以說是顯而易見的。為了避免上述情況，就應該採取系爭專利、系爭產品、先前技藝的三方比對法。」在此判決中，法院採用三方比對法比較系爭專利、被控侵權產品與先前技藝的視覺效果：「將系爭專利、系爭產品1以及被證11之先前技藝進行三方比對，其比對情形就如圖1所示，比對結果可以發現：系爭產品1與系爭專利相同的地方，其實同時也都是系爭專利與先前技藝被證11的相同之處（前述【05】段參照）；但系爭產品1與系爭專利的兩個差異處，相較於系爭專利，系爭產品1更接近於被證11，這包括：「e.系爭產品1採取長形腳部，系爭專利採用圓點形腳部，被證11則為長橢圓形腳部」、「f.系爭專利採取橢圓形之密碼鎖件，但系爭產品1與被證11都採用鑰匙形密碼鎖件」。按照本判決上段有關三方比對法之說明，像這樣的情形，就應該認為系爭產品1並未侵害系爭專利。」

值得注意的是，倘若以「整體觀察、綜合判斷之方式」即可認定系爭專利與被控侵權產品的外觀係明顯近似，則無需使用「三方比對法」。舉例而言，智慧財產法院108年度民專訴字第47號判決中說明：「經整體觀察、綜合判斷之方式，可以認定被控侵權對象與系爭專利之整體外觀明顯近似，或二者之差異十分明顯以致於明顯不近似時，則依智慧局頒布之設計專利鑑定流程無須再考量先前技藝進行三方比對，得直接認定二者之整體外觀近似或不近似。經查，本件系爭產品與系爭專利五個特徵點經比對，其中三個特徵點c 、d 、e 並不近似，已如前所述，整體觀之，二者之視覺印象明顯不同，可認定系爭專利與系爭產品不近似，故無須再考量先前技藝進行三方比對。」

3. 申請歷史禁反言或先前技藝阻卻

若有申請歷史禁反言或先前技藝阻卻等情事，被控侵權人得以利用，以主張被控侵權產品並未落入系爭專利之範圍之中，而未構成侵權。即使經過其他步驟判斷而認為被控侵權產品與系爭專利之物品及外觀近似，若專利權人於專利申請至專利權維護過程中所限制、放棄或排除者之事項係被控侵權產品與系爭專利整體近似之部分，適用申請歷史禁反言。此外，即便被控侵權產品與系爭專利之物品及外觀近似，若有證據能證明被控侵權產品與先前技藝相同或近似，則適用先前技藝阻卻。

 

附註：

註1：專利法第一百三十六條第二項：「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。」
註2：https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-745-871863-45597-101.html
註3：同註2
註4：2016年版「專利侵權判斷要點」第60~98頁
註5：同註4，第61頁
註6：同註4，第66~75頁
註7：同註4，第76頁
註8：同註4，第77~78頁
註9：例如智慧財產法院102年度民專上字第22號、101年度民專訴字第34號等等
註10：2021年設計專利實務研討會投影片第103頁
註11：同註4，第78頁
註12：專利師月刊第37期，2019年4月，第60~61頁
註13：同註4，第80頁