More Detail
作者 陳鳳英
商標的主要功能在於識別商品或服務來源，一標記，如廣告詞句，若無法指示及區別商品或服務的來源，即不具商標功能，自不得核准註冊。識別性為商標指示商品或服來源，並與他人的商品或服務相區別的特性，故識別性的判斷必須以商標與指定商品或服務間的關係為依據。依各國實務，商標申請案須經商標主管機關指派審查員審查其是否具註冊要件，其中一項主要的審查項目為商標是否具有識別性，即使如歐洲聯盟雖不得以近似前案駁回商標申請，但商標識別性則為商標得否註冊的要件，因此，商標有無識別性為各國審查重要事項。
近來，英商布拜里公司(Burberry Limited)在台灣的一件黑白格子商標(BURBERRY CHECK [Black & White])遭智慧財產法院駁回，而美商蘋果公司則以其店面外觀及陳設的平面商標經答辯爭取獲得註冊，爰藉此一窺二國審查實務。
甲、BURBERRY CHECK (Black & White)商標台灣案
布拜里公司於2008年7月22日提出「BURBERRY CHECK (Black & White)」商標申請案，指定使用於尼斯商品國際分類第3, 9, 14, 18, 21, 24, 25及27類商品，案經智慧財產局審理，以本件商標圖樣上之格紋圖案應為商品本身外表圖案或其包裝容器外觀之格紋花色設計，尚不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具識別性，不符修正前商標法第5 條第2 項規定，依同法第23條第1 項第1 款規定應不准註冊，又依原告檢附之證據資料尚難認本件商標已具後天識別性，要無商標法第23條第4 項規定之適用，乃將該商標核駁。布拜里公司不服，經經濟部訴願決定書，以本件商標不具先天識別性，而有核駁處分時商標法第23條第1 項第1 款規定之適用，固無違誤，惟由布拜里公司於申請階段及前次訴願時檢附之本件商標使用證據觀之，是否已取得後天識別性，有無同法第23條第4項規定之適用，不無重新審酌之餘地，爰將原處分撤銷，由智慧財產局重為審酌另為適法之處分。經智慧財產局重新審查，以商標核駁審定書以本件商標不具先天識別性，且申請人所提證據不足以證明其具後天識別性，仍為核駁之處分。布拜里公司不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回，布拜里公司仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。
1. 商標識別性
按商標為具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。所謂識別性者，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，因不具識別性，自不得註冊。現行商標法第18條、第29條第1 項第3 款分別定有明文(同修正前商標法第23條第1項第1款、第23條第4項)。布拜里公司對於本件商標不具先天識別不爭執，因此，智慧財產法院認為本件只須審究本件商標是否具有後天識別性。
本件商標圖樣係以單純重覆連續之粗、細黑線垂直縱橫交叉於灰格紋圖上，其中3 條直黑線與3 條橫黑線縱橫交叉之重疊部分呈現4 白方塊之圖案效果，整體所構成之格紋設計圖，以之作為商標圖樣指定使用於香水、化粧品、眼鏡、行動電話皮套、手錶、珠寶盒、皮包、皮革、傘、碗、盤、布料、床單、衣服、靴子、冠帽、野餐用墊…等商品上，依一般社會通念，格紋設計圖為商品本身外表圖案或包裝容器外觀習見之圖案，故其予消費者之認知僅屬前揭商品或其包裝容器之裝飾性花紋圖案或背景圖案，尚難使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，不具先天識別性。
商標之標識雖未符合第18條第2 項規定之識別性，倘經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，使該商標圖樣於原本意義之外，另產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性，此稱為第二意義或次要意義。申言之，第二意義之商標圖樣，係指該圖樣之原有意義，雖不具備識別性，然因商標申請人之長期繼續使用，使該圖樣於原有意義外，產生表彰商品或服務之識別性意義，其商標之識別性非其所固有，係事後所取得。
布拜里公司於2008年7月22日提出「BURBERRY CHECK (Black & White)」商標申請案，指定使用於尼斯商品國際分類第3, 9, 14, 18, 21, 24, 25及27類商品，案經智慧財產局審理，以本件商標圖樣上之格紋圖案應為商品本身外表圖案或其包裝容器外觀之格紋花色設計，尚不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具識別性，不符修正前商標法第5 條第2 項規定，依同法第23條第1 項第1 款規定應不准註冊，又依原告檢附之證據資料尚難認本件商標已具後天識別性，要無商標法第23條第4 項規定之適用，乃將該商標核駁。布拜里公司不服，經經濟部訴願決定書，以本件商標不具先天識別性，而有核駁處分時商標法第23條第1 項第1 款規定之適用，固無違誤，惟由布拜里公司於申請階段及前次訴願時檢附之本件商標使用證據觀之，是否已取得後天識別性，有無同法第23條第4項規定之適用，不無重新審酌之餘地，爰將原處分撤銷，由智慧財產局重為審酌另為適法之處分。經智慧財產局重新審查，以商標核駁審定書以本件商標不具先天識別性，且申請人所提證據不足以證明其具後天識別性，仍為核駁之處分。布拜里公司不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回，布拜里公司仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。
1. 商標識別性
按商標為具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。所謂識別性者，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。商標僅由其他不具識別性之標識所構成者，因不具識別性，自不得註冊。現行商標法第18條、第29條第1 項第3 款分別定有明文(同修正前商標法第23條第1項第1款、第23條第4項)。布拜里公司對於本件商標不具先天識別不爭執，因此，智慧財產法院認為本件只須審究本件商標是否具有後天識別性。
本件商標圖樣係以單純重覆連續之粗、細黑線垂直縱橫交叉於灰格紋圖上，其中3 條直黑線與3 條橫黑線縱橫交叉之重疊部分呈現4 白方塊之圖案效果，整體所構成之格紋設計圖，以之作為商標圖樣指定使用於香水、化粧品、眼鏡、行動電話皮套、手錶、珠寶盒、皮包、皮革、傘、碗、盤、布料、床單、衣服、靴子、冠帽、野餐用墊…等商品上，依一般社會通念，格紋設計圖為商品本身外表圖案或包裝容器外觀習見之圖案，故其予消費者之認知僅屬前揭商品或其包裝容器之裝飾性花紋圖案或背景圖案，尚難使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，不具先天識別性。
商標之標識雖未符合第18條第2 項規定之識別性，倘經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，使該商標圖樣於原本意義之外，另產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有識別性，此稱為第二意義或次要意義。申言之，第二意義之商標圖樣，係指該圖樣之原有意義，雖不具備識別性，然因商標申請人之長期繼續使用，使該圖樣於原有意義外，產生表彰商品或服務之識別性意義，其商標之識別性非其所固有，係事後所取得。
判斷是否具備第二意義，得就下列事項綜合審查： 使用該商標於指定商品或服務之時間長短、使用方式及同業使用情形； 使用該商標於指定商品或服務之營業額或廣告數量； 使用該商標於指定商品或服務之市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等； 廣告業者、傳播業者出具之證明； 具公信力機構出具之證明； 各國註冊之證明； 其他得據為認定有識別性之證據。
布拜里公司提出的證明文件，主要如: 商品型錄及廣告照片、專賣店專櫃之彩色照片、商品照片、2007年4月至2012年3月在台灣地區的年度推廣行銷費及銷售額統計表、2011年春夏季在台灣區銷售點陳列商品的照片、公司代表人出具的宣誓書等資料。惟智慧財產法院或認為「其上所示商品商標圖樣絶大多數為其他彩色之格紋，而與本件黑白設色圖樣不同」，或謂「雖可見黑白相間之格紋圖樣，惟無法判定照片中所示者是否為國內之專櫃」，或以「或格紋設計與本件商標圖樣不同，或非純由黑色及白色所組成，均與本件商標有所差異」；從而，「由本件商標相關商品之國內銷售情形及行銷資料，尚難認定本件商標指定使用於…等商，己經廣泛大量之使用，而使國內消費者已普遍認識其為表彰商品來源之標識，並得以與他人之商品相區別，而取得後天識別性，…」。
2. 後天識別性
後天識別性之取得，應以國內相關消費者之認知為判斷標準，故商標申請人提出國外使用於指定商品或服務之實際使用證據，應以國內使用資料為主，倘提出國外使用資料，須國內相關消費者得以獲知該國外使用情形之有關資訊時，始足以採證。
智慧財產法院檢視申請人所提的各項證據，以為「除少數標示時間為100年、101年之資料，大多數均未有日期之標示」、「除少數明確為國內使用之資料外，其餘無法辨識為在外國或在我國實際使用或營運之證據資料」，因此，「本院尚難認定本件商標業經布拜里公司長期在我國國內大量使用，其已為國內相關消費者所熟知，在交易上已成為其營業上服務之識別標識，足以作為相關消費者辨識其為表彰服務來源之標識，並得以藉以與他人之服務相區別，而具有後天之識別性。」
乙、Apple’s Mark
美國蘋果公司於西元2010年5月間以”本商標為由顯著的零售店外觀”(the mark consists of distinctive design and layout of a retail store)向美國專利商標局提出商標註冊的申請，案經審查，以該圖樣為”不具識別性的立體圖樣，即商業外觀(trade dress)，不認為是服務商標，只能認為是裝飾”，不具識別性為由駁回其申請。(…the applied mark consists of a nondistinctive three-dimensional configuration, also known as “trade dress,” that would not be perceived as a service mark but only as decoration or ornamentation.”)
判斷申請之商標是否取得識別性，參酌In re Steelbuilding.com, 415 F.3d 1293, 1300, 75 USPQ2d 1420, 1424乙案，一般應考量的因素包括: (1) 申請人在美國使用的時間及獨占比率； (2) 該商標在美國的廣告種類、費用及數量； (3) 申請人在美國企圖以該商標表彰服務來源的努力，如未特定媒體的報導及消費研究。
蘋果公司在第一次答辯時，主張該公司的第一家零售店於2001年5月開幕，並敘明該公司投資鉅資於零售店的外觀設計及設立，企圖使消費建立該店面外觀即為蘋果公司表徵的印象。… 至2010年9月，蘋果公司在全球有317家零售店，其中233家在美國；…預計至同年12月，將有323家零售店；…2011年(財會年度)第1季的銷售淨額達3.847億美元；…2010年第2季單季拜訪零售店的人數超過6000萬人；…由於大量報導，每一零售店開幕均吸引人潮；蘋果零售店亦設官網，自2006年以來，累計超過8500萬頁次的瀏覽；蘋果零售店外觀亦常出現在諸多媒體；…等等。因此，前述各項資料足以證明本件商標已具商標法第2(f)條的識別性。
惟審查員指出：「本案的問題並不在於申請人的零售店是否成功，亦非該零售店是否具有使消費者與申請人連結的特定主題；而是審查員必須判斷申請之商標是否已取得識別性」，前述各項資料不足以顯示申請商標的實際使用情形，因此，第二次審查報告中，審查員另提出二項核駁理由，而針對本件商標是否具識別性部份則再次核駁。
為證明申請的零售店外觀確與實際店面的格局陳設相符，於第二次答辯時，蘋果公司進一步附上散佈在美國各地的零售店外觀(包括35州的132個零售店)，以證明各零售店確實依申請的商標陳設。各店面的大小規模或許受限於場地而有些許差異，但內部陳設則一致。蘋果公司更引證諸多註冊及實際使用之些許差異的案例，以證明該公司的使用不致影響本件商標使用的認定。
此外，蘋果公司除陳述本件商標自2006年9月開始使用，亦提出美國9個主要城市的消費者調查報告，及15位直接消費者的證詞。而從主要城市的消費者調查報中，有42%的受訪者認為可辨識為蘋果公司的零售店。
在提出長達73頁答辯理由書及600頁附件證明其商標確實已使用，且已具商標識別性後，本件商標終於獲准註冊。
丙. 證明商標識別性的證據
由前述二例，二者均提出使用證據尋求救濟，而其結果，一則遭駁，一則獲准註冊，其最大之差異在於蘋果乙案，申請人提出大量在其本國的使用證據，如詳列各地零售店的外觀照片及調查報告；反觀英商布拜里公司乙案，則因我國智慧財產法院認定該商標在台灣的使用證據不足，無法判定該商標已取得後天識別性。惟二案的共通點則在欲證明系爭商標已取得後天識別性的使用資料以在申請國為限，倘申請人提出相當的使用證據，當可證明該商標已因使用而取得後天識別性，故符合註冊要件。
參考資料：
1. 智慧財產法院101年度行商訴字第136號行政判決
2. 美國專利商標局申請第85036990號商標註冊檔案
布拜里公司提出的證明文件，主要如: 商品型錄及廣告照片、專賣店專櫃之彩色照片、商品照片、2007年4月至2012年3月在台灣地區的年度推廣行銷費及銷售額統計表、2011年春夏季在台灣區銷售點陳列商品的照片、公司代表人出具的宣誓書等資料。惟智慧財產法院或認為「其上所示商品商標圖樣絶大多數為其他彩色之格紋，而與本件黑白設色圖樣不同」，或謂「雖可見黑白相間之格紋圖樣，惟無法判定照片中所示者是否為國內之專櫃」，或以「或格紋設計與本件商標圖樣不同，或非純由黑色及白色所組成，均與本件商標有所差異」；從而，「由本件商標相關商品之國內銷售情形及行銷資料，尚難認定本件商標指定使用於…等商，己經廣泛大量之使用，而使國內消費者已普遍認識其為表彰商品來源之標識，並得以與他人之商品相區別，而取得後天識別性，…」。
2. 後天識別性
後天識別性之取得，應以國內相關消費者之認知為判斷標準，故商標申請人提出國外使用於指定商品或服務之實際使用證據，應以國內使用資料為主，倘提出國外使用資料，須國內相關消費者得以獲知該國外使用情形之有關資訊時，始足以採證。
智慧財產法院檢視申請人所提的各項證據，以為「除少數標示時間為100年、101年之資料，大多數均未有日期之標示」、「除少數明確為國內使用之資料外，其餘無法辨識為在外國或在我國實際使用或營運之證據資料」，因此，「本院尚難認定本件商標業經布拜里公司長期在我國國內大量使用，其已為國內相關消費者所熟知，在交易上已成為其營業上服務之識別標識，足以作為相關消費者辨識其為表彰服務來源之標識，並得以藉以與他人之服務相區別，而具有後天之識別性。」
乙、Apple’s Mark
美國蘋果公司於西元2010年5月間以”本商標為由顯著的零售店外觀”(the mark consists of distinctive design and layout of a retail store)向美國專利商標局提出商標註冊的申請，案經審查，以該圖樣為”不具識別性的立體圖樣，即商業外觀(trade dress)，不認為是服務商標，只能認為是裝飾”，不具識別性為由駁回其申請。(…the applied mark consists of a nondistinctive three-dimensional configuration, also known as “trade dress,” that would not be perceived as a service mark but only as decoration or ornamentation.”)
判斷申請之商標是否取得識別性，參酌In re Steelbuilding.com, 415 F.3d 1293, 1300, 75 USPQ2d 1420, 1424乙案，一般應考量的因素包括: (1) 申請人在美國使用的時間及獨占比率； (2) 該商標在美國的廣告種類、費用及數量； (3) 申請人在美國企圖以該商標表彰服務來源的努力，如未特定媒體的報導及消費研究。
蘋果公司在第一次答辯時，主張該公司的第一家零售店於2001年5月開幕，並敘明該公司投資鉅資於零售店的外觀設計及設立，企圖使消費建立該店面外觀即為蘋果公司表徵的印象。… 至2010年9月，蘋果公司在全球有317家零售店，其中233家在美國；…預計至同年12月，將有323家零售店；…2011年(財會年度)第1季的銷售淨額達3.847億美元；…2010年第2季單季拜訪零售店的人數超過6000萬人；…由於大量報導，每一零售店開幕均吸引人潮；蘋果零售店亦設官網，自2006年以來，累計超過8500萬頁次的瀏覽；蘋果零售店外觀亦常出現在諸多媒體；…等等。因此，前述各項資料足以證明本件商標已具商標法第2(f)條的識別性。
惟審查員指出：「本案的問題並不在於申請人的零售店是否成功，亦非該零售店是否具有使消費者與申請人連結的特定主題；而是審查員必須判斷申請之商標是否已取得識別性」，前述各項資料不足以顯示申請商標的實際使用情形，因此，第二次審查報告中，審查員另提出二項核駁理由，而針對本件商標是否具識別性部份則再次核駁。
為證明申請的零售店外觀確與實際店面的格局陳設相符，於第二次答辯時，蘋果公司進一步附上散佈在美國各地的零售店外觀(包括35州的132個零售店)，以證明各零售店確實依申請的商標陳設。各店面的大小規模或許受限於場地而有些許差異，但內部陳設則一致。蘋果公司更引證諸多註冊及實際使用之些許差異的案例，以證明該公司的使用不致影響本件商標使用的認定。
此外，蘋果公司除陳述本件商標自2006年9月開始使用，亦提出美國9個主要城市的消費者調查報告，及15位直接消費者的證詞。而從主要城市的消費者調查報中，有42%的受訪者認為可辨識為蘋果公司的零售店。
在提出長達73頁答辯理由書及600頁附件證明其商標確實已使用，且已具商標識別性後，本件商標終於獲准註冊。
丙. 證明商標識別性的證據
由前述二例，二者均提出使用證據尋求救濟，而其結果，一則遭駁，一則獲准註冊，其最大之差異在於蘋果乙案，申請人提出大量在其本國的使用證據，如詳列各地零售店的外觀照片及調查報告；反觀英商布拜里公司乙案，則因我國智慧財產法院認定該商標在台灣的使用證據不足，無法判定該商標已取得後天識別性。惟二案的共通點則在欲證明系爭商標已取得後天識別性的使用資料以在申請國為限，倘申請人提出相當的使用證據，當可證明該商標已因使用而取得後天識別性，故符合註冊要件。
參考資料：
1. 智慧財產法院101年度行商訴字第136號行政判決
2. 美國專利商標局申請第85036990號商標註冊檔案
