一、前言
筆者曾於2023年3月發表「戲謔仿作?商標侵權?簡述美國VIP PRODUCTS V. JACK DANIEL’S 判決及後續發展」一文，淺談美國第九巡迴上訴法院如何判斷戲謔仿作商標是否受蘭哈姆法（Lanham Act）混淆誤認之虞測試規範或應採用Roger測試保護及商標淡化議題，並關注美國聯邦最高法院對本案之最終判決是否會肯認第九巡迴上訴法院之見解，或將建立新準則。美國聯邦最高法院已於2023年06月08日做出JACK DANIEL’S V. VIP PRODUCTS判決，本文將接續前文，淺談美國聯邦最高法院對Roger 測試適用時機及商標淡化之見解，並簡述本案對美國後續其他戲謔仿作相關商標侵權案件判決之影響。
二、案件背景及訴訟歷程
1. 背景事實
VIP公司推出之「Bad Spaniels」酒瓶形狀狗玩具，該玩具酒瓶外觀與Jack Daniel's之「Jack Daniel's Whiskey Old No.7」酒瓶外觀相似，但有加上與狗相關的改造。Jack Daniel's認VIP公司對其商標權及商業外觀構成侵權及淡化，並對其提起訴訟。
2. 訴訟歷程
一審法院認VIP公司使用Jack Daniel's的商業特徵作為其商標，不適用Roger 測試，應適用蘭哈姆法制定之「混淆誤認之虞原則」判斷是否構成侵權。並拒絕VIP公司主張之合理使用抗辯，因戲謔仿作僅限於未使用著名商標表彰行為人之商品來源時才得主張合理使用抗辯。一審法院認VIP公司之「Bad Spaniels」狗玩具有使消費者混淆誤認之虞且會使消費者產生負面之聯想，係傷害Jack Daniel's之聲譽，故判定VIP公司對Jack Daniel's之商標及商業外觀構成侵權及商標淡化。VIP公司不服此判決結果，並上訴至美國第九巡迴上訴法院。
第九巡迴上訴法院認「Bad Spaniels」狗玩具屬表達性著作得適用Roger 測試，表達性著作須符合Roger 測試之任一標準(原告應證明被告使用商標有與潛在著作不具藝術關聯，或有明顯誤導消費者著作之來源或內容)，方得適用蘭哈姆法。因此發回一審法院重審Jack Daniel’s是否有符合Roger 測試之任一標準。另針對商標淡化，因VIP公司使用Jack Daniel’s的商業外觀及瓶身設計販賣其「Bad Spaniels」狗玩具有傳遞幽默訊息，屬非商業性使用，因此VIP公司並未對其構成商標淡化。
一審法院最終判決Jack Daniel’s未符合Roger 測試之標準，第九巡迴上訴法院並維持該判決，Jack Daniel’s不服本案判決，上訴至美國聯邦最高法院。
三、美國聯邦最高法院判決理由
所謂商標係指表彰商品及服務來源之標識，並足以與他人之商品及服務產生區別。藉由商標標識，可使消費者挑選其所欲購買或避免之商品或服務，亦可使商品製造者從其商標獲取高度價值。
為保護商標，蘭哈姆法創建聯邦商標註冊系統、商標侵權及商標淡化等訴訟依據，其中商標侵權的判斷關鍵為是否有「混淆誤認之虞」。
商標淡化則主要係為保護著名商標，可能因醜化著名商標而造成商標淡化。商標淡化另有豁免條款，其一為保護任何「商標之非商業性使用」，另一則為保護「與嘲諷、批判或評論著名商標權人或其商品有關」之商標「合理使用」。其中「合理使用」有附帶條款，若被告之近似商標是作為商標使用（即用來表彰其商品來源），縱使其用來嘲諷、批判或評論，仍無法因此免責。換句話說，若被告近似商標是作為商標使用，則不適用商標淡化之豁免條款。
1. 當行為人使用系爭商標表彰其商品來源時，不適用Roger測試
本案爭點其一為在商標侵權案件適用蘭哈姆法「混淆誤認之虞原則」檢測前，Jack Daniel’s是否須符合Roger測試之標準？最高法院在本案判決中不決定Roger 測試在其他案件的適用可能性，但認定侵權行為人將其商標作為表彰其商品來源之標識時，即無Roger 測試之適用。
在過去幾十年，下級法院僅針對非用於表示商品來源，僅用於展現其他表達功能之商標採用Roger測試。以Mattel, Inc. v. MCA Records案為例，芭比玩具製造商Mattel 認「Barbie Girl」作為歌曲名稱已侵害其商標權，此案上訴法院採用Roger測試，係因此案「Barbie」一詞並非用於表彰其歌曲來源，消費者不會認此首歌曲由Mattel製作。反之，在United We Stand Am., Inc. v. United We Stand, Am. New York, Inc.一案中，上訴法院認「United We Stand America」標語雖具有表達內容，但其實質上係作為商標使用，暗示原始的政治行動具有相同之識別標誌，故無法適用Roger測試。最高法院另以與本案案情較為類似之Tommy Hilfiger Li- censing, Inc. v. Nature Labs, LLC判決為例，此案被告為一寵物香水製造商，其販售之寵物系列香水名稱皆模仿人用香水品牌名稱，被告於本案中主張適用Roger測試，但遭法院拒絕，因法院認，只有商標非用於表示商品來源，而僅用於傳遞同類型之訊息時，方得適用Roger測試。反之，縱使標誌僅有一小部分涉及識別來源性，被告仍得利用商標權人良好之商譽以銷售其商品時，即無Roger測試之適用空間。
而本案第九巡迴上訴法院認「Bad Spaniels」因有傳遞幽默訊息，故得以適用Roger測試，係大幅的擴張Roger測試的適用範圍．幾乎將其擴張適用於「所有」事物中，因商標名稱、圖樣等組合經常包含、傳遞及表達與來源無關之訊息。若所有表達性內容皆得適用Roger測試，將使得極少案件得進入蘭哈姆法制定之商標混淆誤認之虞檢測原則。Roger測試原屬例外原則，但若使其成為一般原則，將與法院長期對商標法之見解有所衝突。
最高法院指出當他人未經同意將商標或近似商標用以表示來源，商標法應優先於憲法第一修正案適用。對於前述之使用方式，憲法第一修正案並未要求以Roger測試作為檢測門檻，混淆誤認之虞測試足以滿足保護自由表達之公共利益。
本案VIP公司承認其擁有及使用「Bad Spaniels」商標及商業外觀，屬用以表示來源之商標使用行為，本案侵權之判斷應採用混淆誤認之虞原則。但最高法院也未因此忽視「Bad Spaniels」之訊息表達功能，本案VIP公司使用商標除用以表示商品來源外，亦用於嘲弄或取笑Jack Daniel’s，而此種訊息得作為混淆誤認之虞評估之重要資訊，因消費者不太可能認商品製造者會嘲弄其自己的商品。
此外，最高法院指出，戲謔仿作必須得與原作產生足夠之聯想，使其批判之詼諧目標得輕易辨識，並需製造對比，使其嘲弄或幽默之訊息得一目了然。
至於「Bad Spaniels」是否有構成混淆誤認之虞，將發回下級法院進行審理。
2. 當系爭商標用以表彰商品來源時，商標淡化之「非商業性豁免條款」不保護戲謔仿作或其他評論。
本案另一爭點係關於Jack Daniel’s主張之商標淡化，第九巡迴上訴法院認VIP公司使用Jack Daniel’s的商業外觀及瓶身具有傳遞幽默訊息，屬非商業性使用。最高法院認第九巡迴上訴法院錯誤地將「非商業性豁免條款」排除範圍過度擴張至所有嘲諷或其他幽默之評論。此對「非商業性豁免條款」的擴張觀點，實際上造成國會對戲謔仿作之合理使用豁免條款明確限制失效。
最高法院指出，應參照商標「合理使用」豁免條款之限制，若被告近似商標是作為商標使用（即用來表彰其商品來源），則無此豁免條款之適用。故在此情況下，任何戲謔仿作、批判或評論都無法使行為人免除商標淡化之責任。
四、判決結果
本案最高法院並不就Roger測試是否適當做出決定，亦未決定「非商業性豁免條款」之排除範圍程度。關於侵權，最高法院僅認定當系爭商標作為商標使用時，無Roger測試之適用空間；關於商標淡化，最高法院認當戲謔仿作或其他評論之商標用作表示商品來源之標識時，「非商業性豁免條款」不保護該戲謔仿作或其他評論商標。
五、對後續案件的影響
最高法院於2023年06月08日做出JACK DANIEL’S V. VIP PRODUCTS判決，同年12月聯邦上訴法院即在Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc.一案首次實質上採用JACK DANIEL’S V. VIP PRODUCTS最高法院判決，以權衡Roger 測試適用於商標侵權訴訟之時機。
在Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc.一案，MSCHF設計創造一款名為「Wavy Baby」之運動鞋，用以嘲弄模仿Vans設計及銷售之「Old Skool」運動鞋，並評判運動鞋文化的消費主義。
本案之主要爭點為侵權行為人係出於戲謔仿作之目的使用他人商標是否及何時得獲得憲法第一修正案之高度保護，而非受蘭哈姆法之傳統混淆誤認之虞檢測。
一審法院判決駁回MSCHF主張第一憲法修正案之抗辯。上訴法院則暫緩審理本案，直到最高法院做出JACK DANIEL’S V. VIP PRODUCTS判決。上訴法院認MSCHF使用商標之方式有喚起消費者與Vans「Old Skool」之商標產生聯想，且MSCHF並未標示任何免則條款表示「Wavy Baby」鞋與Vans「Old Skool」鞋無關聯，再者，MSCHF使用Vans商標係利用Vans 品牌之聲譽，故上訴法院採用JACK DANIEL’S V. VIP PRODUCTS判決，認定MSCHF使用Vans商標方式屬用於標示商品來源識別，因此不適用憲法第一修正案之高度保護。
六、結語
隨著社群媒體的蓬勃發展，創意翻玩、惡搞、致敬他人品牌的商業行為日趨盛行，隨之而來的相關商標侵權訴訟也層出不窮，究竟應如何判定此類戲謔仿作是否構成商標侵權，或是可受到言論自由的高度保護，美國最高法院在JACK DANIEL’S V. VIP PRODUCTS一案給予清晰之指示，具爭議之商標縱使具有藝術表達或傳遞其他嘲諷、批判或評論訊息，若其具有表示商品來源之功能，作為商標使用的功能，仍應依照蘭哈姆法制定之「混淆誤認之虞原則」判斷是否構成侵權，而非直接受到美國憲法第一修正案之高度保護。
參考文獻：
[1] Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140 (2023)
[2] MSCHF in Applying Jack Daniel’s?: The Second Circuit’s Decision in Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc.( 2023.12.7, By Susan Kohlmann, Gianni P. Servodidio, Allison N. Douglis)
[3] Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., No. 22-1006 (2d Cir. 2023)
*台一國際智慧財產事務所商標部主任
