林靖傑*

壹、前言

商標一經註冊後，商標權人即取得排除他人使用該商標之專用權，他人未經同意，使用相同或近似註冊商標之商標於同一或類似商品及服務，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，除民事之損害賠償外，亦須負擔刑責，惟商標之使用有其特殊定義，尚須滿足相關要件才可算是商標法所規範之「商標使用」，若僅係以符合商業交易習慣之誠實信用方法，提供商品或服務本身的有關資訊，則屬於商標合理使用之範疇，不構成商標侵害，故在進行商業活動時，需特別注意於產品、包裝容器、廣告文宣等處避免使用與他人註冊商標相同或近似之商標，或增加說明、註記或其他可避免消費者混淆誤認之方法。本文將透過同一案件之二則侵害商標權之民事判決，介紹商標使用以及近期有關商標合理使用之修法內容。

貳、智慧財產及商業法院110年度民商訴字第49號及111年度民商上字第14號判決

 (一)事實背景

本件原告(上訴人)勤美股份有限公司為註冊第01872487號、第01872723號「勤美天地」商標、第01872485號「勤美綠園道」商標(以下稱系爭商標)之商標權人，而被告(被上訴人)中陽建設股份有限公司於行銷其「表參道」建案之臉書專頁廣告文宣上，使用「公益勤美」、「勤美×公益」、「勤美綠園道」等文字，因而原告主張被告將前述文字使用於「不動產租售」、「不動產買賣」之同一服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，侵害其商標權，故提起民事訴訟。本案第一審判決駁回原告之請求，原告不服，遂提起上訴。

 (二)本案爭點

被告所為是否構成商標權之侵害，即違反商標法第68條第1款、第3款「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」之規定?

 (三)商標使用及抗辯事由

商標法第5條規定，「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」，在討論是否屬於商標使用時，大致歸納為三項滿足條件，即(1)使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；(2)需有標示商標之積極行為；(3)需足以使相關消費者認識其為商標，即為發揮商標識別功能，於上述情形所標示者需客觀上讓相關消費者認識其為商標，因此，在判斷是否構成商標使用時，需特別注意有無滿足前述要件。

然而商標法第36條第1項第1款亦有規定，「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」，此種使用僅在於提供商品或服務本身的有關資訊，而非作為「商標使用」之使用行為，可進一步區分為「描述性合理使用」及「指示性合理使用」，前者是指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，後者則是指第三人以他人之商標指示該他人之商品或服務，以表示自己商品或服務之品質、性質、特性、用途等，因二者皆非作為自己商標使用，皆不受商標權效力所拘束。

有關商標合理使用，立法院院會已於2023年5月9日三讀通過商標法部分條文修正案，將上述指示性合理使用明文化，因現行法個案解釋上，易生適用疑義，明定特定情形使用他人的商標，可以主張「合理使用」的適用要件，避免商標利用人動輒涉訟，影響商業發展¹，故於第商標法第36條第1項新增第2款「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：二、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示商品或服務之使用目的，而有使用他人之商標用以指示該他人之商品或服務之必要者。但其使用結果有致相關消費者混淆誤認之虞者，不適用之」²之規定。

三、一審及二審判決理由

一審法院心證理由略以³：

1.按Google網頁搜尋資料及台中市政府觀光旅遊網之網頁，並參酌被告所提出之資料，「勤美綠園道」已作為台中著名商標、地標之使用。

2.被告廣告文宣之整體內容足供消費者得以藉此認識「表參道」建案之建設公司為被告，又該文宣其他頁面或為描述「勤美綠園道」、「慢活步道」及搭配綠地、樹木與人物散步照片，或為描述「行走公益×勤美」、「菁英城市美學」及搭配馬路與建築物之照片，而公益路為台中著名商圈之路段，均使消費者得將「勤美」、「勤美綠園道」文字理解為地理位置，而非商品或服務來源之標示，是被告顯無將上開文字作為商標使用之意，相關消費者見上開文字使用方式，亦難認識到其為商標。

3.侵害商標權，既係以「使用」商標之行為為規範對象，自應符合商標使用之定義而構成商標使用行為，始有侵害他人商標權之情形。本件被告係以「勤美」、「勤美綠園道」字樣用以描述該建案臨近之地理位置，並非屬商標法第5條所稱「商標之使用」，故不構成商標法第68條第1項第1款或第3款之侵害商標權。

二審法院心證理由略以⁴：

1.被上訴人將完全相同於系爭商標之「勤美綠園道」字樣，以及高度近似於系爭商標之「公益勤美」、「勤美×公益」字樣，使用在其行銷「表參道」建案之廣告文宣上，已符合商標法第5條第1項第4款規定之「商標使用」要件。

2.故在「不動產租售」、「不動產買賣」之同一服務，使用相同或高度近似於系爭商標之「勤美綠園道」、「公益勤美」、「勤美×公益」等字樣，有致相關消費者混淆誤認之虞，該當商標法第68條第1款及第3款所規定之侵權行為。

3.被上訴人僅於首頁「不明顯之處」以「較小字體」一次性標註「APEX中陽建設」，反觀「公益勤美」、「勤美×公益」及「勤美綠園道」等字樣，則於每頁廣告文宣上反覆出現，且其位置居於網頁中心或列為標題，其字體大小及其設計甚且超越被上訴人行銷「表參道」建案名稱，表達之整體寓意，乃在於「公益勤美」、「勤美×公益」及「勤美綠園道」等字樣，確屬促銷之「商標使用」行為。又被上訴人於行銷「表參道」建案所使用之臉書帳號名稱為「表參道　公益勤美　2-3房」，完全未標示其「APEX中陽建設」之名稱，其經營模式明顯悖於常情，益證被上訴人使用該等字樣作為促銷「表參道」建案使用。

4.被上訴人所行銷「表參道」建案本身之內容，均與系爭商標無涉，顯無採用「勤美」或「勤美綠園道」字樣，作為說明「表參道」建案名稱、形狀、品質、功用、產地或其本身之必要性及關連性；且被上訴人建案位置與「勤美誠品綠園道」商圈相距1.1公里，其中更需跨越麻園頭溪，一般消費者根本不會認定其在「勤美誠品綠園道」商圈之內，被上訴人顯無援引「勤美誠品綠園道」作為說明其地理位址之正當性。

簡言之，有關本案判決結果，一審法院認為商標法第68條之侵害商標權以「使用」商標為要件，自應符合商標使用之定義，才有侵權可言，因被告使用「勤美」、「勤美綠園道」等文字為描述其建案地理位置，並不構成「商標使用」意義上之使用，故未侵害原告之商標權；而二審法院則持相反意見，認為被上訴人就該等文字之使用態樣確屬商標使用，且有致消費者混淆誤認之虞，而該當商標法第68條之侵權行為，復無使用該等文字之關聯或必要性及正當性，而無商標法第36條第1項合理使用抗辯之適用。

四、筆者意見

筆者較為納悶的是本案消費者會不會將「勤美」或「勤美綠園道」視為商標，即有無滿足上述提及「需足以使相關消費者認識其為商標」之商標使用要件，被告(被上訴人)之「表參道」建案既位於台中市區，其廣告受眾及目標消費族群應為台中市或鄰近縣市之消費者，則被告(被上訴人)廣告文宣使用之「勤美」或「勤美綠園道」等文字予人之印象，究竟為商圈、地理位置名稱，抑或是商標，應考量當地民眾之生活經驗及看法，就筆者撰寫本文當下網路資源，已見不少文章使用「勤美」代稱勤美誠品綠園道及其附近商圈，或作為分店及門市名稱，二審判決內容未見「勤美」或「勤美綠園道」文字是否已成地理位置之相關論述，較為可惜。不過「勤美」終究是原告(上訴人)所創用之文字，並已取得相關商標之註冊，自當受商標法之保護，又「勤美」有其今日之知名度亦應屬原告之商業經營成果，若允許他人任意使用，將有違商標法維護市場公平競爭之目的，況且「勤美」或「勤美綠園道」是否已作為台中著名商圈或地標等之使用，確實難以證明，除進一步透過網路蒐集該等文字之使用情形及頻率外，或許只能透過進行市場調查以反映真實狀況，不過該市場調查的範圍及規模該達到什麼程度才可發揮其證據力亦是個難題。

另外，二審法院以被告(被上訴人)表參道建案地址與「勤美誠品綠園道」商圈相距1.1公里，且須跨越麻園頭溪，認定被告(被上訴人)無援引「勤美誠品綠園道」作為說明地理位置之餘地，但透過Google地圖估算時間，兩地僅距開車5分鐘，或步行14分鐘之距離，筆者以為以「勤美誠品綠園道」商圈作為廣告宣傳用途尚屬合理範圍內，但距離遠近本就屬主觀之判斷問題，難有一致之標準。不過，實務上判斷是否作為商標使用，會審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，或如二審判決之意旨，若被告(被上訴人)於其廣告文宣調整各文字間之比例及大小，強調其自身商標或公司名稱，使消費者能清楚理解商品或服務之來源與原告無涉，盡可能地降低混淆誤認之可能，或許會有不同之判決結果。

五、結論

無論是商標維權使用，即商標權人為維持商標權所為之使用，或商標侵權使用，即第三人侵害商標權所為之使用，皆與「商標使用」息息相關，更是決定商標註冊是否會遭廢止，以及判斷侵害他人商標權之重點所在，故在「使用」商標時需特別注意是否符合商標使用之要件，有關商標使用之定義及詳細內涵可進一步參考智慧局所頒布之「商標法逐條釋義」及「註冊商標使用之注意事項」。以本案第一審結果來看，原告創用之「勤美」文字似有類似商標通用化的情形，該文字經公眾長久來之使用習慣或成為地理名稱，而商標的價值在於其指示商品或服務來源的功能，為避免商標喪失其指示性，商標權人除留意自身註冊商標之使用方式外，亦應多關注市場上的使用情形，尤其是商標使用在新興商品或服務之狀況，在已建立相當知名度後，消費者較有可能將商標與商品或服務名稱畫上等號，為降低此種風險，商標權人在使用商標時或可在商標旁標示®或™符號，向消費者傳達該標示作為商標之訊息。

另外，為避免侵害他人之商標權，在從事商業活動時應確保所使用之文字或圖形非他人之註冊商標，此可透過智慧財產局提供之商標檢索系統查詢，為保險起見，建議先取得相關商標之註冊，以建立合法使用之權源，但若商標實際使用時有使相關消費者混淆誤認之虞，仍有構成侵權之可能。最後，在判斷是否作為商標使用時，會按商標實際使用態樣以及呈現方式綜合判斷，無法一概而論，但在不得不使用到他人商標之情形下，以強調自己商標之方式或增加說明性文字使消費者可清楚了解商品或服務之來源，應可降低構成侵害他人商標權之可能。

參考資料

¹經濟部智慧財產局新聞稿(https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-922209-a64f2-1.html)
²商標法部分條文修正草案總說明
³智慧財產及商業法院110年度民商訴字第49號判決
⁴智慧財產及商業法院111年度民商上字第14號判決