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商標權人應留意! 被控侵權行為人得使用之武器: 誠信原則抗辯-- 從最高法院判決看誠信原則於商標侵權案件之可能適用情形 (林美宏 律師) (2023/07)

  

林美宏* 律師

一、前言

民事法領域的中,就權利行使之界限,有個很重要的法律原則—「誠信原則」,規範於民法第148條:「權利之行使,不得違反公共利益,或以損害他人為主要目的。行使權利,履行義務,應依誠實及信用方法」。實務上進一步闡述,誠信原則俗稱帝王條款,用以概括指引權利、義務之當事人本於人之尊嚴或義理,同時亦應肯認人與人間之互動情理等關聯性,從而在權利義務體系之建構與運作時,於尊重、保障具體個案權利義務關係時,有基本原則以為評量、匡濟個案權利義務之行使或履行之缺失,除應避免使權利、義務之運作機制流於形式或僵化外,此行使權利原則,亦宜有具體檢驗之可能或標準,以免衍生恣意或濫引為不法行為之抗辯依據(參臺灣高等法院臺中分院108年度上易字第518號民事判決意旨)。

誠信原則(或禁止權利濫用原則),攸關憲法上人民權利之保護及社會個人間互動之合理信賴,惟此原則是權利行使之基本原則,屬上位、抽象之法律概念,若缺少具體案例及堅實的論證,將淪為空泛、無實益的法律用語,故有賴法院於個案中介入審理,以建立大量的實務案例並形成具體的適用標準,以茲遵循。

本文擬透過以下兩則最高法院判決,以進一步說明誠信原則於商標侵權案件中可能之適用情形。

二、誠品商標案─於兩造商標使用並存十餘年後,商標權人始提告,是否構成權利懈怠/濫用?

本件一審原告為「誠品股份有限公司」(本件雖歷經上訴至二、三審,以下仍統稱原告,以利說明),其所經營之誠品書店,自民國(下同)78年創立以來迄今已30年餘,初期以販售藝術人文方面的書籍為主,之後逐步轉型為綜合型書店,並結合商場經營,旗下事業體除涵蓋百貨零售業文化藝術創作、畫廊、展演、餐飲、生活家居外,尚擴及至貨物包裝、裝卸、貨物運送、物流配送、旅館不動產經營等範疇。原告陸續以「誠品」及相關組合字樣(如:「」、「」),申請註冊多件商標並獲准在案(下稱系爭商標),而「誠品」曾多次獲智慧局及法院認定為著名商標。

本件一審被告為「誠品優質包裝有限公司」及「誠品搬家有限公司」(以下統稱被告,以利說明),自91年以「誠品優質包裝」、自95年以「誠品搬家」作為公司名稱登記,迄今仍在使用中。

原告於107年1月間發現被告未經其同意,擅自在官方網站、Facebook網頁與貨車車身上,將「誠品」商標使用於被告所營之貨物裝卸、貨物包裝、貨物捆紮、貨物搬運、貨物運送與搬家等服務,並以「誠品」作為被告公司名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞;又被告曾自稱「搬家業的誠品」、自詡「蘊含著成為『搬家業的誠品』的雄心壯志」並藉以行銷宣傳其服務,上述行為若不加以禁止,恐將逐漸減弱或分散系爭「誠品」商標強烈指示單一來源的特徵及吸引力,或使系爭「誠品」商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象,有致減損系爭「誠品」商標識別性之虞,顯屬侵害系爭商標之行為,原告遂依商標法第68條第1款至第3款、第70條第1款、第2款、第69條第1項至第3項,民法第179條、第197條第2項、第185條及公司法第23條第2項規定,提起本件商標侵權訴訟,以防止及排除被告之侵害行為,並要求被告更改公司名稱及賠償損害。其後原告於第二審另追加公平交易法第22條、第25條規定之訴訟標的,惟此部分追加因被告不同意而未獲法院准許。

被告則抗辯:其最早成立於91年,距原告107年3月發函、6月起訴時,已逾15年,加上市場上以「誠品」為特許名稱之公司甚多,原告應早有認識,而被告最早於91年即已設立,與原告已併存十餘年,16年來並無消費者發生實際混淆誤認之情事。此外,被告亦信賴實務上有其他法院判決認為原告系爭商標與他人使用之「誠品(註冊於衣服)」、「誠品家具」等商標並無致混淆誤認之虞,因此產業類別差異更大的「誠品搬家」服務更應不會有混淆誤認之虞才是。原告自己怠於行使權利,於被告長期使用十餘年後,遲至107年才提起訴訟主張權利,實有違誠信原則,自有權利失效之適用。

本件一審法院認定被告行為並無致消費者混淆誤認之虞(商品/服務不類似),故並未構成商標法第68條及第70條之違法(參智慧財產法院107年度民商訴字第43號民事判決),然二審法院採相反看法而認被告行為有致消費者混淆誤認之虞(商品/服務類似),已構成商標法第68條及第70條之違法(參智慧財產法院109年度民商上字第8號民事判決)。嗣後經被告上訴三審,最高法院審理後認定原審(指二審法院)判決有諸多違法之處,其中一項為:被告於事實審提出有關原告違反誠信原則之抗辯,核屬重要之防禦方法,原審就此恝置不論,未說明何以不足採取之理由,即為被告敗訴之判決,自有判決不備理由之違法,乃將本件發回二審法院重為審理(參最高法院110年度台上字第2921號民事判決)。經查詢司法院裁判書系統,本件發回重審之案號列為智慧財產及商業法院111年度民商上更一字第5號,惟截至本文截稿時,二審法院尚未作出判決,故無法得知其重為審理後之認定結果。

三、AUTEL商標案─系爭商標之申請並非善意,且基於商標權人與原廠之協議(容許原廠在臺灣所合法授權之其他經銷商,於行銷系爭商品時得使用近似商標),商標權人對該等經銷商提告,是否有違誠信原則?

本件一審原告為呂學本(本件雖歷經上訴至二、三審,以下仍統稱原告,以利說明),於102年3月8日申請註冊「AUTEL」商標,並於103年2月16日獲准註冊為第01627142號商標(即系爭商標),指定使用於第9類汽車相關檢測儀器等商品。原告呂學本為系爭商標權人,亦為訴外人岑美國際有限公司之法定代理人。

本件一審被告為「雷龍國際興業有限公司」及「振通行」(以下統稱被告,以利說明)。

被告未經原告同意,於社群網站、實體店鋪所銷售綜合型商用車診斷儀等商品(下稱系爭商品),使用與系爭商標高度近似之「」商標(即被告實際使用的商標,下稱據爭商標),有致相關消費者混淆誤認之虞,原告遂依商標法第69條第1項、第2項規定,提起本件商標侵權訴訟,以防止及排除被告之侵害行為。

被告則抗辯:原告於102年3月8日申請註冊系爭商標前,據爭商標早已經訴外人大陸地區深圳市道通科技股份有限公司(下稱道通公司)廣泛使用於系爭商品上,為相關消費者所熟知之著名商標,系爭商標有商標法第30條第1項第11款規定情形,應撤銷其註冊。且被告業於108年4月1日經道通公司授權為臺灣之經銷商,基於商標法第36條第1項第3款善意先使用規定及原告同意道通公司保留授權其他臺灣經銷商之權利,被告自不受系爭商標效力所拘束。此外,原告於101年間即因業務往來而知悉道通公司使用據爭商標,惟原告為爭取擔任道通公司之代理商,非為使用於自己之商品,而惡意搶先在臺灣註冊系爭商標,故原告是以不正當之方法取得系爭商標權,造成不公平競爭,且原告明知被告已獲道通公司授權在臺灣販售系爭商品,竟仍提起本件訴訟,有違誠信原則,屬權利濫用…。

本件一、二審法院基於以下理由皆判被告敗訴:按商標法第69條第1項、第2項規定,以客觀上有侵害事實或侵害之虞即為已足,並不以侵權人主觀上有故意、過失為必要。被告既於系爭商品之廣告、包裝使用近似於系爭商標之據爭商標,有使消費者產生混淆誤認之虞,自屬侵害原告之系爭商標權,是以原告依上開規定,請求防止及排除侵害,應予准許。至於被告所抗辯之事由,一、二審法院認被告均未能證明據爭商標於系爭商標申請註冊時,已屬著名商標,系爭商標自無商標法第30條第1項第11款不得註冊而應予撤銷之事由。此外,據爭商標縱有在國外先使用之情形,惟商標法第36條第1項第3款善意先使用規定,有屬地主義之適用,且善意先使用是屬「不構成侵權」之抗辯事由,此抗辯事由並非得單獨讓與或獨立授權之標的,因此只有被告據爭商標權人或先使用人得以主張,然而被告既非據爭商標權人或先使用人,僅屬被授權使用,自不得主張善意先使用之抗辯(參智慧財產法院108年度民商訴字第55號民事判決、智慧財產法院109年度民商上字第21號民事判決)。

嗣後經被告上訴三審,最高法院審理後認定原審(指二審法院)判決有如下判決不備理由及未予詳加調查審認之情事:查原告自101年2月間起,即知悉道通公司之據爭商標,其申請註冊與據爭商標近似之系爭商標,應屬惡意,為原審確定之事實,而被告於事實審提出有關原告違反誠信原則之抗辯,核屬重要之防禦方法,原審就此恝置不論,復未說明何以不足採取之理由,即為被告敗訴之判決,自有判決不備理由之違誤。又參照道通公司與岑美公司間之電子郵件,原告於取得系爭商標註冊後,曾與道通公司就103年10月17日之會議內容成立協議(道通公司授權岑美公司為AUTEL全線診斷儀器產品在[臺灣之代理商,惟(此七字為筆者參照前後文予以推測添加,原判決於此處並未提供完整內容)]道通公司保留跟其他臺灣公司簽訂臺灣經銷協議之權利..),據此似應解讀為原告容許道通公司在臺灣所合法授權之其他經銷商,於行銷系爭商品時得使用據爭商標。其後,被告雷龍公司於108年4月1日與道通公司簽立經銷商協議,是以基於上開事實,原告能否謂被告使用據爭商標於系爭商品之包裝或廣告之行為,有構成系爭商標權之侵害?進而對被告請求侵害之防止及排除?則有進一步探究之必要。原審未詳加調查審認,遽為不利被告之認定,未免速斷。最高法院乃廢棄原判決、將本件發回二審法院重為審理(參最高法院111年度台上字第16號民事判決)。經查詢司法院裁判書系統,本件發回重審之案號雖曾列為智慧財產及商業法院111年度民商上更一字第3號,惟紀錄顯示嗣後已和解收場,事實審法院已無須就此事件作出判決,故外界亦無從得知其重為審理後之認定結果。

四、結語

由上述案例可知,商標權之行使是否有違反誠信原則而構成權利濫用之情事,於上訴三審時,亦可能受到最高法院之關注與檢視。惟如本文前言提及,誠信原則或禁止權利濫用原則屬上位、抽象之法律概念,於何種情況會構成商標權的濫用,仍須追蹤後續法院就個案之判定結果,進一步蒐集相關案例並分析歸納其適用情形,以作為具體認定之論據。

此外,由於誠信原則僅為行使權利、履行義務之指導原則,欠缺請求權基礎所需具備之「法律效果」,並非完全性條文(具備構成要件及法律效果之法條),不足以作為當事人一方得向他方有所請求之法律規範,故無法作為給付訴訟(指原告要求法院判准被告為一定內容之給付,此內容包含:金錢/物之給付,或作為/不作為)的請求權基礎(參最高法院108年台上字第61號民事判決),僅得作為對抗權利人之抗辯事由。而於商標侵權訴訟中,以商標權人違反誠信原則作為抗辯事由,若為法院所採納,則僅該案件之被控侵權行為人不受系爭商標權效力所拘束,即該商標權人於該案件中無法對該被控侵權行為人主張其商標權(相對性),但並不影響該商標權之(對世)效力;換言之,只要該商標權仍有效存在(未被拋棄、撤銷或廢止),商標權人仍得對其他人主張商標權。

參考資料:

1.臺灣高等法院臺中分院108年度上易字第518號民事判決
2.維基百科 (https://zh.wikipedia.org/zh-tw/誠品書店)
3.智慧財產法院107年度民商訴字第43號民事判決、智慧財產法院109年度民商上字第8號民事判決、最高法院110年度台上字第2921號民事判決
4.智慧財產法院108年度民商訴字第55號民事判決、智慧財產法院109年度民商上字第21號民事判決、最高法院111年度台上字第16號民事判決
5.司法院裁判書系統 (https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx)
6.最高法院108年台上字第61號民事判決

 *任職台一國際法律事務所

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