游雋羲*

壹、 前言

我國商標法第30條第1項第11款對著名商標之保護，可依規範目的究係為防免「混淆誤認之虞」或「減損識別性或信譽之虞」，區分為前、後二段，且司法實務多肯認後段要求之著名程度高於前段，甚至經最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議，將二者之著名程度明確設定為：在相關消費者間著名，則可謂基本滿足前段之要件，但若欲成為後段之保護客體，則須達一般消費者普遍知悉方可。惟最高行政法院112年3月17日作成之111年度大字第1號裁定更動了先前見解，提供了不同以往之思路，值得一探究竟，並對後續發展拭目以待。

貳、最高行政法院111年徵字第2號商標異議事件及同年度大字第1號裁定簡介--

一、基礎事實

訴外人英籍「安娜貝拉范侖鐵諾」於民國106年5月3日以「GIOVANNI VALENTINO Italy」商標（嗣變更商標名稱及圖樣為「GIOVANNI VALENTINO」），指定於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第24類之「布料；薄絹；紡織製掛毯；......（以下省略）」等商品，向經濟部智慧財產局（下稱被上訴人）申請註冊，並於107年2月7日申請變更申請人為「優尼士國際股份有限公司」（下稱參加人）。經被上訴人審查後，准列為註冊第01920292號商標（下稱系爭商標）。後遭義大利商「法倫提諾公司」（下稱上訴人）以系爭商標有商標法第30條第1項第10款及第11款所定不得註冊事由故對之提起異議；被上訴人審查後，認系爭商標並無上述商標法規定之適用，以108年11月26日中台異字第G01070605號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，復經訴願決定駁回。上訴人仍不服，旋向智慧財產法院（後更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）提起行政訴訟，經原審109年度行商訴字第55號行政判決駁回其訴。上訴人不服，乃向最高行政法院提起上訴。

二、本案爭點：

商標法第30條第1項第11款後段（下稱後段）所述之著名商標，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉，始有適用？

三、裁定作成始末：

（一）程序相關：

承審之第四庭經評議後，所欲採取為裁判基礎之法律見解，與最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議存在歧異。嗣徵詢其他各庭意見後，受徵詢庭仍莫衷一是，故提案至最高行政院大法庭，由大法庭作出中間裁定，以為後續審判之準繩。

茲以紅色箭頭表示第四庭自意識見解歧異起，迄提案於大法庭之流程如下圖：

（二）實體相關：

1. 相關條文立法歷史--

2. 世界智慧財產權組織（WIPO）於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，明確指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之，又除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標之減損產生。基於APEC會員國有遵守WIPO決議之義務，我國商標法於92年增訂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊」規定，並將「公眾」修正為「相關公眾」，同時促使本國商標法與前揭WIPO決議保持同步。在先見解--

最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議：

隨具體個案之積累，實務逐漸意識到各有不同理論基礎與立法意旨之前、後段規定，其所要求之著名程度高低不一，適用上亟需清晰之界定，從而形成有力說，即--前段應解釋為僅在相關消費者間著名，後段則應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉，始符合立法目的，暨平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭。其理由如下：

(1) 前段規定之目的，在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，保護之對象為相關消費者，而所稱相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言。

(2) 後段規定之目的，則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務對類別為限。倘商標僅在某一類商品或服務之相關消費者間具有著名性，對於不同類別商品或服務之其他消費者不具著名性，自不宜使其在不同類別之商品或服務取得壟斷或排他使用之權利，否則將造成市場不公平競爭之結果。

因此，認商標法施行細則第31條就「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於後段所稱之「著名商標」。

3. 第四庭之意見--

最高行政法院111年徵字第2號裁定：

承審之第四庭經研討後，認為應就在先見解做出修正；亦即--後段「著名商標」之定義，應回歸細則第31條之規範，係指有客觀證據足認已廣為相關事業或消費者所普遍者即屬之；依商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準（下稱審查基準）之規範，參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品或服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他因素綜合判斷，且商標著名程度若高至一般消費者所普遍認知的程度，較有可能適用後段之規定，但並無須達一般消費者普遍知悉之程度，始認有該後段規定之適用。第四庭採取否定說之理由如下：

(1) 就「後段所稱著名商標之定義」而言：

•  商標法施行細則第31條業已明定於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍知悉之程度即屬商標法所稱之著名商標，並未再就前、後段所稱之著名商標分別做不同界定。

•  依92年增訂商標淡化規定之立法意旨，亦無將減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者之商標著名程度，提高至一般消費者普遍知悉之程度，始有不得註冊規定適用之意涵。

(2) 就「適用淡化保護要件之著名程度」而言：

審查基準3.2.明定，「第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。......商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，就較有可能適用第30條第1項第11款後段規定」。依上開審查基準規定，並未要求後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段之適用。

(3) 參酌國際法：

WIPO共同決議事項之第2條明定(a)作為決定商標是否為著名商標的條件，會員國不得要求......(iii)該商標為該會員國中一般公眾所普遍知悉。又於該決議事項第4條(1)(ii)規定，商標的使用可能會以不正當的方式減損或淡化著名商標的識別性特徵為目的，會員國可要求該著名商標必須為一般共眾所普遍知悉。亦即關於著名商標減損或淡化著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度，可由會員國自行決定。

縱以目的性限縮之法學方法解釋商標法施行細則第31條，亦無法得出後段著名商標之著名程度須達一般消費者普遍知悉之結論，則肯定說之前揭要求係無端提高了適用後段之門檻、增加了法律所無之限制，將導致許多著名商標無法獲得淡化保護，顯然不符合立法意旨，並有損害商標權人財產權保護之虞。第四庭擬採否定說，無論著名商標之定義，抑或適用淡化保護之要件，均毋須達「一般消費者普遍知悉」之程度，從而給予法官在認事用法之際以切合個案具體需求之更大裁量空間。是否符合著名商標之定義，與是否該當適用淡化保護之要件係屬二事，應拆為二審查階段分別斟酌。

4. 統一見解--

最高行政法院111年度大字第1號裁定：

(1) 大法庭就前揭法律爭議，明確裁定「後段規定所稱『著名商標』，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該條款規定之適用」。

(2) 之所以採取否定見解，除基於與第四庭一致之考量外，大法庭亦著眼前、後段之關聯性，補充理由謂：92年增訂商標淡化規定之「提案說明所指對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之，自非僅限於針對著名商標之混淆誤認，亦應包括著名商標之減損」。

(3) 大法庭進一步指出，由於商標法第70條第2款規定視為侵害商標權之情形，包括使用著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致消費者混淆誤認之虞，或減損著名商標之識別性與信譽之虞，前述視為侵害商標權情形，均共同使用「著名商標」用語。肯定說見解「顯與商標法第70條第2款規定關於上述民事事件，就著名商標內涵並無分別界定產生衝突，造成著名商標民事訴訟請求減損該商標之識別性或信譽之虞保護事件，與行政訴訟請求他人減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞之商標不得註冊之保護事件，就著名商標定義內涵分別採取不同解釋之歧異情形」。如此系爭商標可能因據爭著名商標未達一般消費者普遍知悉程度、不受後段之淡化保護而獲准註冊；而該甫於行政訴訟中勝訴、方獲准註冊之系爭商標權人，一旦將系爭商標投放於實際交易市場使用，卻會因據爭商標之著名程度該當相關消費者知悉，而構成民事侵害。此無論對商標權人之商標使用權益，抑或對市場交易秩序，均會造成無所適從之不利影響，越見肯定說之不足採。

(4) 對於不同意見認為有判準模糊，操作不易問題，「後段有關商標減損保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，應係於判斷是否該當後段『有減損商標識別性或信譽之虞』要件時，就其中參酌因素『商標著名之程度』之審查中予以區分，而非於審查後段『著名商標』要件時予以區分，亦非認僅須達已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，即可該當『有減損商標識別性或信譽之虞』之要件，致有過度保護著名商標權人情形」。大法庭也藉此點出著名程度應於「是否有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」階段判斷，從而澈底杜絕誤於「著名與否階段」判斷著名程度之可能性。

參、結論與尾聲：

肯定說之所以就商標法第30條第1項第11款前、後段之「著名」程度，創設分別對應相關消費者與一般消費者之標準，係建立在前、後段各有不同理論基礎與立法宗旨，從而後段對商標著名程度之要求應較前段為高。對此核心立論基礎，採取否定說之第四庭及大法庭均並無意推翻，而僅就以下三點進行釐清：

• 著名商標之定義與適用淡化保護之要件應分屬二審查階段，個案判斷時若商標確屬著名，再於判斷「是否有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」要件之階段，審酌其著名程度之高低；

• 後段與前段於著名商標之定義並無二致，均應符合商標法施行細則第31條規定「有客觀證據足認已為相關消費者所普遍認知」始克當之；

• 適用淡化保護之著名程度，不再侷限於必須達到一般消費者普遍知悉，而應參酌審查基準所臚列之商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品或服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖等5項因素綜合判斷。商標著名程度若高至一般消費者所普遍認知的程度，較有可能適用後段之規定。

經大法庭統一法律見解，最高行政法院亦於同日做成110年度上字第138號判決。據爭「」、「」、「」及「」諸商標雖進入後段淡化保護要件之審查，惟因參加人之使用出自善意、無證據顯示系爭商標之註冊將減弱據爭商標識別性或汙損後者之商譽等原因，上訴仍遭駁回。

如今最高行政法院大法庭作出裁定，著名商標無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有後段淡化保護規定之適用。然而如何避免判準模糊、操作不易之缺點，或避免對自由競爭造成不當影響，尚有待具體個案日積月累後，再進一步觀察。

*任職台一國際智慧財產事務所商標部