陳蒲璇*

一、前言

隨著社群媒體的蓬勃發展，創意翻玩、惡搞、致敬他人品牌的商業行為於全球日趨興盛，此種惡搞、致敬他人商標之行為是否會侵害他人的商標權，亦或僅是屬於將他人的商標經過戲謔性模仿，使用於自己的商品上，傳遞批判或諷刺性內涵的戲謔仿作，而具有藝術價值，受言論自由保護，已成為一重要議題。在台灣，曾經紅及一時的「嬌蕉包」與「流淚香奈兒包」，皆為涉及戲謔仿作之經典案例，近幾十年在美國亦不乏有多起戲謔仿作之商標爭議案件，顯見商標戲謔仿作已為多國商標侵權爭議常見之課題。本文將簡述美國近年引人注目之VIP PRODUCTS V. JACK DANIEL’S案件，說明美國法院審理戲謔仿作商標之尺度，法院如何判斷戲謔仿作商標是否受蘭哈姆法（Lanham Act）混淆誤認之虞測試規範或取得言論自由之保護及商標淡化議題，並進一步簡介本案目前之最新發展。

二、案件背景及事實

原告VIP公司設計、生產製造並銷售「Silly Squeakers」系列之橡膠製狗玩具，自2007年至2017年已販售超過數百萬件。該系列商品係以與狗相關之內容，以一比一之比例改造仿製多種知名飲料瓶罐。VIP公司聲稱其創製「Silly Squeakers」系列狗玩具係要展現「狗在我們人類生活中的人性化」並「議論那些非常重視自己的公司」。

被告Jack Daniel's為一著名的美國威士忌品牌，並以方形酒瓶和黑色標籤為其商品之主要識別標識[1]。

VIP公司「Silly Squeakers」系列於2013年7月新推出「Bad Spaniels」酒瓶形狀狗玩具。該酒瓶標籤上標有「Bad Spaniels」文字，並於文字上方畫有一西班牙獵犬之圖樣。該玩具酒瓶外觀與Jack Daniel's之「Jack Daniel's Whiskey Old No.7」酒瓶外觀相似，但有加上與狗相關的改造，例如：以「Bad Spaniels（壞西班牙獵犬）」取代「Jack Daniel's」；以「the OLD No.2, on your Tennessee Carpet（在你田納西地毯上的OLD No.2）」取代「Old No.7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey（田納西酸麥芽威士忌Old No.7）」字樣；有關酒精濃度之描述則改為「“43% POO BY VOL.” and “100% SMELLY.”（43%的便便及100%的臭味）」此外，其另貼有一標籤宣稱「該產品非附屬於Jack Daniel酒廠」。

三、訴訟歷程

2014年Jack Daniel's要求VIP公司停止販售「Bad Spaniels」狗玩具，VIP公司則提起訴訟確認其「Bad Spaniels」狗玩具並未侵害或淡化任何Jack Daniel's之商標權，及Jack Daniel's的商業外觀（trade dress）、其瓶身設計非商標保護之範疇，並請求撤銷Jack Daniel's的瓶身設計之商標註冊。Jack Daniel's則提起反訴主張VIP公司對其商標權及商業外觀構成侵權及淡化。

針對商標侵權爭點，一審法院認VIP公司無權主張指示性合理使用，因其並未使用與Jack Daniel's完全相同之商標或商業外觀於「Bad Spaniels」狗玩具上。再者，因Jack Daniel's之商業外觀及其瓶身設計係用以推銷不具表達性之商業產品，故VIP公司無權主張美國憲法第一修正案（First Amendment）之合理使用抗辯。針對Jack Daniel's的瓶身設計是否具商標權之爭點，一審法院肯認Jack Daniel's的商業外觀及瓶身設計具識別性、非通用性、非功能性，故為商標保護之範疇。故VIP公司對Jack Daniel's之商標及商業外觀構成侵權及商標淡化。一審法院並對VIP公司核發永久禁制令，禁止其製造、銷售「Bad Spaniels」狗玩具。

VIP公司不服此判決結果，並上訴至美國第九巡迴上訴法院。

四、判決理由

1. 功能性及識別性

產品商業外觀或設計如擬取得商標保護，需具有識別性或非功能性。商業外觀或設計是否為功能性而不具識別性，應就其整體觀察判斷，而非就產品之個別特徵判斷之。

Jack Daniel's的商業外觀係由瓶身及標籤要素組成，並包含「Jack Daniel's and Old No.7」文字商標，故一審法院整體觀察後肯認該商業外觀具識別性、非功能性之判決無誤。

2. 指示性合理使用

指示性合理使用主張不適用於與原告不完全相同之商標。縱使「Bad Spaniels」狗玩具與Jack Daniel's的商業外觀及瓶身設計類似，仍有部分具有明顯差異，例如：西班牙獵犬圖樣及「Bad Spaniels」文字，故排除了指示性合理使用主張之可能性。一審法院判決VIP公司無權主張指示性合理使用無誤。

3. 美國憲法第一修正案（First Amendment）之合理使用抗辯

一般而言，商標侵權之判斷係依據蘭哈姆法（Lanham Act）混淆誤認之虞判斷原則，要求商標權人須有有效且可受保護之商標，且侵權行為人使用其商標有致混淆誤認之虞。但當涉及「藝術表達」議題時，混淆誤認之虞測試無法衡量自由表達之公共利益。因此，表達性著作須符合Roger 測試[2]之任一標準，方得適用蘭哈姆法。Roger 測試要求原告應證明被告使用商標係：

A. 與潛在著作不具藝術關聯

B. 明顯誤導消費者著作之來源或內容

此外，是否為表達性著作之判斷標準在於著作是否為「思想交流或觀點表達」。著作不需達到經典之程度，亦不會僅因其得用於商業性販售而被認定為不具表達性。

在Gordon v. Drape Creative案中，法院認定即使賀卡未展現出高度創意之藝術性，但因其傳達幽默訊息，仍屬美國憲法第一修正案保護之「表達性著作」。

本案「Bad Spaniels」狗玩具藉由文字遊戲傳遞幽默詼諧之訊息，將Jack Daniel’s瓶身上嚴肅的文字「Old No. 7 Brand」替換為滑稽的訊息「The Old No. 2.」。其效果在於將「對商標不敬的表現」與「商標權人創造的理想化形象（idealized image）」並列，來傳達「簡單」的訊息。這些不必嚴肅看待之商業及產品圖像的幽默訊息正是憲法第一修正案保護之表達性著作。與前述Gordon案的賀卡相同，「Bad Spaniels」狗玩具傳達幽默訊息，屬表達性著作。

在Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog案件中，第四巡迴上訴法院之見解得支持本案。在該案件中，法院認為與Louis Vuitton小手提包大致相似的狗玩具係成功的戲謔仿作LV公司之手提包、商標及其商業外觀，故並未侵害LV公司之商標權。
（值得注意的是，第四巡迴上訴法院在判斷狗玩具是否侵害LV公司商標權時，係基於混淆誤認判斷原則，而非美國憲法第一修正案，與本案不同。）

綜上所述，「Bad Spaniels」狗玩具屬表達性著作，一審法院未要求Jack Daniel’s證明其有滿足Roger 測試之任一條件，而逕錯誤認定「Bad Spaniels」狗玩具構成商標侵權，故第九巡迴法院撤銷一審法院之侵權判決，並發回重審Jack Daniel’s是否有符合Roger 測試之任一條件。

4. 商標淡化

當商標非商業性使用時，即不會因醜化而致商標淡化。當言論不僅僅用於商業交易時，該言論即屬於非商業性言論。故縱使商標用於販賣產品，仍有可能被認定為非商業性使用。

即使VIP公司使用Jack Daniel’s的商業外觀及瓶身設計販賣其「Bad Spaniels」狗玩具，其仍然有用於傳遞幽默訊息，且承前所述，該訊息受到憲法第一修正案之保護。因此VIP公司並未對其構成商標淡化。

五、判決結果

維持一審法院認Jack Daniel’s商業外觀具識別性、非功能性及其商標有效之判決。撤銷一審法院商標淡化之判決，撤銷侵權判決並發回重審。另撤銷一審法院對VIP公司所發之永久禁制令。

六、案件發展

Jack Daniel’s不服本案判決，請求美國聯邦最高法院審理本案，聯邦最高法院已於2022年11月21日受理本案，將審理「Bad Spaniels」狗玩具是否對Jack Daniel’s的商業外觀及瓶身設計構成侵權。[3]本案上訴至最高法院之爭點有二，其一為「在自己的產品上幽默的將他人商標作為自己的商標使用，是否受蘭哈姆法之傳統混淆誤認之虞判斷標準規範或取得較高之美國憲法第一修正案合理使用之保護」；其二為「在自己的商業產品上幽默的將他人商標作為自己的商標使用是否屬『非商業性使用』，因而無法提出因醜化而造成商標淡化之主張」。

Jack Daniel’s主張第九巡迴上訴法院不當的給與幽默使用商標較高之保護，並聲稱第九巡迴上訴法院應與其他巡迴上訴法院相同，應直接於蘭哈姆法之混淆誤認之虞判斷原則中考量幽默使用性質。再者，Jack Daniel’s主張第九巡迴上訴法院錯誤的認定VIP公司幽默的使用Jack Daniel’s商標行為屬非商業性使用，並進一步指出國會雖有明確將對著名商標戲謔仿作排除構成商標淡化，但前提是該仿作行為非用於表彰被告之商品來源。本案應較適用上述戲謔仿作之豁免條款，但因VIP公司使用Jack Daniel’s商標以表彰其商品來源，故戲謔仿作之豁免條款不適用於本案。[4]

截至2023年1月31日，美國聯邦最高法院尚未就本案作出判決。

七、結語

本案受到包含康寶濃湯公司（Campbell Soup）、Levi牛仔褲公司等諸多大型公司之高度關注，都曾督促最高法院法官受理此爭議案件，顯見本案之重要性。萬眾矚目美國聯邦最高法院將如何判決本案，是否會肯認第九巡迴上訴法院對戲謔仿作之判斷標準，亦或將建立新準則，值得密切關注。

參考文獻:

[1] VIP PRODUCTS LLC. V. JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC.
[2] Rogers v. Grimaldi, 875 F. 2d 994（2d Cir. 1989）
[3] 維基百科-傑克丹尼
[4] 諧仿？狗玩具涉抄襲威士忌商標 最高院受理，世界日報，2022年11月22日
[5] Supreme Court Report: Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 22-148

*台一國際智慧財產事務所商標部主任