壹、概述
商標所有人為保護其在營業或交易過程中用來與他人的商品或服務相區別的標識，除向商標主管機關申請註冊取得商標權外，本應積極行使商標權以保護商標帶來之商業利益，惟許多商標權人在新加坡行使商標權時並不知道，當為排除商標侵害，以侵犯商標權為由威脅他人將提起訴訟之時，自己也可能因而觸犯法律。依新加坡商標法規定，倘若上述之威脅是毫無理由的、因而造成他人商業利益之損失，受威脅之一方可依法提起救濟訴訟。
新加坡高等法院（High Court)[註1]，於2022年09月16日對「COFAN」商標侵權案作出判決[註2]。本案承審法官對被告提出的商標無效之反訴作出了有利於被告的判決，但駁回其反訴原告提起之商標侵權訴訟係為「無理威脅(groundless threat)」之訴訟請求。
貳、案情概要
一、背景事實
Triple D Trading Pte Ltd(以下稱Triple D)為一家在新加坡販賣風扇商品之公司, 於2019年02月27日以「COFAN及風扇設計圖」(如右圖所示) 在新加坡申請註冊系列商標(以下稱本案商標)，並於2019年08月22日獲准註冊為第40201904164S號商標[註3]。指定商品包括第9類之「遙控器、遙控裝置」及第11類之「風扇、熱水器、燈具」等商品。
2019年8月新加坡商Fanco Fan Marketing Pte Ltd[註4] (以下稱Fanco Fan)在新加坡銷售標示「CO-FAN」商標之風扇商品，Triple D於2021年05月24日以Fanco Fan侵害本案商標為由向新加坡高等法院提起商標侵權訴訟。
Fanco Fan提出反訴(counterclaim) [註6]，除主張Triple D係惡意註冊本案商標，請求法院宣告本案商標註冊無效外，並同時根據新加坡商標法第35條第(1)項[註5]提出救濟訴訟，主張Triple D所提起之訴訟係為無理威脅之商標侵權訴訟，並請求[註7]法院宣告Fanco Fan所受之威脅無正當理由、簽發禁制令(injuntion)禁止Triple D持續的威脅及就因威脅而蒙受之損失請求損害賠償。
二、法院判決
1. 商標無效請求
法院表示有關Triple D是否為惡意註冊本案商標，Fanco Fan 指控Triple D因該公司唯一董事及股東，Mr. Phua Kian Chey Colin，知悉「COFAN」商標之存在，進而惡意搶註本案商標。依雙方所提出之證據資料，法院認為Mr. Phua於2016年確曾任職於Fanco Fan擔任銷售及行銷經理，惟Fanco Fan無法提出具體事證，證明於2016年2月及3月Fanco Fan曾召開公司內部會議，Mr. Phua因參加上述會議而知悉 Fanco Fan 計畫將原有商標「FANCO」之音節反轉為成「CO-FAN」，並將其使用在以直流電驅動之新系列風扇商品上成為Fanco Fam 之新商標。Fanco Fan以上述事由主張惡意部分，缺乏具體事證無法成立。
至Fanco Fan另主張Triple D申請註冊本案商標時，有意利用該公司商標「FANCO」之商譽及聲譽部分，法院認為商標「FANCO」及本案商標中之「COFAN」雖非為混淆性近似之商標，惟Mr. Phua在Fanco Fan任職長達7年，其辯稱不知道「FANCO」音節的反轉後將成為「CO-FAN」、本案商標係自創之說法，無法採信。又Fanco Fan早在2018年11月9日便著手準備使用「CO-FAN」商標，因此Triple D主張Fanco Fan係於2019年知悉Triple D的「COFAN」商標後才創作了「CO-FAN」商標，顯與事實不符。法院認為Triple D經由Mr. Phua知悉「COFAN」與「FANCO」之相似之處，並進一步利用Fanco Fan已建立商標「FANCO」之商譽及聲譽，而申請本案商標之行為，實無法符合可容許的商業行為之標準。法院因而判決Fanco Fan主張本案商標註冊應為無效之請求獲得勝訴，本案商標應自商標註冊簿中移除。
2. 無理威脅商標侵權訴訟之請求
至Fanco Fan根據Triple D於2021年4月透過律師寄給Fanco Fan要求其停止使用「CO-FAN」商標之兩封警告信函所提出之反訴，法院認為雖新加坡商標法第35條規定對商標侵權訴訟中之無理威脅提供了救濟途徑，惟依據第35條第(1)項提出之救濟訴訟，提起訴訟中之一方須證明: 確存在提起商標侵權訴訟之威脅、該威脅與條款中之除外行為無關，以及需為受害人(aggrieved person) [註8]。在本案中，任何一個以理性人視角度站在Fanco Fan立場的人都會認為，Triple D 2021年4月寄給Fanco Fan警告信函中之用語，是一種將提起訴商標侵權訴訟的威脅，且此威脅已超出了上述條款所排除之行為，惟關於Fanco Fan是否為法條所規範之受害人，法院則認為Fanco Fan非為受害人，因其無法在其所謂因經銷商取消訂單所蒙受之損失與Triple D警告信函中之威脅之間建立因果關係，因此駁回Fanco Fan反訴Triple D所提起之訴訟係為無理威脅商標侵權訴訟之請求。
參、商標侵權訴訟之無理威脅
由於商標侵權訴訟通常費用高昂且費時費力，即使僅僅是提起商標侵權訴訟的威脅，也可能對企業或個人造成重大的損失。為了確保商標的發展不被扼殺，並防止商標權人以非正當之行為行使權利，濫用其商標權打擊競爭對手或競爭對手之交易相對人(包括消費者或代理經銷商等)，新加坡在商標法第35條中提供遭受到侵權訴訟的威脅之人，可依法尋求相關救濟之法律途徑。即使商標權人已證明遭受訴訟威脅之人的行為確已構成侵害其商標權，惟若其可證明該商標註冊應予撤銷或宣告無效，仍有權提起救濟訴訟[註9]。
如何判斷商標侵權訴訟之無理威脅，新加坡高等法院在上述判決中清楚說明所檢視之三大要項:
一、以「理性人(reasonable person)」的視角來確定是否存在威脅
新加坡商標法中並未要求商標權人在威脅他人將提起侵權訴訟時，須採用特定的法律語言（如 “我將對你提起侵權訴訟”），只要被告確實聲稱對某特定商標擁有合法商標權，並且打算對原告執行上述商標權提起商標訴訟，即符合法條中所謂的威脅。法院認為商標法第35條旨在保護現行的智慧財產權和防止權利人利用侵權訴訟的威脅來遏制合法商業活動的「霸凌(bullying)」策略之間取得令人滿意的平衡。因此需客觀地解釋是否為「威脅」，即站在收受警告信函之人的立場，以理性人的視角、在瞭解所有收信時相關的情況後，來檢視是否存在威脅。
在上述判決中，Triple D 於2021年4月寄給Fanco Fan兩封警告信函，函中包含指出「(被告)行為構成侵害(原告)商標」、通知「停止使用“CO-FAN”或“COFAN”之品牌名稱或任何變換…」及聲明「(原告)保留採取行動對抗(被告)商標侵權的權利並尋求所有適用對抗(被告)之救濟和法令」[註10]等語詞。法院認為以理性人視角站在Fanco Fan立場的人都會認為，上述警告信函中之所使用之語詞確為將提起商標侵權訴訟的威脅。
二、以原有的文意判斷商標法第35條第(1)項之除外行為
法院認為商標法第35條第(1)項係使用排他性語詞，即任何受害人當因非為第35條第(1)項(a)~(c)款所列「除外」的行為受到侵權訴訟的威脅時，可提起救濟訴訟，並無任何意思表示對於因進一步之行為(如銷售及/或廣告附有商標的商品)而受到威脅時，就不能提起救濟訴訟。惟若僅以字面文意解釋第35條第(1)項(a)款時，將導致荒謬的結果，即商標權人僅能警告涉嫌侵權之人不得將商標標示於商品上，而不能要求涉嫌侵權之人停止或不得銷售及/或廣告附有商標商品之行為，因後者屬非為(a)~(c)款所列「除外」之行為，商標權人將面臨可能的威脅訴訟。法院雖認為目前第35條第(1)項(a)~(c)款之規定某種程度阻礙了侵權爭端的解決，但在新加坡現行的法律體系尚未改變之前[註11]，仍應以法條原有的文意判斷商標法第35條第(1)項之除外行為。
因此，在上述判決中，法院認為Triple D在2021年4月寄給Fanco Fan之警告信函中所列Fanco Fan之行為(包括聲稱Fanco Fan繼續銷售其他標示「CO-FAN」商標之產品並在蝦皮等網路平台廣告「CO-FAN」商品以及直接銷售標示「CO-FAN」商標之風扇品予消費者)，不屬於(a)~(c)款所排除之行為，因此Fanco Fan有權對Triple D就上列行為將提起商標侵權訴訟之威脅，提出救濟訴訟。
三、提起救濟訴訟之「受害人」確因被告之無理威脅而蒙受損失
商標法第35條第(1)項規定，任何受害人都可以針對毫無理由的侵權威脅提起救濟訴訟。法院認為符合法條所述之「受害人」，需能提出相關事證證明
1. 因被告的威脅而蒙受任何損失；或
2. 在被告的威脅被認定為無理由的情況下，法院仍可以宣告上述威脅是沒有正當理由或核發禁制令限制被告繼續威脅的方式來介入處理是妥適的。
在上述判決中，Fanco Fan雖檢附相關事證主張其經銷商取消購買Fanco Fan標示「CO-FAN」商標風扇商品之訂單，係因Triple D以電話威脅經銷商，而其因此蒙受損失。惟經法院調查，經銷商或聲稱取消訂單是因擔心上述Fanco Fan風扇商品之高價影響銷量，或未說明取消訂單的原因，但無論是否屬實，取消訂單均與Triple D 2021年4月所寄發警告信函中之威脅無關。法院認定Fanco Fan無法提出具體事證證明其因經銷商取消訂單所蒙受之損失與Triple D 2021年4月所寄發警告信函中之威脅有任何因果關係，所以Fanco Fan不符合法條中所指之「受害人」。法院並認為依據現有資料，沒有任何事證顯示Triple D會堅持提出進一步侵權訴訟的威脅，又Triple D之商標侵權之主張已被駁回，法院無須再准予Fanco Fan其他救濟方式之請求。
法院最終駁回了Fanco Fan關於無理威脅之訴訟請求。
肆、結語
商標權人在發現商標權遭侵害時，相較提起時間及金錢成本較高之侵權訴訟，通常先選擇以寄發警告信函(或其他書面)方式通知涉嫌侵權者商標註冊之存在並要求停止繼續使用商標或其他侵害商標權之行為來維護自身權益。惟在寄發出信函之前，應先確定相關法律依據、信函內容所使用之語詞、要求涉嫌侵權者之行為是否妥適以及商標之註冊是否存在任何不確定性。倘在信函中做出不當威脅可能會給商標權人帶來商業和經濟負擔及損失；而收受信函之一方倘若屈服於商標權人不合理的威脅，亦可能使自身商業利益蒙受損害。新加坡高等法院雖在上述判決中為商標侵權訴訟之無理威脅制定了基本判斷原則，但要將這些原則運用於實際個案中可能並不容易。建議在與涉嫌侵權者接觸之前，或在回應涉嫌侵權的威脅之前，先尋求專業法律意見。
附註
[1]新加坡高等法院屬新加坡「最高法院」（Supreme Court）體系。最高法院由上訴法院(Court of Appeal)及高等法院(High Court)組成。高等法院包括高等法院上訴分庭(Appellate Division of the High Court)、高等法院普通分庭(General Division of the High Court)以及新加坡國際商業法庭（Singapore International Commercial Court）。高等法院普通分庭審理刑事和民事初審案件、海商法案件、公司清算和破產程序、地方法院審理之民刑事上訴案及包含智慧財產之專設清單下之案件(Cases under the specialised lists)等。
[2]參見Triple D Trading Pte Ltd v Fanco Fan Marketing Pte Ltd [2022] SGHC 226。
[3]於2022年11月08日登記移轉於Mr. Phua Kian Chey Colin。
[4]同為在新加坡販賣風扇的公司，2011年12月13日在新加坡申請註冊商標 “FANCO Life’s a beeze”於第11類風扇等商品，並於2012年3月29日取得註冊，註冊號數為T1117937J。
[5] 35 (1) 如果一個人威脅他人提起下列除外之註冊商標侵權訴訟
(a) 將商標標示於商品或標示於或擬標示於商品標籤或商品包裝之材料上；
(b) 進口已標示商標之商品或包裝；或者
(c) 使用該商標提供服務
任何受害人均可根據本條款提起救濟訴訟。
35. (1) Where a person threatens another with proceedings for infringement of a registered trade mark other than
(a) the application of the mark to goods or to material used or intended to be used for labelling or packaging of goods;
(b) the importation of goods to which, or to the packaging of which, the mark has been applied; or
(c) the supply of services under the mark,
any aggrieved person may bring proceedings for relief under this section.]
[6] 指在同一訴訟中被告向法院對本案原告提出有相牽連性之獨立請求，取代被告就該請求對原告再另行提起獨立之訴訟，法院在同一訴訟程序中，對訴訟標的或攻擊防禦方法相牽連之兩個訴訟做一次審判。
[7] 新加坡商標法第35條第2項
(2)可請求下列任一救濟方式:
(a) 宣告所受之威脅係無正當理由
(b) 禁止持續威脅之禁制令，
(c) 因受威脅而蒙受的任何損失之損害賠償
(2) The relief which may be applied for is any of the following:
(a) a declaration that the threats are unjustifiable;
(b) an injunction against the continuance of the threats;
(c) damages in respect of any loss the person has sustained by the threats.
[8] 原文如下:
(a) the defendant made a threat to sue for trade mark infringement;
(b) the threat did not relate to acts of infringement that fall within ss 35(1)(a) – 35(1)(c) of the TMA; and
(c) the plaintiff was an aggrieved person within the meaning of s 35(1) of the TMA.
法院採用與 Dr Babor GmbH & Co KG and another v Sante De Beaute Pte Ltd [2018] 5 SLR 928依案相同之見解
[9] 新加坡商標法第35條第4項，原文如下:
35-(4) If the defendant showed that the acts in respect of which proceedings were threatened constitute (or if done would constitute) an infringement of the registered trade mark concerned, the claimant is nevertheless entitled to relief if the claimant shows that the registration of the trade mark is invalid or liable to be revoked in a relevant respect.
[10]判決中之原文為
“[the defendant’s] actions amount to infringement of [the plaintiff’s] trademark“、“[c]ease and desist from using the brand name “CO-FAN” or “COFAN” or any variation…”、[the plaintiff] reserves its rights to take action against [the defendant] for infringement of trademark and seek all applicable reliefs and orders against [the defendant]…”
[11]在英國、澳洲、香港、馬來西亞等國家亦有對於商標侵權訴訟無理威脅的相關救濟訴訟途徑，但法條規範內容有些許不同。英國已於2017年修改“Intellectual Property (Unjustified Threats) Act”，就法條所列除外行為之判斷，賦予法院更高職權，可酌情將警告信函中要求非法條中除外之行為(如銷售標示相同商標於商品或服務的行為)，納入可排除商標權人引發無理威脅訴訟之可能，以反映製造商和進口商也可能販售涉嫌侵權商品的商業事實。
*台一國際智慧財產事務所商標部副理
