鄭天雲*

一、前言

隨著科技及商業之發展，諸多業者行銷手法亦日益更新，已不再僅以單純之平面商標作為廣告文宣進行品牌推廣，亦有以獨特之音效、口白又或是樂曲作為商標，結合商品/服務置放於廣告的開端或結尾，並利用網際網路或電子等形式呈現，藉以吸引消費者關注或進行討論，以達到品牌形象之建立。然關於如何針對前述可作為表彰品牌之聲音商標進行保護，以下筆者參考「聲音商標之研究」¹、「非傳統商標審查基準」²，就聲音商標之註冊淺談如下。

二、何謂聲音商標

依現行商標法(以下稱本法)第18條第1項規定：「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成」，又本法第18條第2項規定：「前項所稱識別性，指足以使商品或服務之間相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」，故足以使消費者區辨商品或服務來源之聲音，也能成為商標法註冊保護的標的。而相較於一般傳統平面商標而言，聲音商標不受拘束、不可見、不可觸摸、無色無味及流動性等特性，更突顯出其與傳統商標之差異。參考非傳統商標審查基準(以下稱審查基準)，聲音商標可分為兩種類型，分別為音樂性商標，例如：一段樂曲或一段歌曲；或非音樂性商標，例如：人聲所為的口白或獅子的吼叫聲。以下就構成聲音商標之要件說明如下：

(一)積極要件：必須為具有識別性之聲音，足以指示商品或服務來源。原則上，聲音商標通常必須經過使用，消費者才會將該聲音與特定之來源產生連結，此時，該聲音始產生商標指示來源之功能，進而具有識別性而准予註冊，因此大部分之聲音商標多係以後天識別性始准予註冊。惟並不排除聲音商標係具有先天識別性之可能，參考審查基準，如含有高度識別性之簡短聲音且包含高度識別性之文字，可能認為具有先天識別性，例如：萊爾富便利商店的「Hi life Hi life 萊爾富」或雅虎奇摩的「Yahoo」，消費者接觸該聲音時，因該聲音除包含簡短有特色之音樂外，亦同時具有高度識別性之文字，即可直接致消費者聯想至特定來源，而具有指示商品或服務來源之功能，故具有先天識別性。

筆者小建議：如要申請聲音商標，嘗試以簡短有特色之音樂結合較為獨特之文字，或能提高聲音商標註冊成功之機率！

(二)消極要件：聲音商標若有下述情事，將不予註冊。

1.商標法第29條第1項第1款：聲音若為說明性聲音，將無法取得註冊。例如：以一段知名古典音樂作品，使用於音樂演奏服務。

2.商標法第29條第1項第2款：聲音若為通用性聲音，將無法取得註冊。例如：「少女的祈禱」為垃圾車撥放，以告知刻正收集垃圾的聲音，於清潔服務，為通用的聲音。

3.商標法第30條第1項第1款：聲音若為功能性聲音，將無法取得註冊。例如：照相機快門「卡喳」聲使用於販售數位相機、單眼等攝影周邊商品。

4.商標法第30條第1項第2款：聲音若為國歌、聯合國或紅十字會等國際組職歌曲，避免消費者誤以為政府或國際組織背書，將無法取得註冊。

5.商標法第30條第1項第7款：若音樂歌詞和宣傳口號含有輕蔑歧視、廣告誇大不實及引人錯誤之表示，或在音樂中加入使用暈眩頭痛、對人體或精神有害之次聲波，應禁止申請註冊。

(三)註冊程序要件：有別於傳統平面商標，因聲音商標具有不可見之特性，因此，聲音商標除必須符合積極要件及消極要件外，且必須使他人能夠具體知悉聲音商標權人之權利範圍，即必須符合程序上之要件，而關於如何具體表達聲音商標之權利範圍，台灣係以混合表示法(即綜合圖像及文字之表達方式)，並可由聲音商標圖樣、商標描述及商標樣本等二方面具體呈現：

1.商標圖樣欄（兩種方式任擇其一）：

(1)商標圖樣以樂譜（五線譜或簡譜）表示，並提交本件聲音之.wav檔（仍應於「商標圖樣描述」簡要說明）。

(2)無法以樂譜表示其聲音者，得就聲音為描述說明，並提交本件聲音之.wav檔（請於「商標圖樣描述」詳細說明）。

筆者貼心小整理：

商標圖樣應以樂譜（五線譜或簡譜）表示，無法以樂譜表示者，得以描述說明代之。故商標圖樣得選擇樂譜（五線譜或簡譜）或單純以描述說明表示；以樂譜表示者，於「商標圖樣描述」得為簡要描述說明；單純以描述說明表示者，於「商標圖樣描述」應為詳細描述說明。

2.商標圖樣描述：

(1)商標圖樣描述必須充分詳實，應足以使任何人閱讀後，均能得知本件聲音商標之內容。

(2)聲音或音樂得搭配文字，亦可不包括文字，其搭配文字部分，應於商標圖樣描述欄中，詳實說明。

筆者貼心小舉例：

※檢附樂譜者：本件為聲音商標，如申請書所附之光碟片所載，係由女高音唱出申請書上所附之音符所構成。

※未檢附樂譜單純以文字描述者：本件為聲音商標，如申請書所附之光碟片所載，係由牛走在石板路上的兩聲牛蹄聲，緊接著一聲牛叫聲所構成。

三、聲音商標目前法律保護現況及爭議案例分享

經查詢，至目前為止（民國111年09月27日），智慧局核准註冊之聲音商標共有55件，其中不乏大家所知悉之「Yahoo」、「MR.BROWN咖啡」、「I’M LOVIN IT」及「你累了嗎」等知名品牌口白或簡短樂曲，而目前尚在申請中之聲音商標共有3件，以上觀之，相較於美國及歐盟聲音商標之蓬勃發展，就台灣而言，是否對於聲音商標之保護意識並非如此充足，抑或者係智慧局對於聲音商標之審查較為嚴格，以下就二相關判決說明如下：

(一)國泰金控案(98年度行商更(一)字第5號)

查原告國泰金控於民國93年3月以「Enrich your life國泰世華銀行」聲音商標，指定於第16類「事務用紙…」、35類「廣告宣傳及宣傳品遞送…」、36類「典當…」、41類「各種書刊、雜誌…」、42類「各種書刊之編輯…」、45類「偵探社…」等商品/服務申請商標註冊，而智慧局以系爭聲音商標旋律過於簡單且結合為常見標語，又原告所檢附之資料均為「銀行相關業務之提供」，尚無法認定已使用於本次指定商品/服務，並成為區辨原告服務來源之標識為由，應不具有識別性而不予註冊。然原告不服，就其中指定之第35類申請於廣告業務部分提起訴願及行政訴訟，最後法院以欠缺先天識別性，及未於指定服務使用系爭聲音商標，無法取得後天識別性為由，予以敗訴處分。

(二)「NIHHON一級棒DAIKIN」(98年度行商訴字第75號)

查原告和泰興股份有限公司(為日本著名大金DAIKIN空調冷氣的台灣代理公司)以「大金之歌」樂曲向智慧局申請註冊商標，並指定於第28類「玩偶、木偶…」等商品，而智慧局及訴願會以系爭商標樂曲冗長，僅予消費者為廣告之背景音樂，且原告所檢附之資料均為「冷氣機、通風機…」等商品資料，並未見使用於「玩偶…」等商品，尚無法認定已使用於本次指定商品，並成為區辨原告商品來源之標識為由，應不具有識別性而不予註冊之決定。然原告不服提起行政訴訟，最後法院以系爭聲音商標本身足以代表「大金品牌」及「和泰興業股份有限公司」，無論使用於主打之冷氣機商品或其他如玩偶等商品，均可清楚指向單一主體，認系爭商標具有先天識別性，訴願決定及原處分均應予撤銷。

(三)二案判決評析

由上述二判決可知悉，智慧局關於聲音商標申請註冊所採取之判斷標準維持一致，即聲音商標是否具有先天識別性，仍須就聲音本身予以判斷，若系爭聲音商標之旋律較為平凡普通，且樂曲本身過於冗長，則易致消費者將其視為背景音樂，而非作為識別商品/服務來源之標識，應不具先天識別性。至關於證明已具後天識別性之部分，則必須檢附於指定商品/服務上已實際使用事證，且於該指定商品/服務上已為消費者所知悉，並足以作為指示商品/服務標識，而非以該系爭聲音商標已於他類商品/服務類別具有識別性之事實，進而涵蓋未實際使用之類別。

今觀前述二判決，於國泰金控案中，法院所採取之見解同智慧局見解，即原告之系爭聲音商標，旋律過於普通，且結合文字亦為識別性較低之通常性流行用語，已缺乏先天識別性，至後天識別性部分，則原告所檢附之資料並非為指定服務項目，亦無法證明系爭聲音商標已於指定服務為消費者所知悉，進而取得後天識別性，故將原告之訴駁回。

反觀，於「NIHHON一級棒DAIKIN」案中，法院卻異於智慧局見解，其認為系爭聲音商標本身已具備先天識別性，一聽即可聯想至「大金品牌」及「和泰興業股份有限公司」，足以表彰商品/服務來源，自當准予註冊，至於是否有檢附第28類「玩偶…」等商品使用資料，則無需計較，因縱使以系爭聲音商標使用於第28類「玩偶…」等商品之上，亦會指向單一來源，即「大金品牌」及「和泰興業股份有限公司」。法院認為智慧局及訴願會已將先天識別性及後天識別性混為一談，其訴願決定及原處分有所違誤，自當予以撤銷。

本人以為，由上述見解可明確知悉，智慧局對於聲音商標之申請註冊係採取較為嚴格之門檻，而較高之審查門檻或可減少後續爭議案件之產生，但是否以減少訴訟案件量為由進而限縮聲音商標之申請註冊管道，仍有待商榷。另關於「NIHHON一級棒DAIKIN」案之判決結果，或可推論出只要聲音本身已具備高度識別性，即使日後擴及至非屬本業之其他營業項目，仍可認定該聲音具有識別性而直接准予註冊，按商標之識別性係指足以使消費者能夠清楚知悉其為表彰商品/服務來源之標識，且商標法亦未規定指定使用商品/服務必須限於原本營業項目，既消費者藉由該聲音已可清楚識別指示商品/服務來源為何，難謂有不得註冊之理，但是否過於擴張該聲音商標所保障之範圍，進而壓縮到其他人之權益，尚有進一步思考之空間。

末者，鑒於智慧局仍是目前審查聲音商標註冊申請之第一線單位，為避免日後因救濟程序延宕，而未能及早取得系爭聲音商標之保護，建議聲音商標於提出註冊申請時，儘量以簡短有特色之音樂結合具有高度識別性之文字，並佐以指定商品/服務之實際使用資料，或較能順利取得註冊。

四、結語

鑒於「聲音」已日漸成為宣傳行銷及建立品牌形象之媒介之一，如何保障表彰品牌之「聲音」亦為維護自身品牌重要途徑之一，且現今科技發達，技術進步若「聲音」未能及時有效受到保護，極易透過網際網路或大眾媒體傳播，出現模仿及盜用等侵權問題，而最好之解決辦法即是盡早申請商標註冊，以合法維護自身權益。

*台一國際智慧財產事務所商標部主任

¹ 蘇以杉，聲音商標之研究，國立臺灣大學法律學院法律學研究所碩士論文，民國103年07月。
² 非傳統商標審查基準，智慧局民國101年07月01日發布生效。