陳怡如* 專利師

一、前言

「反向教示」為專利審查基準所述「肯定進步性之因素」之一。因此，在答辯智慧局以「不具進步性」為理由核駁申請人所請發明的情況，一項可行的答辯策略是說明引證之教示或建議係排除申請專利之發明，這將有利於論證該發明對於所屬技術領域中具有通常知識者非顯而易知，從而建立起該發明具備進步性的論點。智慧財產及商業法院在111年度行專訴字第11號判決¹中對於「肯定進步性之因素」有相關的闡述及說明。本文以智慧財產法院行政判決111年度行專訴字第11號為例，探討「肯定進步性之因素」中之「反向教示」的實務見解。

二、案件歷程

專利權人(下稱原告)係以「一種提高植物的抗氧化物質之方法」向智慧局發明專利（下稱系爭專利）的申請，案經智慧局審查後准予專利。舉發人（下稱參加人）以系爭專利有違專利法第22條第1項第1款、第2項及第26條第2項規定，對系爭專利提起舉發。在舉發審查期間，原告提出更正。經審查後，智慧局審定「更正事項准予更正，請求項1至3、5、7至8舉發成立，請求項4、6舉發駁回」。原告則對上述審定之「請求項1至3、5、7至8舉發成立」部分不服，遂提起訴願。惟訴願決定予以維持。原告不服，又提起行政訴訟。最後，智慧財產及商業法院以111年度行專訴字第11號判決駁回原告之訴。

三、審查基準對於「反向教示」之規定

根據專利審查基準（2023年版）第二篇第三章「3.4進步性之判斷步驟」一節：「申請專利之發明是否具有進步性，通常得依下列步驟進行判斷：

•步驟 1：確定申請專利之發明的範圍；

•步驟 2：確定相關先前技術所揭露之內容；

•步驟 3：確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；

•步驟 4：確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；

•步驟 5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。」

此外，根據上述專利審查基準第二篇第三章「3.4.2.1反向教示」²係指：「於進步性之步驟 2「確定相關先前技術所揭露之內容時」，必須考量相關先前技術中所揭露的整體內容，包括其中對於申請專利之發明是否具有反向教示（teach away）。「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。若相關先前技術對於申請專利之發明具有反向教示，則可判斷具有肯定進步性之因素。」另依照最高行政法院108年度判字第470號判決³意旨，「反向教示」係指相關舉發證據中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含舉發證據中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於舉發證據所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。

四、系爭專利有關「反向教示」之爭點

系爭專利請求項1之內容係：「一種提高植物的抗氧化物質之方法，其包括：（a）置放至少一具調整或保留光譜波長之透光材料於光源和植物光受體間；及（b）光經過該透光材料後，340nm 〜500nm區段之透光率低於59％；500nm〜600nm區段之透光率低於50％；與600nm〜850nm區段之透光率低於78％，其中該光源為自然光源；該透光材料顏色係桃紅色、紫紅色或深紫紅色，且500n m〜600nm區段之透光率低於340nm〜500nm區段之透光率及600nm〜850nm區段之透光率。」本案有關「反向教示」的爭點在於參加人在舉發階段所提出的證據2到6的組合是否可以證明系爭專利上述請求項1的內容不具進步性。其中，原告指出，參加人在舉發階段所提出的證據3和證據4所揭露的是系爭專利上述內容的「反向教示」；亦即，證據3和證據4所揭示的紅膜無法有效提高植物内抗氧化物質含量，與系爭專利請求項1之「提高植物的抗氧化物質之方法」屬反向教示。除此之外，所述證據所揭示的試驗尚有儀器不適當等問題。故原告主張所屬技術領域中具通常知識者沒有無動機結合證據2至6，無法證明系爭專利請求項1所請發明不具進步性。

五、智慧局有關「反向教示」之見解

智慧局對於原告所提出之有關證據3的揭示內容係系爭專利請求項1之「反向教示」之論點並不同意。其指出：「有關不同的光質對草莓果實品質影響之研究，依該研究材料和方法實已揭露系爭專利請求項1之內容。原告所據以爭執之證據3以紅膜處理之草莓果實中的抗壞血酸含量低於對照組及白膜組，無法提高植物的抗氧化物質而為反向教示。然而，草莓果實之抗壞血酸成分僅是抗氧化物質的下位概念之一，不能僅以證據3之下位概念所得的量測結果即認為其為系爭專利之「反向教示」。」

六、法院對「反向教示」爭點之見解

法院判決指出：「證據3所揭示的不同光質對草莓果實品質影響之研究，實已揭露系爭專利請求項1之技術內容。又證據3材料和方法中亦可對應系爭專利請求項1之「該光源為自然光源」之技術特徵。基此，證據 3僅未明確揭露系爭專利請求項1「該透光材料顏色為桃紅色、紫紅色或深紫 紅色」之技術特徵，其餘技術特徵均已揭露。」是以，證據3僅未明確揭露系爭專利請求項1「該透光材料顏色為桃紅色、紫紅色或深紫紅色」之技術特徵，系爭專利請求項1的其餘技術特徵均已揭露於證據3之中。」

基於上述，法院判斷證據3之揭露內容尚不足以構成系爭專利請求項1之反向教示。而更重要的是，證據3已經揭示了對應系爭專利請求項1之技術特徵。故基於證據2到6的組合，系爭專利請求項1不具進步性。

七、結語

實務上專利權人主張先前技術係反向教示而據以主張所請專利具有進步性並不少見。但是如此主張成功地被為法院所採納的案例並不多，在專利行政案件及民事案件成功的比例分別約為2.96%和1.56%⁴。一般而言，判斷先前技術是否為反向教示係以所屬技術領域中具有通常知識者之標準進行判斷，考慮先前技術是否明確記載或明確排除申請專利之發明的教示或建議、以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採途徑等等。先天上要建立起明確勸阻該發明所屬技術領域中具有通常知識者採用所請發明的方案的論點本就不易。

在歷年的案件中，較被關注者為101年度行專訴字第8號判決。該判決主要指出「…蓋證據4所教示者係增加後臂側之重量，與系爭專利解決課提之方法即減輕後臂側之重量，二者呈反向教示，熟習該項技術者遭遇系爭專利所欲解決之問題，自不會選擇證據4所教示之方法。再者，證據2雖揭露系爭專利申請專利範圍第1項所界定之「將乾式V字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內」之技術特徵，惟因證據4 所揭露之無級變速裝置裝配在可擺動之支臂內，以達到減少未懸吊元件之震動之目的，此與證據2所教示之無段變速機或無級變速裝置之裝配位置呈反向教示，如將證據4之無級變速裝置裝配至曲軸箱內，顯然無法達成證據4減少未懸吊元件之震動之目的」。觀察此「反向教示」的成功案例，可能的成功方式係明確指出所請發明之技術特徵與引證資料的相反特性、或所欲解決的技術課題或目的差異或為相反的，或可成說服法院「引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議」。

總之，專利權人若要以「反向教示」主張專利所請發明具有進步性，宜以先前技術更加明確建立引證案的揭示內容有阻止或勸阻所屬技術領域中具有通常知識者組合引證案的內容或基於引證案內容完成專利所請發明。

*台一國際智慧財產事務所專利國外部副理