根據我國智慧財產局的「2021年我國與美、日、歐、韓、中國大陸專利商標申請暨核准概況」此一報告，2021年主要專利局受理的發明專利申請件數，以中國國家知識產權局（以下，簡稱為知識產權局）共受理158萬5663件居冠，其次為美國專利商標局（59萬1473件）、日本特許廳（28萬9200件）、南韓智慧財產局（23萬7998件）及歐洲專利局（18萬8600件），即使將第2至5名的申請案量加總，亦不及中國，且以該年知識產權局受理的發明專利申請案主要申請人國籍來看，除了日本申請人的年增率下降1.8％，美國、中國、南韓及EPC成員國申請人分別增加了11.6％、6.2％、5.8％、5.0％，另，知識產權局近5年（2017～2021年）受理的發明專利申請案亦呈增長的趨勢，因此可見中國發明專利持續受到重視，本文將分享中國發明專利關於不具新穎性及創造性審查意見（駁回理由）之因應方式及應注意事項，盼能有助於大家順利取得中國發明專利權。
二、關於新穎性之審查意見（駁回理由）
處理不具新穎性之審查意見或駁回理由時，需先確定下述兩點：
（一） 相對於本案之申請日／優先權日而言，該對比文件是否適格。
（二）該審查意見（駁回理由）是否基於單獨對比原則（亦即，不得與幾項現有技術或者申請在先公布或公告在後的發明或者實用新型內容的組合、或者與一份對比文件中的多項技術方案的組合進行對比）。
然後，建議可拆解本案權利要求之技術特徵來進行與對比文件之對比，例如，若本案權利要求1之內容為「一種銅合金，其含有5.00at％以上9.00at％以下的Zr，且含有Cu和Cu-Zr化合物，所述Cu與所述Cu-Zr化合物這2相不含共晶相，從截面觀察所述銅合金時，所述Cu與所述CuZr化合物具有大小為10µm以下的結晶分散而成的馬賽克狀的組織。」，則可根據上述內容，將該權利要求1所要求保護的銅合金拆解為具有下述4項特徵者。
（一） 含有5.00at％以上9.00at％以下的Zr。
（二） 含有Cu和Cu-Zr化合物。
（三） 所述Cu與所述Cu-Zr化合物這2相不含共晶相。
（四） 從截面觀察所述銅合金時，所述Cu與所述CuZr化合物具有大小為10µm以下的結晶分散而成的馬賽克狀的組織。
接著，確認上述4項特徵是否皆符合中國專利審查指南（以下，簡稱為審查指南）第二部分第三章之「3.2 審查基準」此一章節所說明之「相同內容的發明或者實用新型」、「具體（下位）概念與一般（上位）概念」、「慣用手段的直接置換」、「數值和數值範圍」或「包含性能、參數、用途或製備方法等特徵的產品權利要求」中之任一種情形。
藉由上述方式，逐一拆解本案權利要求1之銅合金所具有之特徵，而可輕易地與對比文件進行對比，確認審查意見是否正確。
若經確認後，本案權利要求1所要求保護的銅合金不具有新穎性時，為了克服該對比文件，例如，可將現階段之其他具新穎性之權利要求併入該權利要求1，或從說明書中尋找相對於該對比文件具有新穎性之特徵，將該特徵併入權利要求1中。
其中，對於上述「數值和數值範圍」之情形所引起之不具新穎性問題（詳細請參見審查指南第二部分第三章之「3.2.4 數值和數值範圍」之規定），可依據審查指南第二部分第八章之「5.2 修改」此章節之規定，對權利要求進行下述2種修改中之任一種來加以克服：
（一）基於說明書或權利要求書之記載作修改
當基於此種方式進行修改時，需注意「修改後的數值範圍的兩個端值必須已記載於原說明書和／或權利要求書中，且修改後的數值範圍在原數值範圍內」及「修改後的數值範圍必須可從原申請文件記載的內容直接地、毫無疑義地得到」。
（二）採用「放棄」的方式進行修改（disclaimer）
當基於此種方式進行修改時，需能根據申請原始記載的內容證明「某特徵取被『放棄』的數值，本發明不可能實施」，或者「該特徵取經『放棄』後的數值，本發明具有新穎性」。
另，此處可進一步補充說明以下兩點：
（一）上述權利要求1中所限定之「含有5.00at％以上9.00at％以下的Zr」此一數值範圍，是否包含「5.00at％」及「9.00at％」此兩端點？關於此問題，審查指南第二部分第二章之「3.3 權利要求的撰寫規定」此章節有作清楚之規定，「大於」、「小於」、「超過」等通常理解為不包括本數，而「以上」、「以下」、「以內」等則通常理解為包括本數，故上述「5.00at％以上9.00at％以下」此一數值範圍係包含「5.00at％」及「9.00at％」此兩端點者。
（二）中國審查實務上，可採用上述「放棄」方式進行修改（disclaimer）之對象僅限於「數值（範圍）」，並不包括非「數值（範圍）」者，相對於此，台灣則不限於「數值（範圍）」，亦包括非「數值（範圍）」者，惟，台灣採用「disclaimer」修正方式僅限於為了克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形（請參見專利審查基準第二篇第六章之「4.2.2 允許的刪除」章節之第（7）點），而中國則不僅新穎性，亦可應用於克服創造性之情形。
三、關於創造性之審查意見（駁回理由）
處理不具創造性之審查意見或駁回理由時，除了亦需確認相對於本案之申請日／優先權日而言，該對比文件是否適格外，亦建議如上述新穎性之情形般，拆解本案權利要求之技術特徵來進行與對比文件之對比。
關於創造性，根據中國專利法第22條第3項之規定，是指與現有技術相比，該發明有突出的實質性特點（亦即，相對於現有技術是否顯而易見）和顯著的進步，而根據審查指南第二部分第四章「3.2.1.1 判斷方法」此章節之規定，判斷要求保護的發明相對於現有技術是否顯而易見，將會以下述三步驟（1）→（3）進行。
（1）確定最接近的現有技術
（2）確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題
在此步驟中，如上述步驟（1），若對比文件未公開本案權利要求1之特徵C，則承審本案之審查員將會認為本案與該最接近的現有技術的區別特徵在於特徵C，並進一步去確認該特徵C在本案中所能達到的技術效果，進而確定本案實際解決的技術問題為何。
（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見
在此步驟中，審查員將會去尋找另一份是否記載有「將上述特徵C應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題」之技術啟示的對比文件（或直接引用該最接近的現有技術），來證明現有技術中確實已存在此種技術啟示，以補足該最接近的現有技術未公開之特徵C，上述說明可用下圖表示。
因此，對於不具創造性之審查意見或駁回理由，建議證明「本領域的技術人員不會動機將該現有技術所公開之特徵C應用到該最接近的現有技術」，來主張本案之創造性，以下舉於複審階段審查員自撤駁回決定之例。
（1）審查員所引用之最接近的現有技術，公開有「可藉由添加鉻，兼顧機械強度及導電性」。
（2）審查員認為本案權利要求1與最接近的現有技術的區別特徵，在於「含有在一定溫度下最大固溶量未達10at%的添加元素A、B、C等」，進而認定本案實際解決的技術問題為「選擇何種添加元素兼顧機械強度及導電性」。
（3）審查員經檢索找到一份公開有「添加鋯可提升機械強度及導電性，且鋯在一定溫度下最大固溶量未達8at%」之現有技術，另引用一份公開有「鋯與該添加元素A、B、C等均具有較低之固溶度」之公知常識證據。
（4）最後審查員指出「可將現有技術公開的『鋯』代替最接近的現有技術的『鉻』，並可從該公知常識證據推知『本案權利要求1的添加元素A、B、C等』」。
（5）針對上述審查員之指摘，複審理由之主張如下：
經查，該公知常識證據記載有當鋯、鉻在銅中的固溶度開始降低時，會以金屬化合物或單質形態從固相中析出，因此，為了避免「因以金屬化合物或單質形態析出，而對合金的導電性造成不良影響」，即使是本領域技術人員，也不會有動機使用在20°C的電阻（10-8Ω・m）比鉻（12.9）高3.2倍的鋯（42.1）來代替鉻。（→「阻斷將現有技術公開的『鋯』代替最接近的現有技術的『鉻』」→「進而證明無法從該公知常識證據推知『本案權利要求1的添加元素A、B、C等』」）
另，如上述，創造性除了需具有「突出的實質性特點」外，亦需具有「顯著的進步」，而關於該「顯著的進步」，根據審查指南第二部分第四章「3.2.2顯著的進步的判斷」第（1）點之規定，有無顯著的進步的判斷，應通過與現有技術相比來進行；又，根據審查指南第二部分第四章「6.4 對要求保護的發明進行審查」此章節之規定，創造性的判斷，應當針對權利要求限定的技術方案整體進行評價，即評價技術方案是否具備創造性，因此，若有審查意見指出「技術方案具有新創性考慮區別特徵的同時，還需要考慮其區別特徵帶來的技術效果，本申請的實施例相較於比較例……，由此可見，其技術效果並不是由其所述的區別所帶來的」，則建議可根據上述指南之規定，主張「有無顯著的進步的判斷，應通過與現有技術相比來進行，而不是本申請說明書記載的比較例」及「創造性的判斷，應當針對權利要求限定的技術方案整體進行評價，而不是評價某一技術特徵是否具備創造性」。
四、結語
根據中國國家知識產權局2022年度報告，全年共受理專利複審請求10.5萬件，其中，對駁回發明專利申請決定不服的複審請求共9.7萬件，而審結的發明專利複審案件中，撤銷駁回率為48.8％（包括前置撤銷駁回案件、合議審查撤銷駁回案件），維持駁回和其他方式結案則為51.2％（其他方式包括駁回請求、視為撤回、複審請求人主動撤回的案件），因此，相較於台灣智慧財產局2022年報專利統計（2018～2022年專利訴願案件之撤銷率：5.2％、3.2％、2.4％、2.7％、2.5％，及2018～2022年智慧財產及商業法院專利行政訴訟之原告勝訴率：28／112（25％）、25／107（23％）、21／76（28％）、10／63（16％）、12／82（15％）），在中國之複審階段，申請人獲勝之機率很高，此點提供作為是否應進入複審階段之參考。
惟，亦根據上述中國國家知識產權局2022年度報告，該年之專利複審請求結案僅6.3萬件，故有10.5-6.3＝4.2萬件之積案，且這僅是2022年之未結案量，若再加上其他年份之積案量，恐怕會更多，故代表進入複審階段後，應不會很快地收到複審結果，因此，此點也提供作為是否應進入複審階段之參考。
*台一國際智慧財產事務所專利日本部主任
