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企業快速取得專利權的捷徑 (李承翰 專利師) (2023/09)

李承翰* 專利師

一、前言

我國的專利申請人想要快速取得專利權,常聽到可操作的手段大多為申請「發明專利加速審查作業方案(Accelerated Examination Program,簡稱AEP)」或是申請「專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway,簡稱PPH)」。但無論是申請AEP或是PPH,限制條件均不少,且若是以事由1(外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者)或事由2(外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者)申請AEP,或是申請一般型PPH(於第一申請局獲准專利後提供第二申請局審查參考)和增強型PPH(無先後申請局的限制),均需先取得至少一個國家的專利審查結果,才能在另一國家申請發動加速審查機制,無論在便利性上或是時效上,效果均有限。所以今天筆者想要跟大家分享的是我國及日本各別存在,有別以往不同的快速取得專利權的制度,希望可以幫助讀者有機會以更快的速度取得專利權保護,甚至可以結合常見的AEP、PPH相互運用,讓相同或相關連技術內容的多國專利申請案可以同時享有快速取得專利權的效果。

二、台灣新創公司專屬-新創產業積極型專利審查試行作業方案

經濟部智慧財產局(下稱TIPO)於2022年試辦新創產業積極型專利審查試行作業方案1年後,於2022年12月1日再次修正其內容,自2023年1月1日起續辦並再試行1年,並且放寬適用之新創公司規定,從原本資格要求依我國公司法或外國法律組織登記設立未滿五年之公司,放寬為依我國公司法或外國法律組織登記設立未滿八年之公司,讓更多新創公司有機會可以參與此方案,以協助更多新創公司可以盡速確認取得專利的可能性,甚至可以快速取得專利權。

依據TIPO的內部統計,一般發明專利提出申請以及經過實體審查後,自專利申請日起算平均約需等待8-9個月才能取得第一次的審查意見通知,且自專利申請日起算平均約需14-15個月才能確定該專利申請是否能夠順利取得專利權。這段長達1年多的專利權利不確定期間,將可能限制了新創公司草創初期投資人挹注資金的意願與技術的發展,因此若能夠大幅縮短這段專利權利不確定期間,預期將能夠有效幫助新創公司吸引更多投資人的關注與投入,並且快速推展其事業規模,甚至提升年輕世代勇敢創業的意願,對於國家整體的發展也將產生正向循環效應。

根據TIPO公布的修正新創產業積極型專利審查試行作業方案實施內容,其每個月可受理的案件數量上限為6件,若當月受理件數達上限時,將暫停受理,待下個月重新起算受理件數,並且其相關受理件數資訊也會即時公告於智慧財產權e網通的新創收件頁面(https://tiponet.tipo.gov.tw/S045/RealTimeServlet#ElecIssue),讓新創公司可以即時了解TIPO的案件受理情形,以便新創公司安排專利提出申請時機。

截圖自智慧財產權e網通電子送件服務公告頁面

此外,為了讓更多新創公司有機會參與此方案,亦有規定每一新創公司在同一年度可適用的案件數量上限為5件,藉此分散資源,讓更多新創公司可以共同享有此優惠。並且為體恤新創產業在草創初期營運經費上較為不足,新創公司提出此方案的申請毋須額外繳納申請費,甚至包括後續若有積極型面詢程序發生,亦毋須繳納面詢申請費。

除此之外,若新創公司提出之發明專利申請案有不予專利之理由時,審查委員還會適時提供積極的修正建議,甚至若審查委員認為該專利申請案沒有核准的前景,還會適時地提醒新創公司即時撤回發明專利申請案,避免技術內容公開,並改以營業秘密保護其發明內容,讓新創公司就算專利申請不成功也可以繼續保有其Know-How,不會因為專利的申請程序而遭公開後,讓競爭對手有機可乘,快速取得其關鍵技術而失去其市場競爭優勢。

透由以上的審查流程與積極作為,新創公司從提出發明專利申請至確定該專利申請是否能夠順利取得專利權僅需約4個月左右的時間,可說是非常地快速。此外,若新創公司有申請美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大專利的需求,也可再搭配PPH的操作,即可讓該些國家的專利申請案也同步享有加速審查以及快速取得專利權的效果。

三、日本超級早期審查(不限新創公司)

筆者從業十多年來,操作過最快的加速審查方案即屬日本特許廳(下稱JPO)推出的超級早期審查。日本的超級早期審查並無限定專利申請人需要是新創公司或是特定技術領域才能提出申請,一般的企業、個人、學研單位只要有需求均可提出超級早期審查的申請。申請需符合以下幾項條件:

  1. 同一技術內容除了申請日本專利外,還有向其它國家提出專利申請。
  2. 專利申請人需於申請超級早期審查同時,載明申請超級早期審查後2年內要如何生產、銷售該項專利產品或如何利用該項專利技術。
  3. 專利申請人若採紙本送件方式提出專利申請案,則需於紙本送件前4週預先於JPO網頁線上完成欲申請超級早期審查的相關手續(如:登錄優先權文件);但因現今JPO多採電子收件方式收受專利申請案,故若專利申請人採電子送件方式進行送件,則毋須辦理此預先登錄手續。

其中第2個條件,僅需專利申請人自行提報該些資訊即可,此為與以往擬快速取得專利權設立的條件最為不同;另申請超級早期審查時專利申請人需主動將專利申請內容與現有技術進行比較說明,內容可包括:專利申請內容與現有技術的差異,以及該些差異所能達成的功效,筆者並建議以列表方式呈現說明;若同一技術內容所申請的其它國家專利已有審查結果或審查意見有引用前案,專利申請人也必需將專利申請內容與該審查結果或每一個引用前案進行比較說明,才能避免JPO認定提供資訊不足而將超級早期審查程序降級為一般審查。

根據筆者多次實際申請經驗,JPO完成實體審查並發出拒絕理由通知書的時間約為7-25天,經過專利申請人提交答辯後,JPO再發出拒絕查定或特許查定的時間約為7-20天,整個申請時程均不超過3個月,其中還包括了專利申請人準備意見書的時間(約1-2個月),可見JPO在超級早期審查的審查效率是非常地高的。

當然若專利申請人也有申請台灣發明專利的需求時,也可再搭配AEP的操作(以事由1或2提出申請),也可讓台灣發明專利申請案同步享有加速審查以及快速取得專利權的效果。

四、結論

過去一般來說,若專利申請人想要在短時間內先取得官方的審查意見來評估申請其它國家專利的可行性,最常聽到的選項是建議專利申請人先向歐洲專利局(下稱EPO)提出專利申請案(EPC案),因為EPO會在專利申請人提出專利申請後約6至8個月發出擴大檢索報告(extended European search report;EESR),該EESR雖不是EPO的實體審查意見,但其內容已包括EPO檢索人員針對專利申請案的可專利性進行評估的參考文件,且根據過去經驗,後續專利申請人提出實體審查後所取得的官方正式審查意見內容,基本上與EESR的內容並無太大差異,故透過EESR就可以讓專利申請人較為準確地理解到該專利申請案核准專利的機率高低。但再怎麼說,EPC案的EESR也僅是一份檢索報告而已,並非官方正式的審查意見,也不會有明確說明專利可以核准或核駁的內容,故EPC案的EESR無論是在時間上、效果上均不及我國的新創產業積極型專利審查試行作業方案約4個月即可獲得正式的官方審查結果,抑或是日本的超級早期審查約3個月即可獲得正式的官方審查結果。

因此,本文提供之兩條快速取得專利權的捷徑:台灣新創產業積極型專利審查試行作業方案以及日本超級早期審查,將有效幫助無論是新創企業或是一般企業,甚至是獨立發明人與學研單位,均可以更快速地取得專利權的保護,甚至可以更有效率地進行全球的專利申請佈局,讓科學技術的發展可以更加快速,人類文明的發展也將以光速向前邁進。

參考文獻

[1] 經濟部智慧財產局公告修正「新創產業積極型專利審查試行作業方案」網站及YouTube簡介(2023年1月1日起適用)。
[2] 日本特許廳「關於超級早期審查的問答」。
[3] 以歐洲專利審查結果作為多國申請之參考,台一出版品(專利),2020年03月。
[4] 經濟部智慧財產局專利主題網-專利審查高速公路(PPH)計畫。
[5] 經濟部智慧財產局專利主題網-發明專利加速審查(AEP)。

*台一國際智慧財產事務所智權部副理 

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