一、前言
按專利法第22條第2項，發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，發明不具進步性而不得取得發明專利。實務上，審查人員依先前技術及通常知識建立發明不具進步性之論理時，常採之立論方式是基於「否定進步性之因素」中之「簡單變更」。即，根據專利審查基準，「針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的『簡單變更』」1。本文以智慧財產法院行政判決109年度行專訴字第14號為例，探討「否定進步性之因素」中之「簡單變更」的實務見解。
二、案件歷程
系爭專利（我國新型專利第M556938號）為「具散熱及熱失控擴散防護之電池模組」之新型專利，舉發人以系爭專利不具進步性對之提起舉發，經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）審查後作出「請求項1至17舉發成立，應予撤銷」之處分；專利權人提起訴願，經濟部訴願會審查後做出駁回決定；專利權人仍不甘服，遂提起本件訴訟；經智慧財產法院（現智慧財產及商業法院，下稱「智商法院」）審理，判決訴願決定及原處分均撤銷。
三、主要爭點
在本件訴訟中，主要爭點是證據2（美國專利第US9240575B2號）能否證明系爭專利請求項1不具進步性。現就系爭專利、證據2、及二者間之異同分別說明如下。
系爭專利係鑒於電池模組系統中電池熱失控之問題會危害系統安全性，故提出一種具散熱及熱失控擴散防護之電池模組，可以維持電池的通氣性並兼具散熱功能2。系爭專利請求項1記載如下：「一種具散熱及熱失控擴散防護之電池模組，其包含：至少一電池組，其包含多個單元電池，各該單元電池係透過一導線而相互電性連接；以及一防火隔熱層，其具有上下貫穿的多個電池配置孔與多個氣孔，該些電池配置孔用以設置該些單元電池，使各該單元電池之一側面套設於該防火隔熱層中，且該些氣孔係位於相鄰的該些電池配置孔之間；其中，該防火隔熱層之熱傳導係數係隨著該防火隔熱層的溫度升高而降低」，其技術內容可參考以下附圖。
（系爭專利圖1及2）
證據2係揭示「一種電源裝置，包括：成型體，其具有兩個以上獨立的收納孔；電極組，其通過將具有集電體以及配置在所述集電體上的合劑層的正極和負極、與由所述正極和所述負極夾著的隔膜的層疊物捲繞而構成，並被收納在各個所述收納孔內；以及電解液，其被收納在各個所述收納孔內，所述電解液以及所述電極組中的所述負極或所述正極與所述成型體接觸」3，其技術內容可參考以下附圖。
（證據2圖13）
在本件訴訟中，證據2被認為已揭露系爭專利請求項1中「其包含：至少一電池組，其包含多個單元電池，各該單元電池係透過一導線而相互電性連接」及「該些電池配置孔用以設置該些單元電池，使各該單元電池之一側面套設於該防火隔熱層中，且該些氣孔係位於相鄰的該些電池配置孔之間」之技術特徵4，故攻防的重點在於證據2是否揭露或提示系爭專利請求項1中「防火隔熱層」及「該防火隔熱層之熱傳導係數係隨著該防火隔熱層的溫度升高而降低」之技術特徵。
四、智慧局之見解
對此，智慧局之主張略以：「依參加人提出證據2說明書第9欄第61至65行已揭示該防火隔熱層（110）可由鋁製成，第5欄第18至29行已揭示該防火隔熱層材料包括鋁，鎂，鐵，鎳，碳及其合金，因材料的熱傳導係數為材料固有的本質特性，屬於教科書、參考書可查得之通常知識，參見英文版維基百科之『List of thermal conductivities』項目，其已揭露鋁與鐵之熱傳導係數，及其他純金屬的熱傳導係數基本上隨溫度的升高而降低，顯然熱傳導係數隨著其溫度升高而降低乃是本電池技術領域的通常知識，原處分根據證據2已揭示防火隔熱層材料包括鋁、鎂、鐵、鎳、碳及其合金的熱傳導係數舉例，認定其乃是電池技術領域就材料常溫以上相對熱傳導係數固有之本質特性的通常知識，亦即證據2之技術內容已可佐證系爭專利之防火隔熱層之熱傳導係數係隨著該防火隔熱層的溫度升高而降低，為電池技術領域就材料常溫以上相對熱傳導係數本質特性的『通常知識』」5。
概言之，智慧局之見解係以證據2中之「成型體」即相當於系爭專利請求項1中之「防火隔熱層」；另依證據2說明書揭示成型體之材料可為鋁、鐵等，並參酌維基百科上之資訊，指鋁及鐵之熱傳導係數基本上隨溫度升高而降低，故證據2可佐證系爭專利請求項1中「該防火隔熱層之熱傳導係數係隨著該防火隔熱層的溫度升高而降低」之技術特徵係屬通常知識；即，系爭專利請求項1為證據2依通常知識之簡單變更。
五、智商法院之見解
然而，本件訴訟經審理後，智商法院認為證據2並不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，其見解如下。
首先，智商法院參酌證據2說明書後，認為證據2中之成型體係為熱傳導之用途，但無防火隔熱之作用，故有別於系爭專利請求項1中之防火隔熱層。判決意旨略以：「依證據2說明書第4欄第46至52行記載『成型體可以是導電性或不導電的。成型體具有多個分開的收納孔…設置在成型體中的收納孔可能會穿透或不滲透』（丁證1卷第51頁）；說明書第5欄第37至40行記載『成型體除了收納孔體之外，還可以具有用以調節成型體熱容量的孔（參圖5，編號115）』（丁證1卷第51頁）。可知證據2該成型體、收納孔與孔等構件組成，雖相當於系爭專利請求項1之防火隔熱層、電池配置孔與氣孔等構件組成。但由於證據2成型體主要係作為熱傳導的用途，並不具有防火隔熱的作用，此參證據2說明書第2欄第64行至第3欄第6行記載『然而，如果電極組被絕緣體覆蓋，則電極組和成型體不會直接接觸，因此，熱量難以從電極組傳導至成型體，…因此，本發明的目的在於提供能夠抑制溫度上升造成的性能下降以及熱失控的電源裝置。』（丁證1卷第50至51頁）即明，而系爭專利請求項1的防火隔熱層於正常狀態雖同為熱傳導的作用，但其仍額外具有隔熱的作用（例如於熱失控時），是以，兩者顯然即具有明顯的差異」6。
智商法院亦指出證據2有「優選的是，成型體的材料的熱傳導率高。…成型體材料的熱傳導率為1 W/mk以上，特別優選的是為50 W/mk以上」之記載，即教示成型體應有高熱傳導率，故並未揭露系爭專利請求項1中「該防火隔熱層之熱傳導係數係隨著該防火隔熱層的溫度升高而降低」之技術特徵7。
因此，智商法院認為在缺乏建議與教示之情況下，所屬技術領域中具有通常知識者無法經由證據2之簡單變更而輕易完成系爭專利請求項1。
又，針對智慧局以鋁及鐵為例指系爭專利請求項1中「該防火隔熱層之熱傳導係數係隨著該防火隔熱層的溫度升高而降低」之技術特徵屬通常知識，智商法院在參酌相關證據後判斷鋁及鐵之熱傳導係數並非完全符合隨溫度升高而降低之特性，故並未採納智慧局之主張。判決意旨略以：「依被告所舉英文版維基百科網站…再參酌原告所舉甲證3…可知鋁材料在溫度從20℃升高至127℃（即絕對溫度從293 K至400 K）時，其熱傳導係數k值係從229 W/mK升高至240 W/mK，亦即是隨著溫度升高而升高，並非降低。…可知鐵材料在溫度從20℃升高至227℃（即絕對溫度從293 K至500 K）時，其熱傳導係數k值係先從58 W/mK升高至80.4（或80.3）W/mK，之後才降低至61.3 W/mK，並非完全係隨著溫度升高而降低。準此，該鋁、鐵材料之熱傳導係數k值係隨著防火隔熱層的溫度升高而降低之資訊，顯非屬於該電池技術領域中已知之通常知識，故被告以系爭專利請求項1之防火隔熱層的熱傳導係數係隨著該防火隔熱層的溫度升高而降低，乃屬電池技術領域就材料常溫以上相對熱傳導係數本質特性的『通常知識』，即非可採」8。
另外，由判決意旨還可見智商法院有以下見解：
(1) 由證據2所欲解決之技術問題可知成型體與系爭專利請求項1中之防火隔熱層不同，判決意旨略以：「又由證據2說明書…習知用以固定單元電池的電池座材料係為塑料，但因塑料的熱傳導率低，單元電池的熱量難以傳遞，因此，才有如證據2利用高熱傳導率之材料，例如鋁、鎂、鐵、鎳、碳及其合金，作為電池熱傳遞的介質…是以證據2成型體的作用在於利用高熱傳導率材料的特性，將所產生之熱快速傳遞，根本不欲具有防火隔熱的功能…」9。
(2) 以鋁作為成型體無助於解決系爭專利之防止熱失控的技術問題，判決意旨略以：「…所屬技術領域中具有通常知識者概知電池熱失控的溫度約在150℃（即絕對溫度423 K），依前所述，由於在熱失控即絕對溫度400 K之前，鋁的熱傳導係數並未明顯隨溫度上升而下降，反而有隨溫度上升而上升之趨勢特性，由此可知，以鋁材料製成的成型體並無助於防止熱失控」10。
(3) 證據2之教示背離系爭專利請求項1，判決意旨略以：「…反而是證據2就該等高熱傳導性材料所教示之快速傳熱效果，可能將使所屬技術領域中之通常知識者會避免去應用於需要熱阻隔作用的裝置」11。
基於上述，智商法院判斷證據2不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
六、結語
根據專利審查基準，「認定申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附相關先前技術之引證文件，惟若該技術係一般知識（參照本章 3.2.1『該發明所屬技術領域中具有通常知識者』）時，得無須檢附引證文件，但應於審查意見通知及核駁審定書中充分敘明理由」12。故審查人員於建立發明不具進步性之論理時需有足夠的證據或說明，立論發明為先前技術之簡單變更時亦然。於本件訴訟中，智慧局雖有提出證據說明系爭專利請求項1為證據2依通常知識之簡單變更，但其就證據之解讀有誤，故其見解未為智商法院所採。
此外，判斷發明是否為引證之簡單變更時，對引證之教示或建議的充分理解甚為重要。在本件訴訟中，智慧局將證據2之成型體對應於系爭專利請求項1中之防火隔熱層，並以「防火隔熱層的熱傳導係數隨溫度升高而降低」僅為運用材料特性之簡單變更，依此觀點認定系爭專利請求項1不具進步性。然而，此一觀點似未全盤考量證據2就成型體之教示及建議為何。相照之下，綜觀判決意旨可知，智商法院由證據2所欲解決之技術問題及為此成型體所需之效果、特性及材料等因素，判斷證據2之成型體與系爭專利請求項1中之防火隔熱層即明顯有別，並進而判斷證據2無從提示所屬技術領域中具有通常知識者經由簡單變更完成系爭專利請求項1。
最後，在本件訴訟中，智商法院雖未言明，但由判決意旨中「…反而是證據2就該等高熱傳導性材料所教示之快速傳熱效果，可能將使所屬技術領域中之通常知識者會避免去應用於需要熱阻隔作用的裝置」等語，證據2或可視為系爭專利請求項1之反向教示。根據專利審查基準，「『反向教示』係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者」13。鑒於「反向教示」為「肯定進步性之因素」之一，依此論述發明非屬引證之簡單變更，亦為專利申請人於答辯核駁理由時值得思考的策略之一。
參考文獻
1.專利審查基準
2.智慧財產法院行政判決109年度行專訴字第14號
3.我國新型專利第M556938號
4.美國專利第US9240575B2號
5.經濟部智慧財產局「1101201有關第106216518N01號『具散熱及熱失控擴散防護之電池模組』新型專利舉發事件（109年行專訴字第14號）（判決日：109.10.28）」
*台一國際智慧財產事務所專利國外部主任
1 參專利審查基準第二篇第三章3.4.1.2
2 參系爭專利說明書第1頁
3 參判決書第18頁第17至24行
4 參判決書第20頁第7至23行
5 參判決書第11頁第3至17行
6 參判決書第20頁第24行至第21頁第14行
7 參判決書第第21頁第15至20行
8 參判決書第22頁第17行至第23頁第17行
9 參判決書第23頁第18至26行
10 參判決書第24頁第1至7行
11 參判決書第24頁第11至13行
12 參專利審查基準第二篇第3章3.6
13 參見專利審查基準第二篇第三章3.4.2.1
