一、前言
專利制度係對一創作如發明、新型、設計且符合專利要件者，給予專利權人一段期間之排他權，防止創作之結晶遭人盜用、剽竊，藉此鼓勵個人或企業投入研發，以促進產業發展。對此，專利權人可根據專利法第96條對有侵害專利權疑慮的實施行為（如使用、製造、進口等）提起侵權訴訟來要求賠償、除去侵害（即銷毀侵權物或生產原料、器具），而被控侵權人為避免陷入上述不利情形，視情況有幾種方式來應對，下文中整理幾種常見之應對方式，提供被控侵權人參考。
二、針對被控侵權而常用的應對方式
1、未侵權之抗辯
專利權人於寄發警告函或於提起侵權訴訟時，一般均應該已進行鑑定，而有相當確信被控侵權對象已落入專利權之保護範圍內，惟有無落入專利權範圍，必須先從專利權範圍之解釋，再根據專利侵權判斷要點來判斷被控侵權對象是否符合文義讀取、有無適用均等論（三部測試、申請歷史禁反言等均等論限制事項之有無），因此，專利權範圍之解釋乃至均等論之適用，均為民事訴訟雙方攻防之重點之一，被控侵權人不僅應詳盡確認專利說明書之內容，亦須檢視專利申請歷史檔案，以盡量合理限縮解釋專利權範圍，進而主張未符合文義讀取與無均等論適用。
2、專利權無效抗辯
被控侵權人可依智慧財產案件審理法第16條之規定，主張專利權有應撤銷、廢止之原因，專利權人不得主張專利權，智慧財產與商業法院（下稱智商法院）應就其主張或抗辯有無理由自為判斷。而前述撤銷、廢止之原因通常以不具專利要件為主，即不具新穎性、進步性或不符支持要件等，故被控侵權人需在有限時間內盡速瀏覽專利說明書，檢索相關先前文獻，輔以專利審查基準，詳實主張專利權有應撤銷、廢止之原因，供智商法院判斷。
又對於智商法院而言，上述1.、2.並無明定優先判斷順序，惟就訴訟實務上而言，智商法院先行判斷專利權效力的情況較多，理由在於，一旦認定專利權應撤銷、廢止，則無需再判斷被控對象是否落入範圍，減少兩造關於均等論等之爭論，提高審理速度，另一方面，亦有先行判斷被控對象是否落入範圍，若無落入，則無需再判斷專利權是否有效，何者先行端看案件複雜程度、法官習慣。另外需要注意的是，前述專利侵權判斷要點、專利審查基準均未拘束智商法院，因此智商法院亦可能有自己之一套觀點來解釋專利權範圍、專利要件，不可不慎。
3、先用權抗辯
雖先用權抗辯在我國引入無效抗辯後多為前述1.、2.之備位抗辯，然而現今企業關於營業秘密的意識抬頭，以營業秘密方式保護技術並不少見，而有自身先使用之發明在日後有他人就相同發明取得專利權的情況，有鑒於此，根據專利法第59條第1項第3款之規定「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：…三、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明後未滿十二個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。」、及同條第2項之規定「前項第三款、第五款及第七款之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用」，可知若被控侵權人於專利權人申請前已在國內實施或已完成必要之準備且在其原有事業目的範圍內者，則該實施不受專利權所拘束，可提出充分證據如設計圖、型錄等以主張先用權。
惟先用權亦有一定限制，例如非屬「先使用權人之實施時間係於專利申請人處得知其發明後未滿12個月，並經專利申請人聲明保留其專利權」者，且屬「原有事業目的範圍內繼續利用」者。自專利法逐條釋義可知，前述「必須之準備」須是客觀可被認定的事實，例如：已經進行相當投資、已完成發明之設計圖或已經製造或購買實施發明所需的設備或模具等，而非僅主觀上有實施發明之準備或準備行為（如向銀行借款之行為）。又，「原有事業目的範圍」無進一步規定，並非局限於同一契約或同一客戶、同一產品（參最高法院96年度台上字第2787號判決），未限制實施規模需與專利申請時之規模一致，惟目前有關於先用權之判決如110年度民專訴字第73號、108年度民專訴字第81號、109年度民專訴字第25號等中，對該事業目的範圍的進一步意義（實施型態可否變更或簡單改良等）未有多做解釋，故被控侵權人於技術實施前後應盡量保留相關文件，且留意先用權抗辯之趨勢，以於在此抗辯時具體舉證說明。
4、提起專利權舉發
前述2.之專利權無效抗辯縱使成立，其民事判決結果僅是對個案有拘束效力，仍未使專利權真正地無效，相對於此，若根據專利法第71條提起舉發而經撤銷專利權確定者，則其專利權效力視為自始不存在，屬對世效，故而若被控侵權人欲更佳地迴避專利權紛爭，完整避免自此專利權衍生之紛爭，達到一勞永逸的效果，應對專利權提起舉發，惟自提起舉發至終局確定，依照現行專利法、訴願法及智慧財產案件審理法之制度，最久的情況下，會經舉發兩造數次答辯（專利權人另可視需要更正）、訴願（若舉發時有舉行聽證者可免除）、行政訴訟（撤銷訴訟及其上訴審），耗時較長且程序較多，有可能自提起舉發後四至五年始能確定，對於企業而言恐緩不濟急，費用亦難以負擔，因此被控侵權人事先評估產品周期及此程序整體所需費用再行舉發為佳。
另根據111年度高等行政法院法律座談會提案第4號之研討結果，可見多數法官認同智商法院之行政訴訟不受民事判決爭點判斷之拘束，換言之，倘在侵權民事訴訟中，法院認專利權存在不應撤銷，而行政訴訟中，法院不受民事訴訟判斷之拘束，仍得做出相異於民事判決之認定，亦即能認定專利權應有撤銷之理由，因此，若被控侵權人若於民事訴訟中承受不利判決，但於專利權舉發之行政訴訟中取得勝利（即專利權撤銷），可依民事訴訟法496條第1項第11款規定，提起民事再審之訴。故而提起專利權舉發亦能作為一道保險。
三、結論
綜上，對於專利民事侵權訴訟的應變方式相當多元，需要揉合專利法、智慧財產案件審理法、民事訴訟法等，於提起舉發時甚至可能涉及行政訴訟法，亦須清楚專利侵權判斷要點及專利審查基準，又在面對未來可能之訴訟時，在實施前後預留各種證據，而被控侵權人再視自身掌握的證據、先前技術文獻等決定對應策略，多方進行，以期有效迴避巨額求償或生產器具、原料遭到銷毀等不利情況。
*台一國際智慧財產事務所專利日本部主任
