一、前言
依專利法規定，在申請日前公開之技術都會成為先前技術之一部分，發明人若因不熟悉專利制度而不慎將自身之發明在申請專利前公開，將導致發明不具新穎性從而無法取得專利，如此對於發明人似乎過於嚴苛。另外，在學術發表上，有時也有須盡早公開研究成果之需求，或是需要進行公開實驗的狀況。所以新穎性優惠期(包含進步性，以下同)的規定，就是在規範若發明在申請前已公開，但公開態樣滿足專利法規定之特定條件時，就不會導致發明喪失新穎性或進步性，也就是所謂的「無害公開」。
本篇文章除簡介台灣關於新穎性優惠期之規定及注意事項外，另一併介紹近年對於此規定亦做出修正之中國及日本之相關規定，說明其中異同之處。
二、台灣規定
1. 定義
新穎性優惠期，亦即喪失新穎性或進步性之例外的優惠，係指於發明專利申請前之特定期間內，若申請人有因特定情事所致公開之事實，該公開事實不致導致申請專利之發明喪失新穎性或進步性而無法獲准專利。
2. 專利法規定(第22條第4項)
若申請人有出於本意或非出於本意所致公開之事實，並於該公開事實發生後12個月內申請發明專利，則該發明適用喪失新穎性或進步性例外之優惠，與該公開事實有關之技術內容，非屬判斷申請專利之發明是否具有新穎性或進步性之先前技術。
3. 關於喪失新穎性或進步性之例外的審查
依上述定義，若要適用優惠，必須同時符合以下兩個要件：
(1) 申請人於該公開事實發生後12個月內申請發明專利
(2) 申請人出於本意或非出於本意所致者
若申請人認為發明適用優惠，應敘明公開事實、事實發生日，並檢附相關證明文件予以證明。
4. 留意事項
針對上述審查，有幾處應留意事項如下：
(1) 例外不喪失新穎性或進步性之公開事實，其行為主體除申請人以外，尚包含第三人。所謂第三人，係指將申請人之發明的技術內容予以公開之申請人以外之人，例如出於申請人本意之委任、同意、指示之人，或非出於申請人本意之違反保密義務或以非法手段脅迫、詐欺、竊取發明之人等。
(2) 申請人將已完成之發明的技術內容於我國或外國申請專利，致其後依法於公開公報或公告公報上所為之公開，原則上，申請專利之發明不適用喪失新穎性或進步性例外的優惠。
(3) 公開事實只要是出於或非出於申請人本意所致之公開即可，其公開態樣並無限制，可包括如因實驗而公開者、因於刊物發表者、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者、因公開實施者等。
(4) 有關喪失新穎性或進步性之例外的優惠，不以申請時主張為要件，除可於審定前主動敘明外，若於審查過程中，審查委員以其公開事實作為引證文件而否定新穎性或進步性(下述【例1】)，或他人以其公開事實作為證據而提起舉發時，均可藉由敘明並提供相關證明文件來予以克服。
說明：
由上述【例１】可知，申請人符合前述之兩個要件：(1)申請人於該公開事實發生後12個月內申請發明專利，(2)該公開係申請人出於本意。故可藉由敘明並提供相關證明文件來克服此次OA。
(5) 喪失新穎性或進步性之例外的優惠與優先權，二者之效果不同，因此於優惠期內，若有其他相關技術內容之公開事實，例如他人獨立發明之公開，則申請專利之發明仍可能喪失新穎性或進步性而不准專利(下述【例2】)。
說明：
如上述【例2】之說明，即使申請人A自出於本意公開發明a後的12個月內提出專利申請，倘若於優惠期間有第三人B對基於獨立開發之發明b進行了公開或申請，且發明b與發明a為內容相同之發明時，則發明a仍舊會因喪失新穎性或進步性而不准專利。
三、中國規定
基本定義雖與台灣規定相同，但與台灣規定的差異點在於，中國針對新穎性優惠期(中國稱之為「不喪失新穎性寬限期」)之公開態樣及證明文件之提出期限有所限制，以下主要針對差異點進行說明。
1. 專利法之規定(中國專利法第24條)
申請專利的發明創造在申請日以前六個月內，有下列情形之一的，不喪失新穎性：
(一) 在國家出現緊急狀態或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的
(二) 在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的
(三) 在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的
(四) 他人未經申請人同意而洩露其內容的
上述「(一)在國家出現緊急狀態或者非常情況時，為公共利益目的首次公開的」為中國於2021年6月1日起施行的專利法中所新增，新增此項之原因在於，在國家出現緊急狀態或者非常情況時（如發生重大疫情），某些發明創造需要立即在實踐中投入使用，以維護公共利益，但由於這種公開行為不屬於修改前專利法規定的不喪失新穎性的例外情形，會導致相關發明創造因喪失新穎性而面臨不能獲得專利保護的風險。故為滿足防控疫情等非常情況的需要，促進這些發明創造在疾病治療等方面的及時應用，解決公眾健康問題，回應創新主體放寬不喪失新穎性例外規定的需求，更好地保護發明創造，修改後的專利法第二十四條新增一項不喪失新穎性的例外情形。
2. 關於審查
若要適用此寬限期，必須同時符合以下三個要件：
(1) 申請人於該公開事實發生後6個月內申請發明專利
(2) 公開態樣必須是中國專利法第24條的(一)~(四)之情形之一
(3) 申請時同時聲明，申請日起兩個月內提交證明材料
3. 留意事項
針對上述審查，有幾處應留意事項如下：
(1) 須特別留意者，即使是上述態樣（四）他人未經申請人同意而洩露其內容的，亦即在申請人不知情之情況下，發明被第三人例如違反保密義務或以非法手段竊取發明者公開之情形，仍必須符合「公開事實發生後6個月內申請發明專利」之要件。
(2) 進而，相較於新穎性優惠期不以申請時主張為要件之台灣，中國若主張上述態樣(一)～(三)之情形時，申請時同時聲明並於申請日起兩個月內提交證明材料。
(3) 相較於台灣之優惠期為1年，中國則僅有6個月，另外，依中國專利審查指南規定，申請日若享有優先權的係指優先權日，台灣則均是從申請日起算。
(4) 上述公開態樣(一)~(四)之認定均較為嚴格。舉例而言，如公開態樣(二)中所謂「中國政府主辦的國際展覽會」，是指包括國務院、各部委主辦或者國務院批准由其他機關或者地方政府舉辦的國際展覽會。而國際展覽會的證明材料，應當由展覽會主辦單位出具。證明材料中應當註明展覽會展出日期、地點、展覽會的名稱以及該發明創造展出的日期、形式和內容，並加蓋公章。除此之外，如「中國政府承認的國際展覽會」、「規定的學術會議或者技術會議」等的定義及相關證明材料均有較嚴格的規定。
四、日本規定
日本的相關規定大致與台灣一致，主要差異點僅在於日本主張新穎性優惠期須於申請時聲明。以下主要針對差異點進行說明。
1. 專利法之規定(日本特許法第30條)
若符合以下事項之一，且於公開事實發生後12個月內申請專利，則適用新穎性優惠期(日本稱之為「新穎性喪失之例外」)：
(1) 因有權利取得發明專利之人的行為所致之公開（因刊載於發明、實用新型、意匠專利與商標之公報所造成之公開除外）(即相當於台灣之「出於本意所致之公開」)。
(2) 違背有權利取得發明專利之人的本意所導致之公開(即相當於台灣之「非出於本意所致之公開」)。
2. 關於審查
若要適用此優惠期，依出於本意或非出於本意會有不同之審查要件：
(一) 出於本意所致之公開
(1) 公開事實發生後12個月內申請專利
(2) 申請時聲明
(3) 申請日後30天內提出證明文件
(二) 非出於本意所致之公開
(1) 公開事實發生後12個月內申請專利
(2) 無須申請時聲明，證明文件可在發現或收到OA時提出
3. 留意事項
(1) 與上述中國規定同樣地，即使是非出於本意所致之公開，仍必須符合「公開事實發生後12個月內申請專利」之要件。
(2) 與上述中國規定同樣地，相較於新穎性優惠期不以申請時主張為要件之台灣，日本在以出於本意所致之公開主張優惠期時，必須於申請時聲明並於申請日後30天內提出證明文件。
(3) 承上述(2)，若申請人出於本意公開了發明後，卻漏未在申請時聲明時，將會因不符合要件而無法主張優惠期。針對此問題，於日本特許廳網頁有刊載補救方法(見以下【例3】)。
上述例中，首先申請人在2019/1/1在自己公司網站上公開了發明A，並在6/1針對發明A提出了申請a，接著，在8/1收到以申請人自行公開的網頁資料作為引證否定申請a之進步性的OA。此時因漏未聲明，申請a已無法主張優惠期，但若還在公開事實及申請日之一年內，則可基於申請a主張國內優先權提出申請b，並同時主張優惠期，如此申請b即不會因公司網站的公開而喪失新穎性或進步性。
五、總結
1.依據上述說明，可如下表所示，整理出台灣、中國、日本關於新穎性優惠期之相關規定。
【台灣、中國、日本關於新穎性優惠期之相關規定之對比】
2.結語及建議
(1)雖如以上所說明，台灣主張新穎性優惠期時，並不以申請時主張為要件，惟雖申請時無須聲明，但該公開事實於審查或被人提起舉發時仍有可能被作為引證而提出，故為避免日後的困擾，申請人應保存所有相關證明文件。
(2) 新穎性優惠期之規定各國均有不同，如上述介紹，台日規定較為一致，中國則在公開態樣、優惠期期間、起算日等方面均與台日不同。故若有專利申請前公開發明之需求，則申請人必須充分掌握將來預定申請之國家的相關規定後，再將發明公開。
(3) 進而，並非主張新穎性優惠期即能高枕無憂，如上述介紹，即使是能適用新穎性優惠期之發明，若於優惠期間有第三人公開或申請相同發明，因優惠期不能排除他人申請在先之事實，故仍會因該公開而喪失新穎性或進步性。
以上，介紹了新穎性優惠期及台日中相關規定，目前國際間雖已針對優惠期制度進行調和而做了許多努力，但如上文說明，在專利申請前先行公開仍會有風險，故如有申請專利之打算，保險起見，建議還是在公開前先申請專利，優惠期則是作為一種亡羊補牢的手段來使用。
*台一國際智慧財產事務所專利日本部副理
