壹、前言
商標係商品服務提供者藉由發想並設計品牌標誌，從而能與其他人提供之商品服務相區別，此「指示商品服務來源」之功能即商標法所稱之「識別性」。而若商標隨著消費大眾長時間之使用，造成社會觀念之改變，且商標權人亦有不當之使用或無積極作為防免，而致使該商標成為商品服務之通用名稱或形狀，此際該商標已無法發揮「指示商品服務來源」之功能，依據商標法第63條第1項第4款之規定，商標專責機關應依職權或據申請廢止商標之註冊，此即「商標名稱通用化」。其中以著名商標成為通用名稱最為常見，諸如「阿斯匹靈」、「凡士林」等等。本文將以智慧財產及商業法院110年度行商訴字第2號判決為例，介紹法院就本案之看法並提出若干建議供商標權人參考。
貳、智慧財產及商業法院110年行商訴字第2號判決[1]
一、 事實概要
本件參加人（美商旅遊哨兵有限公司 Travel Sentry, Inc.，即商標權人）於民國94年9月2日以「TSA LOCK」商標，指定使用於第06類「行李用金屬鎖具」、第18類「背包、帆布背包、運動用提背袋、隨身行李袋、旅行袋、海灘袋、公事包、手提包、手提箱、大皮箱、行李箱、腰包及皮夾」、第20類「行李用非金屬鎖具」與第22類「行李箱捆綁帶」向被告（經濟部智慧財產局）申請註冊獲准列於第01227603號註冊商標（下稱系爭商標）。嗣於民國107年9月28日，原告（美商安全天空有限責任公司 Safe Skies LLC）以系爭商標違反商標法第63條第1項第4款為由申請廢止註冊，被告於民國109年6月29日認定第06及20類商品之註冊廢止成立，其餘第18及22類別之商品廢止不成立。原告就廢止不成立之部分不服提起訴願，經經濟部駁回後提起本件訴訟。
二、 本案爭點
由於參加人與原告均未就廢止決定中廢止成立之部分提起訴願，本案爭點即為「TSA LOCK」商標是否已成為第18類「背包、帆布背包、運動用提背袋、隨身行李袋、旅行袋、海灘袋、公事包、手提包、手提箱、大皮箱、行李箱、腰包及皮夾」及第22類「行李箱捆綁帶」商品之通用標章、名稱或形狀。
三、 判決理由
智慧財產及商業法院（下稱智商法院）表示，依據最高行政法院104年度判字第488號判決意旨，判斷商標是否成為指定商品服務之通用名稱或形狀，須以消費者心目中認識之主要意義作為判準（學理上稱為主要意義判斷標準）；又廢止係商標權之事後剝奪，須要求較高之證據證明力，揆諸上述判決意旨，申請廢止人須負舉證責任，且該證據證明力須達到絕大多數之消費者對於該詞彙之用法係作為商品之通用標章、名稱或形狀使用，始得廢止註冊。又慮及兩造利益之衡平、當事人既得權利之信賴保護、程序經濟原則與權利救濟有效性，商標是否成為指定商品服務之通用標章、名稱或形狀，應以申請廢止時作為事實狀態基準時之判斷。
智商法院指出，綜合原告與參加人檢送之全部證據資料，可知系爭商標使用於鎖具相關商品，係指經美國海關認證之行李箱鎖；而國內外業者於實際使用時，亦將系爭商標當中之「TSA」解釋為美國運輸安全管理局之簡稱（Transportation Security Administration），此為兩造所不爭執；又依據原告提出之證據資料，足認系爭商標常與行李箱、行李箱捆綁帶等商品結合使用而於市面上販售，我國消費者可輕易購得；且歐盟智慧局亦認為系爭商標已於行李箱廣泛使用，而使消費者於選購旅行箱時，認為系爭商標係商品之特徵而非商標。換言之，一般消費者見到系爭商標時，多認系爭商標係附有TSA鎖之行李箱、背包及行李箱綑綁帶，而非聯想到系爭商標為參加人所有之商標。
智商法院認為，雖被告辯稱歐盟智慧局之行政決定[2]對我國司法機關並未有拘束力，且該處分書之第12頁亦表示系爭商標係於交易中表徵鎖之特性而非一個識別商業來源之標識，故無法作為原告有利之依據。惟該處分書對於我國司法機關固不生拘束之效力，但仍得作為原告舉證參考之資料，而該處分書第12頁之原文為「All the factors listed above, considered together, show that the word combination “TSA LOCK” is used in trade to indicate a characteristic of the lock at issue rather than to be perceived as an indicator of a commercial origin」，即認為一般消費者提到系爭商標時多會聯想為美國海關鎖即TSA鎖之特徵，並非某公司之商品，故被告之辯解並不可採。
智商法院說明，雖參加人於廢止階段表示「TSA」並非專指美國運輸安全管理局之縮寫，且參加人於實際使用時，均有標註®或TM字樣，確實作為商標之使用；且「TSA」係為「TRAVEL SENTRY APPROVED」之意，表彰其商品具備精密設計之規格與品質，非為商品名稱之翻譯。惟參酌參加人廢止答辯書之附件記載「For usage in USA the TSA LOCK brand name must be replaced with “Travel Sentry Approved Locks”」，可知參加人亦知悉「TSA」係美國運輸安全管理局之簡稱，始有於美國避免使用相關字樣。又參加人雖提出我國業者出具之宣誓書證明系爭商標並非通用名稱，惟依據上揭答辯書之附件記載內容「WHAT makes a TSA LOCKTM different from a non TSA lock」可知，參加人於實際使用系爭商標時，非常重視系爭商標字母之大小寫，因宣誓書中系爭商標字母之大小寫既有不同，故無法得知宣示書所列之外文是否為系爭商標，從而無法作為有利參加人之事證。
綜上所述，系爭商標指定使用於第18類「背包、帆布背包、運動用提背袋、隨身行李袋、旅行袋、海灘袋、公事包、手提包、手提箱、大皮箱、行李箱、腰包及皮夾」及第22類「行李箱捆綁帶」商品，已成為指定商品之通用名稱而失其表彰商品來源之功能，從而原告請求撤銷原處分關於廢止不成立之部分與訴願決定為有理由，應予准許。
參、評析意見
揆諸判決可知，因TSA海關鎖常與行李箱、行李箱綑綁帶等商品結合使用，相關消費者會將上列商品上之「TSA LOCK」視為該商品之特色，而非商標本身；又因參加人於實際使用時並未統一系爭商標外文字母之大小寫，所提供之宣誓書無法作為本案有利之證據。為避免商標失去指示來源之功能，商標權人應積極並正確使用註冊商標，或可採取下列措施：
一、 指導製造商或經銷商應如何正確使用商標
從判決中可以知悉，雖參加人已將系爭商標使用於指定商品上，然製造商或經銷商於宣傳或促銷其商品時，多使用系爭商標來描述商品之特性，從而消費者會將系爭商標視為產品之特徵，而非指示商品來源之標識。因此，在使用註冊商標時，除應將商標標示於商品上，商標權人應指導廠商如何正確使用商標，例如：
- 避免將註冊商標與產品特徵結合使用
例如：
錯誤：TSA LOCK係一全球安全系統，可允許乘客將行李箱上鎖，並可使有關當局在不破壞行李箱時檢查行李。
正確：本產品允許使用者將行李上鎖，配備本產品之行李箱可由有關當局使用萬能鑰匙開啟，而不會破壞行李箱。
- 使用時加註®字樣
依據商標法第35條第3項之規定，商標經註冊者，得標明註冊商標或國際通用註冊符號。雖此標示並非強制，但可促使相關消費者知悉此商標係註冊商標而非其他描述性用語。
- 宣示註冊商標之商標權人
商標權人可在廣告上加註下列字樣：
「OOO商標係XX公司於台灣擁有之註冊商標」
二、 密切注意市場上同業或一般消費者就商標之使用情況
如商標權人於市場上發現有不正確使用商標（如將商標與商品特徵結合使用，或將商標作為商品之代稱）之情形，商標權人應採取相關作為阻止。
三、 申請時增加其他元素以增強商標之識別性
商標權人亦可考慮於申請人將商標與其他具識別性之元素（設計字、圖樣等）相結合，以增強識別性。
肆、後續發展
本案因相關當事人均未就本判決提起上訴，本判決業已確定。智慧局已於民國一一二年七月三十一日就系爭商標指定使用之第18、22類商品之註冊予以廢止。截至民國一一二年十月二日為止查無訴願紀錄。
參考文獻
[1] 智慧財產及商業法院行政判決110年度行商訴字第2號
[2] 歐盟智慧局決定書第000015107 C號
*任職台一國際智慧財產事務所商標部
