隨著人工智慧（AI）的飛速進步，AI系統在創新過程中扮演的角色與貢獻也越來越重要。美國專利商標局（USPTO）意識到這一趨勢，並根據2023年10月頒布的《關於人工智慧安全可靠發展和使用的行政命令》[1]，於2024年2月13日發布了《AI輔助發明之發明權認定指引》[2]，就如何處理AI輔助發明的發明權認定問題提供了明確的指引。本文將淺談USPTO發布的這份指引，並探討其對專利制度的影響。
一、AI系統不能被列為發明人
首先，指引明確指出，根據聯邦巡迴上訴法院在Thaler v. Vidal案中的裁決[3]，只有自然人才能被列為專利的發明人，機器不具備發明人的資格。這是因為專利法中的「發明人」一詞被明確界定為「個人」，而法律上的「個人」通常指自然人，除非法律另有明確規定。因此，即使是使用AI系統創造出某項發明，也不能將AI系統本身列為發明人。
這一規定表明，專利制度的宗旨在於激勵和獎勵人類的創新精神，而非表彰機器的創造能力。因此，即便某項發明是由人類利用AI系統創造的，只要人類做出了實質性貢獻，仍可獲得專利保護。但如果整個發明過程完全由AI系統完成，而沒有人類的重大貢獻，則該發明將不符合專利法的要求，不能獲得專利保護。
二、使用AI系統並不妨礙自然人獲得發明人地位
指引表明自然人使用AI系統來創造發明並不會否定其發明人地位，進一步提供了五項原則來幫助判斷自然人在AI輔助發明中的貢獻是否足以構成發明人：
1. 自然人使用AI系統創造發明並不意味著其貢獻不能構成發明人。只要自然人做出了重大貢獻，仍然可以列為發明人或共同發明人。
2. 單純意識到問題或提出一般性研究計劃並不構成重大貢獻。自然人必須在具體問題的解決方案上做出顯著貢獻，才能被視為發明人。
3. 單純將AI系統的輸出認定為發明，或僅對AI系統的輸出進行實驗驗證，並不構成重大貢獻。但如果自然人對AI系統的輸出進行了顯著改進或修改，從而創造出發明，則仍可被認定為發明人。
4. 如果自然人為解決特定問題而設計、構建或訓練了AI系統，從而間接促使AI系統創造出發明，該自然人也可被視為發明人。
5. 單純監控或主導AI系統的工作並不能構成發明人的地位，還需要自然人在發明的構思上做出顯著貢獻。
通過這些原則，USPTO試圖為判斷自然人在AI輔助發明中的貢獻提供指引。只要自然人在發明的概念性思考和具體實現上做出了重大貢獻，就可以被視為該發明的發明人或共同發明人，從而獲得專利權。
三、AI輔助發明不會被自動視為無效
由於發明人必須是自然人，有些人擔心利用AI系統創造的發明會被視為無效。然而指引明確指出，只要在發明過程中有自然人做出了重大貢獻，即使使用了AI系統，該發明仍然可以獲得專利保護。
這一規定體現了USPTO維護人類創新動力的初衷。專利制度的目的在於通過授予有限期的獨占權來激勵和獎勵人類的創新活動，而不是否認或抑制人類利用新技術進行創新。只要人類在創新過程中扮演了重要角色，即便藉助AI系統，其創造的發明仍然符合專利法的要求，不應因為使用了AI系統而被排斥在專利保護之外。這一立場也反映了專利法始終是服務於人類利益的，不能因為技術進步而偏離其宗旨。只要人類在創新中的作用得到充分肯定和保護，專利制度就能持續推動科技進步，造福社會。
四、發明人認定的影響
《AI輔助發明之發明權認定指引》頒布後對專利相關人的影響包括：
（一）揭露義務
指引提醒，專利相關各方（如發明人、申請人、代理人等）對USPTO負有誠信揭露義務。如果發現某些登記為發明人的人實際上未對發明做出重大貢獻，應主動向USPTO揭露相關信息，以避免專利被認定無效。
（二）更正發明人
如果在審查或訴訟中發現某些登記為發明人的人並未做出重大貢獻，或有新的發明人需要加入，可以根據現行規定進行發明人更正。具體包括：
1. 在申請階段，可以根據37 CFR 1.48的規定提出發明人更正請求[4]。
2. 在專利授權後，可以根據37 CFR 1.324的規定提出發明人更正[5]。
3. 也可以通過提交新的申請並放棄原申請的方式來更正發明人。
（三）USPTO的信息要求
USPTO的審查人員有權要求申請人或專利權人提供與發明人認定相關的信息，以判斷是否存在問題。這種信息要求的門檻要低於37 CFR 1.56規定的實質性信息揭露義務[6]。只要審查人員有合理理由懷疑發明人認定存在問題，即可要求提供相關資訊。
（四）優先權主張
如果某項發明利用了先前申請的優先權，則必須至少有一名共同發明人與先前申請中的發明人相同。如果先前申請中僅有非自然人發明人，則無法主張優先權。
五、結論
綜上所述，USPTO的這份《AI輔助發明之發明權認定指引》，在維護專利制度的基本原則上作出了必要的闡釋和調整，以適應AI技術在創新過程中的日益重要地位。這一指引充分體現了USPTO在保護人類創新動力和維護公眾利益之間所作的平衡。一方面，指引堅持只有自然人才能被認定為發明人，避免了將AI系統等非自然人主體列為發明人，有助於保持專利制度的原始面貌，維護以人為本的創新激勵機制。另一方面，指引也為自然人在使用AI系統創造發明時的發明人地位認定提供了明確標準，避免了AI技術的發展反而壓抑人類創新活動的風險。
將AI系統僅視為特定電腦，而不認定其為發明人，確實可以在一定程度上避開了目前有關AI作為發明人的爭議。然而，這種做法也存在一些潛在的問題：
1. 技術特性未得到充分反映：AI系統與傳統電腦在創新能力、自主性等方面存在明顯差異，僅將其等同於特定電腦可能無法充分反映AI技術的獨特特性。
2. 權利歸屬不明確：如果AI系統參與了發明創造，但專利權歸屬於開發商或所有者，可能會引發權利歸屬和利益分配等方面的爭議。
3. 缺乏針對性保護：不將AI視為發明人，可能無法針對AI創新特點制定更加合適的專利制度和保護措施。
4. 未來適應性差：隨著AI技術的快速發展，未來可能需要重新定義AI與發明的關係，簡單將其等同於電腦可能難以適應未來的變化。因此，更合理的方式可能是在保持自然人發明人地位的基礎上，針對AI創新特點制定相應的專利規則和保護措施，既能反映技術特性，又能兼顧利益分配等問題。這需要各國政府、企業和學者共同探討，制定更加適應AI時代的專利制度。
總之，這份指引至少為AI輔助發明的發明人認定問題提供了目前為止可想到的適當處理，有助於在新舊技術的交匯點上保護好人類創新的根基，為專利制度的持續健康發展奠定基礎。該指引經過為期3個月（至2024年5月13日止）的公開徵求意見後，或有可能被納入《專利審查程序手冊》（MPEP）[7]。
參考文獻
[1] Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence
[2] Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions
[3] Case: 21-2347 THALER v. VIDAL
[4] 37 CFR § 1.48 - Correction of inventorship
[5] 37 CFR 1.324 - Correction of inventorship in patent
[6] 37 CFR § 1.56 - Duty to disclose information material to patentability.
[7] Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)
*台一國際智慧財產事務所業務拓展部經理
