林軒吉 專利日本部副理/專利師

一、前言

智慧局為配合新興科技之發展，同時檢討近年設計專利審查實務，修正了專利審查基準第三篇「設計專利實體審查」，並於109(2020)年11月1日生效。無獨有偶，日本特許廳亦在2020年4月公布了新版意匠（相當於臺灣設計專利）審查基準，中國大陸則在2021年6月公布施行新專利法，並於8月公布了審查指南修改草案（徵求意見稿），其中引進了部分外觀設計制度。為了解現行我國設計審查基準與日本、中國大陸之差異，以下，就我國基準本次修正內容所涉及之五大修正議題與日本、中國大陸之對應內容進行說明。

二、五大修正議題

（一）放寬說明書及圖式之揭露要件

我國

專利法施行細則第53條規定：「設計之圖式，應備具足夠之視圖，以充分揭露所主張設計之外觀」，另根據修正前設計專利審查基準，所稱「足夠之視圖」，係指圖式所包含之視圖應足以充分表現該設計的所有視面，惟有在各視圖間有因相同、對稱或其他事由者得省略部分視圖，而所謂「其他事由」，原則上僅在屬「普通消費者於選購時或使用時不會注意」的視面才得省略。惟該如何認定物品的某視面是否屬「普通消費者於選購時或使用時不會注意」，實務上常見申請人與審查委員之認定分歧，申請人若補充缺少之視圖亦有可能因此被認定超出申請時所揭露之範圍(註1)，故本次修正採用部分設計之概念，省略視圖不再僅限於上開事項，只要圖式已充分表現「主張設計之部分」之所有內容，則未揭露之視圖原則上視為「不主張設計之部分」（如下圖之後視圖(註2)），且無需再於設計說明中敘明省略理由。

【省略後視圖之掛鐘】

日本

關於此部分，日本意匠審查基準亦規定，雖圖式僅揭露物品之部分視圖，但該部分視圖明確時，即使未描述省略視圖之理由，只要視圖所揭露之意匠用途、功能明確，且「主張設計之部分」之形狀、佔物品整體之位置、大小、範圍、以及與「其他部分（不主張設計之部分）」之邊界明確時，則應認定意匠是明確的(註3)。

                                                                             【省略後視圖之畫框】                                                         【僅揭露一立體圖之骰子】

中國大陸

而中國大陸方面，審查指南則記載：「就立体产品的外观设计而言，产品设计要点涉及六个面的，应当提交六面正投影视图；产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当至少提交所涉及面的正投影视图和立体图，并应当在简要说明中写明省略视图的原因。」、「产品设计要点涉及六个面，而六面正投影视图不足，但下述情况除外…相同或对称时可以省略…大型或位置固定的设备和底面不常见的物品可以省略仰视图」(註4)。

由上述可知，日本與我國關於省略視圖之規定大致相同，而依中國大陸的規定，一般立體產品仍應提交六面投影視圖（惟並未要求必須提交立體圖），例外者可省略部分視圖，惟必須寫明省略其他視圖之原因，如有相同或對稱之情形可省略部分視圖（此部分與我國、日本相同），而大型或位置固定的設備例如汽車、冰箱等則可省略仰視圖，若產品設計要點僅涉及一個或幾個面可僅提交所涉及面的正投影視圖和立體圖，然此部分是否可如臺日般，未揭露之視圖原則上可視為「不主張設計之部分」，因審查指南未規定，故筆者認為應是指從已提交之視圖可推出該產品之未揭露面的形狀，而非可直接視為不主張之部分，如吊燈省略俯視圖(註5)，手提包省略左右側視圖及俯仰視圖(註6)，或衣物類產品省略俯視圖及仰視圖(註7)等。

另外，於去年7月23日舉辦之公聽會上有人提問，我國是否可如上述骰子之例，允許僅以一立體圖提出申請？智慧局回覆，若該設計形態單純，如日本意匠審查基準所舉「骰子」產品，所屬技藝領域中具有通常知識者可由該立體圖得知其具體形狀時，則得以一立體圖表現(註8)。

（二）明確建築物及室內設計為設計專利的保護標的

我國

在2013年審查基準修正時，已將「新式樣之物品必須是具備固定形態之動產而得為消費者所獨立交易而不得為建築物或室內等不動產設計」之規定刪除，即設計專利之物品不再僅限於可獨立交易之動產而可為不動產，亦有少數獲准案例(註9)。惟外界對設計專利是否得為建築物或室內等不動產設計仍常有提問，故本次修正於審查基準明定設計所應用之物品得為「建築物、橋樑或室內空間等」。

日本

相較於我國，日本在設計應用之物品之定義上仍為動產而不得為不動產(註10)，但日本在2019年透過修正意匠法，將意匠之定義除原有的物品外進一步新增建築物之保護標的(註11)，並在組物意匠（相當於「成組設計」）之條文下新增室內設計之保護態樣(註12)，且於2020年4月施行之新版意匠審查基準中，針對建築物及室內設計分別載有獨立章節詳細介紹其定義、新穎性、創作非容易性（即創作性）等之判斷方式，相較於我國可謂明確許多，日本亦是目前ID5(註13)中唯一針對建築物及室內設計制訂詳細規範之國家。

中國大陸

而中國大陸方面，依審查指南就外觀設計所應用物品的記載:「外观设计是产品的外观设计，其载体应当是产品。不能重复生产的手工艺品、农产品、畜产品、自然物不能作为外观设计的载体」(註14)，可知其並未排除建築物做為申請標的，實務上亦有以建築物取得外觀設計專利權之例(註15)，惟此種建築物的外觀設計，不能為「取决于特定地理条件、不能重复再现的固定建筑物、桥梁等。例如，包括特定的山水在内的山水别墅」(註16)，即建築物只要能夠重複生產即可。

但關於室內設計，雖中國大陸有成套設計(類似我國的「成組設計」)制度，但此種可能屬不同類別的多個物品構成一外觀設計的特殊申請態樣，應難以符合中國大陸專利法實施細則第35條第2款:「用于同一类别并且成套出售或者使用的产品并且具有相同设计构思的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出」之成套設計規定。因此，在中國大陸目前應仍無法接受室內設計之外觀設計申請。

（三）議題三：放寬設計專利有關分割申請之規定

我國

本次審查基準之修正，將「原本若申請時僅揭露一個外觀應用在一個物品，因未明確揭露出實質上二個以上設計，無法就「不主張設計之部分」的揭露內容另案分割」之規定刪除，即除了本得可分割之例如參考圖所明確揭露之另一設計或圖式所明確揭露之其一組件外，追加了可針對符合一設計一申請之物品不同範圍之主張內容另案分割的態樣（如下圖）。

日本

惟參酌日本意匠審查基準，其分割制度之主要意旨在於申請人誤將兩個以上之意匠放在一申請案中提出，而供申請人救濟之管道。故日本符合分割之要件者必須為「包含二個以上之意匠的意匠申請案」且「分割後之意匠必須與原意匠申請案所含之二個以上之意匠中之任一者相同」，不得針對符合一設計一申請之意匠中之不同範圍另案分割(註17)，且似亦無法將參考圖所揭露之另一設計進行分割(註18)。

中國大陸

中國大陸規定與日本類似，依現行審查指南:「（1）原申请中包含两项以上外观设计的，分案申请应当是原申请中的一项或几项外观设计，并且不得超出原申请表示的范围。（2）原申请为产品整体外观设计的，不允许将其中的一部分作为分案申请提出，例如一件专利申请请求保护的是摩托车的外观设计，摩托车的零部件不能作为分案申请提出」(註19)，僅能將包含兩項以上外觀設計中的一項或幾項外觀設計另案分案，不允許將整體外觀設計的一部分作為分案申請提出。

進而，雖自2021年6月1日起施行的中國大陸新專利法引入了部分外觀設計制度，惟依對應該新專利法發布的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》修改对照表內容可知，其新增之「（3）原申请为产品的局部外观设计的，不允许将其整体或者其他局部的外观设计作为分案申请提出」仍規定不允許此種分案申請態樣(註20)。

（四）議題四：放寬圖像設計之規定

我國

依專利法第121條第2項規定：「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請取得設計專利」，即圖像設計必須應用於「物品」，而修正前審查基準記載，該物品得以如「螢幕（screen）」等名稱來取得較廣泛之保護，惟此方式仍難包含現今有關投影、虛擬實境等新興科技之圖像設計。又專利權人於實施圖像設計之專利權時，被控侵權對象往往非係「螢幕」、「顯示器」等實體產品，涉訟侵權者通常亦與生產、製造該硬體之廠商無關而為軟體廠商，加之我國亦無間接侵權相關之規定，導致實務上專利權人難以行使權利。故於本次修正中，將圖像設計所應用之「物品」修正為可為「電腦程式產品」，修正後，以電腦程式產品之圖像申請者，其近似範圍可涵蓋到所有具有電腦程式的電子資訊產品，故不論是投影或VR顯像所產生之圖像均包含於其保護範圍，且可針對軟體廠商行使權利。

日本

相較於我國以審查基準修正擴大對物品之解釋，日本則是透過於意匠法第2條新增圖像可直接為意匠申請之標的，完全脫離應用於物品之限制，惟為了與實體之圖形做出區隔，修正後之審查基準規定，圖像必須符合1.供操作機器用之圖像(如下方左圖)或2.用來顯示機器發揮其功能之結果的圖像(如下方右圖)中至少一者(註21)。

                                                            【名稱：商品購入用圖像】                                              【名稱：時刻顯示圖像】

承上，日本圖像設計無應用於物品之限制但有須符合供操作或顯示功能之限制，因此無法申請一般裝飾性之圖案，而臺灣雖有應用於物品（電腦程式產品）之限制，但並無須符合供操作或顯示功能的限制(註22)，因此可申請一般裝飾性之圖案，此為兩者主要之差異。

中國大陸

中國大陸於2014年起開放圖形用戶介面(GUI)外觀設計專利保護，於2019年放寬了對申請文件的限制條件，擴大了GUI外觀設計可獲得的保護範圍，加上2021年6月新專利法引入了部分外觀設計制度，最新審查指南草案規定，「对于设计要点仅在于图形用户界面的产品外观设计，申请人可以以局部外观设计方式提交申请。局部外观设计方式包括视图带有或不带有图形用户界面所应用产品两种方式」、「对于可应用于任何电子设备的图形用户界面，申请人可以以不带有图形用户界面所应用产品的方式提交申请。」(註23)，同時刪除了「如果仅提交了包含该图形用户界面的显示屏幕面板的正投影视图，应当穷举该图形用户界面显示屏幕面板所应用的最终产品」、「对于设计要点仅在于图形用户界面的，应当至少提交一幅包含该图形用户界面的显示屏幕面板的正投影视图」(註24)之規定，亦即已不限定此種GUI外觀設計申請需與實際產品綁定，可擴大至任何可應用之電子設備，只要在簡要說明的產品用途中概括為一種電子設備即可，申請人不用再費盡心力”窮舉”所有可應用的最終產品，同時，因可直接以GUI為申請標的，故自然包含自投影設備投影出的GUI圖像。

（五）議題五：其他

1.補充有關「色彩之揭露規定」

2020年版基準新增以下內容：當申請人以墨線圖、灰階電腦繪圖來表現申請專利之設計的形狀或花紋時，為避免被誤解為包含如圖所示之黑白或灰階顏色，得於設計說明載明：「本案係以黑白照片（灰階電腦繪圖）表現，各視圖表面所呈現的濃淡僅係為表現本案之形狀，但並非主張如圖所示之黑白（灰階）色彩」。而日本在「意匠登錄出願之申請書及圖式等的記載導引(註25)」中亦有類似的記載，故日本來台申請之設計專利說明書中常見此敘述「各圖之表面整面所示之濃淡係用以表示立體表面之形狀」。而中國大陸方面，專利法實施細則第27條規定「申请人请求保护色彩的，应当提交彩色图片或者照片」。專利審查指南則規定「如果外观设计专利申请请求保护色彩，应当在简要说明中声明。」(註26)，即若未在簡要說明欄中聲明要請求保護色彩，保護範圍則不包含色彩，故不會有提出灰階電腦繪圖導致被誤解欲主張色彩的可能。

2.補充有關「純功能性之物品造形」之說明

此部分主要是針對純功能性之物品造形追加更明確之定義，說明若物品造形全然取決於功能性考量而無任何創作空間可進行視覺性外觀之創作，其整體設計僅為連結或裝配於其他習知物品所產生之必然的創作結果，而無任何創作思想融入者，應認定為純功能性之物品造形。而日本則規定，判斷此種純功能性物品造型（日本稱「為確保物品功能所不可或缺之形狀」）時，需考量是否有可替代該物品功能之其他形狀，是否為標準化規格（例如JIS、ISO、業界標準規格之類）所定之形狀等(註27)。中國大陸方面則主要規定在審查指南第四部分第五章「无效宣告程序中外观设计专利的审查」中，其規範了「由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著的影响」(註28)，如汽車輪胎的圓形形狀是由功能唯一限定的，除此之外，北京市高级人民法院所發布的《专利侵权判定指南（2017）》則有更清楚的解釋:「由产品功能决定的设计特征，是指由功能有限或唯一决定、不考虑美学因素而形成的设计特征。技术标准规定的或者为了实现机械上的配合关系必须采用的不可选择的设计特征属于功能性设计特征。」(註29)，可看出臺日中均針對了純功能性物品做了類似的規定。

3.修正有關「設計包含色彩之新穎性、創作性判斷原則」

以往申請專利之設計相較於先前技藝，其差異僅在於從既有色彩體系中選取單一色彩施於該設計者，原則上會認定無創作性。而2020年版基準則弱化了色彩對視覺效果之影響，修正後基準規定，此種差異視為不影響整體視覺印象的局部細微差異，應判斷為近似設計而無新穎性，惟若施予二種以上之配色或色彩計畫，則會進一步判斷是否具創作性。

而日本意匠審查基準中亦記載，一般而言色彩相較於形狀及花紋，對物品外觀近似與否之判斷影響較小，色彩單純變更、各區塊之單純的彩色、基於所要求功能之標準彩色均會認定為「輕微改變」，如下例，申請專利之設計為將公知意匠之帽子上之圖案置換為另一公知意匠之圖案(燙布貼)而成的帽子，當此種簡易置換被認定為無創作性時，即使再進一步分別將帽子及圖樣變更為不同顏色，仍會被認為無創作性(註30)。

中國大陸也同樣的，審查指南亦規定色彩對於外觀是否近似的判斷影響較小，審查指南規定:「单一色彩的外观设计仅作色彩改变，两者仍属于实质相同的外观设计。」，即單一色彩的改變會被認定為不具新穎性(註31)。

三、結論

基於上述議題之我國、日本、中國大陸的設計制度差異之比較表整理如下：

我國不論是專利法或是審查基準之訂定，長年來均有相當篇幅係參考日本專利制度，且此次修正內容及方向與剛修正之現行日本意匠審查基準有不少雷同處，另外，中國大陸近年亦針對外觀設計制度逐漸放寬，對於不斷變動的各國外觀設計制度，期盼透過此次介紹可讓讀者更加瞭解目前我國與日本、中國大陸最新版設計專利制度之差異。 

附註：

註1：劉信邦，設計專利圖式明確且充分揭露之判斷，智慧財產權月刊第254期，109年2月，頁49。
註2：智慧局，第三篇設計專利實體審查(全)(109年11月1日施行版)第八章2.2.1，109年10月，頁3-8-4。
註3：日本特許廳，日本意匠審查基準第Ⅲ部第1章 工業上利用することができる意匠，2020年4月，頁93、94。
註4：中國知識產權局，专利审查指南第一部分第三章 外观设计专利申请的初步审查，2010年，頁1-64、1-66。
註5：CN306263764S。
註6：CN306259249S。
註7：CN306875602S。
註8：經濟部智慧財產局，附件四：設計專利實體審基準修正草案公聽會會議紀錄暨研復意見，頁5，網址https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-275766-86958c423cc24a8c993262ec452eeb6f.html（更新日期：109年8月31日）。
註9：如D187698、D182009、D182584等。
註10：日本特許廳，日本意匠審查基準第Ⅲ部第1章 工業上利用することができる意匠，2020年4月，頁68、69。
註11：現行意匠法第2條第1項。
註12：現行意匠法第8條之二。
註13：即工業品外觀設計五大局：中美歐日韓。
註14：同前註4，頁1-71。
註15：如CN300957564S、CN305898321S。
註16：同前註4，頁1-73。
註17：日本特許廳，日本意匠審查基準第Ⅷ部第1章 意匠登録出願の分割，2020年4月，頁369、370。
註18：徐銘夆、葉哲維，台日設計專利分割申請所面臨之現況課題」，專利師第36期，2019年1月，頁10。
註19：同前註4，頁1-77。
註20：國家知識產權局，附件1：《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》修改对照表，頁67，網址https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art_75_166474.html（發布日期：2021年8月3日）。
註21：日本特許廳，日本意匠審查基準第Ⅳ部第1章 画像を含む意匠，2020年4月，頁188、189。
註22：依現行設計專利實體審查基準第三篇第九章3-9-1～2頁：「電腦圖像係指單一之圖像單元，其以一個圖像（image）來表達一個顯示訊息或可供操作的物件（object）、檔案夾或應用程式」內容，可知定義上並無如日本般須具有功能之限制。
註23：同前註20，頁46、47。
註24：同前註20，頁45、49。
註25：日本特許廳，意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」（平成31年4月改訂），更新日：2020年3月12日，頁37。
註26：同前註4，頁4-47。
註27：日本特許廳，日本意匠審查基準第Ⅲ部第6章 意匠登録を受けることができない意匠，2020年4月，頁168～172。
註28：同前註20，頁46、47。
註29：北京法院網，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》，第85點，網址https://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml（發布日期：2017年4月20日）。
註30：日本特許廳，日本意匠審查基準第Ⅲ部第2章第2節 創作非容易性，2020年4月，頁113、116。
註31：同前註4，頁4-46。
註32：必須為可重複再現者。
註33：同前註20，依最新審查指南規定:「产品名称中要有“电子设备”字样的关键词。例如“用于电子设备的视屏点播图形用户界面”、“用于电子设备的道路导航图形用户界面”」，即仍需寫出用於電子設備之用語。
註34：因無此必要。