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出版品(專利)
論進步性肯定因素「反向教示」之我國近年實務發展 (林軒吉 專利日本部副理/專利師)(2021/12/16)

林軒吉 專利日本部副理/專利師

一、前言

我國智慧財產局於2017年7月1日修訂施行之進步性審查基準,新增如何建立不具進步性之論理,即以綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」之方式,來建立是否不具進步性之結論。而於「肯定進步性之因素」中,於進步性之步驟2「確定相關先前技術所揭露之內容時」,必須考量相關先前技術中所揭露的整體內容,包括其中對於申請專利之發明是否具有反向教示(teach away)。

為理解目前關於反向教示在我國之實際運用,本文將先介紹我國有關反向教示之規定及相關判決,並陸續介紹美國、日本中關於「反向教示」之規定,透過比較研究來實際掌握在我國主張反向教示時應注意之事項,並嘗試提出現有制度之問題及建議。

二、我國反向教示規定及相關判決介紹

(一)反向教示之發展沿革

關於「反向教示」,於2004年版之專利審查基準中僅有記載「若兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容,則其技術內容的組合並非明顯(註1)」。惟何謂「先天即不相容」?雖於智慧財產法院100年行專訴字第83號之專利判決中指出:「所謂先天即不相容係指先前技術所揭露之必要技術特徵,其所利用之自然法則、科學原理或物質之化學作用不同,而於本質上相互悖離,則兩先前技術即無法相容,尚無從加以組合論究專利之進步性(註2)」,惟其定義並不十分明確,且亦與現行審查基準規定之「反向教示」規定意涵有所不同。

於2013年版專利審查基準中,則記載了「若相關先前技術中已明確記載或實質隱含關於申請專利之發明的教示或建議,通常其結合係屬明顯;惟若相關先前技術中具有排除與其他相關先前技術結合之教示,得認定其結合並非明顯」」(註3)。相較於2004年版專利審查基準而言,較詳細地規定了「先前技術中具有排除與其他相關先前技術結合之教示」,惟針對「具有排除...之教示」仍未有具體說明及指引例,於運用上仍有模糊空間。

而2017年之修正基準參考USPTO之MPEP的相關規範(註4)及我國法院之判決,進一步定義了反向教示之涵義,亦係首次出現「反向教示」一詞。

(二)現行反向教示之判斷原則

2017年版專利審查基準規定,相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議,包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者,或基於引證所揭露之技術內容,該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者(註5)。

進而,審查基準強調,判斷相關先前技術對於申請專利之發明是否具有反向教示,必須就相關先前技術之實質內容予以判斷。例如,申請專利之發明為一種環氧樹脂印刷電路材料,先前技術揭露聚醯胺樹脂印刷電路材料,另揭露環氧樹脂材料具有可接受的安定性及某種程度的可撓性,但其較聚醯胺樹脂材料之性質為差。由於該先前技術之實質內容未揭露環氧樹脂材料不可作為印刷電路材料,亦即沒有排除申請專利之發明的教示或建議,因此,對於申請專利之發明未構成反向教示。若先前技術僅揭露較佳實施方式,或僅揭露一種以上的擇一形式記載,而申請專利之發明並非較佳實施方式,或為擇一形式記載之其中一種,由於該先前技術並未明確排除申請專利之發明,因此,對於申請專利之發明未構成反向教示(註6)。此處定義了何謂「排除申請專利之發明的教示或建議」,倘若先前技術僅揭露了申請專利之發明之物(或方法等)較差或非最佳實施方式,且同時揭露了較佳之實施方式,由於並未記載「無法使用」之類的敘述而未明確排除申請專利之發明,此種情形並未構成反向教示。惟此種情況並非完全不能主張肯定進步性之因素,仍可與其他肯定進步性之因素結合來主張無法結合,僅是未達「明確排除」之反向教示標準。

(三)反向教示之相關判決整理

以下整理針對反向教示有作出闡述之判決,從此等判決可一窺目前「反向教示」之實務判斷。

    1.98年度民專上字第58號判決為智慧財產法院成立以來第一件明確闡述反向教示之意涵及適用方式之案件,特別是於當年審查基準尚未記載反向教示相關之規範,本件實為一指標性之判決案件,日後亦作為2017年版專利審查基準中新增之反向教示判斷原則內容之指引參考(註7)。於此判決中,法官定義了「所謂「反向教示」係指先前技術已明確排除該已知元件之組合或教示該已知元件之組合於技術本質上係不相容,抑或基於先前技術所揭露之技術內容,熟悉該技術領域人士就該發明所欲解決之問題,將採取與發明人所採取技術手段相反之研究方向,至於先前技術就相同之技術問題提出不同之技術手段,或先前技術僅揭露部分實施例,並非必然表示存在有反向教示,因先前技術之內容並未妨礙熟悉該技術領域人士採用該發明所採取之技術手段,而影響其組合該已知元件之動機」,而自此案件後,可見到有數個判決均引用此判決中針對反向教示之定義來判斷反向教示之意涵。

    2.101年度行專訴字第113號判決:「按「反向教示」(teaching away),乃美國專利司法實務所創設之概念,…惟依據科學原理或應用之技術領域進行判斷,先前技術與發明人所欲申請專利的發明內容所採用之技術手段存有構造特徵、設定條件或使用範圍之差異,由於科學或技術係不斷地累積實驗或「試誤」而有所進展,除非先前技術中所謂的少數說為科學界所摒棄的極端錯誤,而勸阻、反對、否定發明人所欲申請專利的發明內容,或導引相反方向,始構成系爭專利所請範圍的「相反教示」外,否則先前技術與發明人所欲申請專利的發明內容間技術特徵之差異,難謂有「相反教示」之情事,是與發明人所欲申請專利的發明內容存有若干技術特徵差異的先前技術、或所謂的少數說所累積實驗或「試誤」,應屬不同見解之教示或知識,非謂該先前技術或少數說即當然具有反向教示之效果而有利於發明人所欲申請專利的發明內容具備進步性之推論」。

    3.105年度行專訴字第101號判決:「所謂「反向教示」應至少係指該教示出自申請時公認之原理原則,或權威之常識等相類情形,尚不得僅以先前技術未提及或未完成之實驗,或推測性之用語等,逕認為係反向教示而無組合之可能。故原告主張證據6為反向教示,不得作為判斷系爭專利不具進步性之組合證據云云,並不可採」。

    4.101年度行專訴字第8號判決雖無如上述三件判決般提出定義性之見解,惟本件判決為極少數被法院肯認有反向教示之適用的判決之其中之一,仍有其參考意義。其主要指出「…蓋證據4所教示者係增加後臂側之重量,與系爭專利解決課提之方法即減輕後臂側之重量,二者呈反向教示,熟習該項技術者遭遇系爭專利所欲解決之問題,自不會選擇證據4 所教示之方法。再者,證據2 雖揭露系爭專利申請專利範圍第1 項所界定之「將乾式V 字型皮帶變速器配置在前述引擎之曲軸箱內」之技術特徵,惟因證據4 所揭露之無級變速裝置裝配在可擺動之支臂內,以達到減少未懸吊元件之震動之目的,此與證據2 所教示之無段變速機或無級變速裝置之裝配位置呈反向教示,如將證據4之無級變速裝置裝配至曲軸箱內,顯然無法達成證據4 減少未懸吊元件之震動之目的,故熟習該項技術者顯難產生組合證據2 與證據4 有關無級變速裝置裝配至曲軸箱內而達到系爭專利申請專利範圍第1 項所界定之動機」。本判決中,法院依照系爭專利與證據4所欲之解決課題差異、以及證據2與證據4所欲之解決課題差異,且兩者之目的恰恰相反,說明證據2及證據4中此種課題之差異及所採取之技術手段,已達「引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議」之反向教示判斷標準,相較於前述其他判決,本件在內容上更清楚地表明了何以可適用反向教示之事實涵攝過程,實可作為適用反向教示時之論述方式之參考。

    5.102年度行專訴字第55號判決:「…不應單就證據2 所關注之問題,與系爭專利之發明有所差異,即謂證據2 具有相反教示效果,因此,原告稱證據2 揭露「熱可塑性彈性體」中添加「架橋劑」屬於「因技術偏見而被捨棄之技術」之主張,或稱證據2對於系爭專利之「在熱可塑性彈性體(而非橡膠)中添加架橋劑」的技術特徵起「反向教示」的作用,顯無理由」。

    6.102年度行專訴字第19號判決:「縱證據6 之實施例中係以n-GaAs半導體基板5(第1 實施例) 或是n- GaAlAs下包覆層4(第4 實施例)與透明導電膜接觸,但其僅是例示性揭露其技術內容並未特別限制於n 型半導體材料和透明導電膜才能接觸,亦無特別指出p 型半導體材料不能和透明導電膜接觸的反向教示」。

    7.103年度行專訴字第79號判決:「引證2 並未否定或排除使用第3圖習知技術在其他情況,如系爭專利所記模擬終端使用時自然光之情況,引證3亦未否定或排除使用擴散板之情況;在引證3 所揭示之光源與透鏡群間設置引證2所揭示之擴板可以使得進入透鏡群間之光量更均勻地分佈、在引證2 所揭示之擴散板與晶圓間設置引證3 所揭示之透鏡群則能以窄小的角度照射半導體光電元件而接近實際使用狀態,故原告以引證2 擴散板與引證3透鏡群之目的功效不同即稱引證間反向教示,並無足取」。

    8.103年度行專訴字第87號判決:「綜觀證據2 說明書既未明確記載其不能運用於探針數量少的情形,或是不能運用在探針在電路板連接位置鄰近中央開口的情形,原告所稱「在接點的數量維持相同的情況下…難以成功電性連結於接點」應屬臆測之詞,難謂證據2 有妨礙改變探針在電路板連接位置距離中央開口遠近之反向教示」。

    9.106年度行專訴字第38號判決:「依106 年專利審查基準…「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議,…(中略)…。惟本件有關引擎氣缸部之配置,無論是系爭專利之向前突出,或證據2 、3 之向車寬方向突出,均係用於解決降低座位高度之課題,且證據2、3 之說明書亦無明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議,具有通常知識者自得將該氣缸在水平面設置於前後方,以解決相同之課題,若認本件亦符合反向教示,將不當擴大反向教示之適用範圍」。

    10.107年度行專訴字第29號判決:「參照前述證據2第4至5頁之內容,可知證據2所揭示排屑溝係超過中心線寬度,故不論證據2之D如何調整,證據2之排屑溝的結構必然會超過中心線寬度。又查,螺絲中心線的寬度相當於牙外徑D的1/2,故證據2之排屑溝的寬度勢必超過牙外徑D的1/2;相較於系爭專利所界定螺絲之第一最大距離H1為該桿身部之牙外徑D的1/3,第二最大距離H2為該桿身部之牙外徑D的1/2,系爭專利之第一最大距離H1及第二最大距離H2皆未超過牙外徑D的12。由此可證,證據2全然未揭露系爭專利之第一最大距離H1及第二最大距離H2的結構,更遑論系爭專利係從證據2已揭示之排屑溝之結構進行選擇。再者,證據2既然揭示排屑溝之結構會超過牙外徑D的1/2,而系爭專利之螺絲的第一最大距離H1及第二最大距離H2均未超過牙外徑D的1/2,則證據2所揭示技術特徵與系爭專利不僅不相同,甚至可謂是反向教示」。

    11.106年度行專訴字第102號判決:「本發明所屬技術領域中具有通常知識者基於舉發證據3之教示,為了保持過氧化氫之活性,不僅不會有將過氧化氫與鐵觸媒組合使用之動機,反而會有反向教示避免於含有過氧化氫之CMP組合物中使用鐵觸媒」。

    12.107年度行專訴字第20號判決:「原告再稱:證據2所揭露的複數個發光單元係平均分佈於導光條之全週…將兩個發光單元設置於導光條同一側,與證據2所欲達成之效果相互矛盾…應屬其反向教示,而主張證據2具有反向教示云云。惟查,系爭專利請求項1所界定「同一側」解譯上應包含證據2所揭露發光元件設於可撓性電路結構內側之同一側,已如前述。將證據2設於可撓性電路結構內側之發光元件的數量改變為2個,同樣可達成證據2所訴求的各種視覺效果,並無原告所稱反向教示之情事。況且,所謂「反向教示」(teachaway)係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議,包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者,或基於引證所揭露之技術內容,該發明所屬技術領域中具有通常知識者將「被勸阻」而不會依循該等技術內容所採的途徑者。顯然地證據2之說明書並未明確記載或實質隱含有關排除系爭專利請求項1之發明的教示或建議,故原告上述理由並不足採」。

    13.最高行政法院108年度判字第55號判決:「「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議,包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者,或基於引證所揭露之技術內容,該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。經查,…並未明確記載或實質隱含無法將上開先前技術所揭露將限位元件與殼體側壁採用「一體連接」方式與證據7加以結合…兩者功能及作用相同,故證據7與證據3兩者就技術領域、解決問題、功能、作用共通性高度相關,而具有組合的動機,故發明所屬技術領域中具通常知識者當可依據證據7之結構,結合證據3之一體連接之連接方式,而完成系爭專利請求項1、4、9之發明,則原判決據此認定證據7、3之組合足證系爭專利請求項1、4、9不具進步性,於法尚無不合」。

(四)小結

綜觀上述判決,可發現如下問題:

第一,於2017年版專利審查基準中,雖已針對反向教示有進一步之規定且有記載示例,惟其仍屬較上位之記載,且示例數量僅有兩個。因規定不夠細緻,且指引示例不足,造成於申請人或訴訟上之當事人欲進行反向教示之主張時,落入各執一詞之困境。

第二,如上文所述,自智慧財產法院於2008年7月成立以來,實際有在判決中主張反向教示者案件甚少,且法院認同原告或被告(或參加人)之反向教示主張者比例亦極低,可發現法院對於反向教示之判斷非常嚴格。

第三,另外,是否當事人未能瞭解反向教示之意涵從而無法正確地進行反向教示之主張,或者法院針對反向教示之判斷並無一套正確的標準或操作手法,以致於法院於判斷「反向教示」時似亦有標準不一之情形,故此,使「反向教示」之判斷標準趨於客觀及一致性,對於提升判決結果之可預測性,顯為舉足輕重。

三、美國關於反向教示規定

美國早於1966年時,聯邦最高法院於Adams案(註8)中即提出了反向教示之概念,指出了他人之失敗及為了達到發明之構成而必需忽略之常識會作為一種阻礙通常知識者結合先前技術之因素,雖並未於判決中直接提及「反向教示」(teach away)之用語,但已揭露了其內涵。而於2001年之McGinley案(註9)中,法院對於反向教示則採取「將先前技術結合時會產生一個貌似無法操作的裝置,通常知識者不會進行此種組合」之標準,而此種標準與Adams案中之「忽略既定因素」之標準均為較為寬鬆之標準,至2006年之Dystar案(註10)則採取「先前技術中應記載相關文字」,如此才能認定為反向教示,即變得較為嚴格,可發現美國法院針對反向教示之定義及判斷方式亦不斷地在改變。

於2007年,最高法院於KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.案(下稱KSR案)中,指出教示、建議或動機原則之運用不應僵化,而應採廣泛而有彈性之方式,USPTO在此判決後,2007年發布了「以KSR之觀點決定專利法第103條非顯而易見性之審查指南」,指示審查人員在審查「顯而易知性」時,應依據KSR之見解規則,考慮幾個先前技術是否可以被顯而易見地組合在一起,供審查人員可基於KSR案中最高法院之見解認定。

於KSR案後,2010年版之MPEMP中例示了幾個關於反向教示之判決,其中之ICON Health & Fitness, Inc.(註11)中明確地指出,於符合以下情況時,可認定符合反向教示:(a)發明所屬技術領域中具通常知識者在研讀某先前技術後,將可能被勸阻而不會依循該引證案所採的途徑、或將可能被導引至與申請人所採取的路徑歧異的方向;(b)若使用先前技術之組合會產生無法動作之裝置。

另外,日本知的財產協會的國際第1委員會進行了以下的統計:從KSR案後之CAFC判決中,篩選出有實際論述了反向教示之42件判決。接著,將所篩選出之42件判決,分類成如上述MPEP所示之三種類型:1.發明所屬技術領域中具通常知識者在研讀某先前技術後,將可能被勸阻而不會依循該引證案所採的途徑(勸阻型);2.發明所屬技術領域中具通常知識者被導引至與申請人所採取的路徑歧異的方向(歧異方向型);3.若使用先前技術會招致裝置無法動作之結果或產生會產生一個貌似無法操作的裝置(無法動作型)。

而於3類型中,42件中主張勸阻型為32件,佔整體之76%,其中32件中有8件被法院認可有反向教示之適用,認同比率為25%,主張歧異方向型為4件,比率為10%,4件全數認同反向教示之適用故認同比率為100%,而主張歧異方向型為6件,比率為14%,其中6件中有1件被法院認可有反向教示之適用,故認同比率為2%。進而,整體而言,42件主張反向教示之判決中有13件被法院認可,比率為31%左右。

由上述可知,以勸阻型為根據主張時較容易被採認有反向教示。例如若說明書中有「ruled out(註12)」、「discouraging(註13)」之類的明示性記載較易被法院認同反向教示之主張。然而,即使有明示性記載,對於當事人而言,仍必需更詳細地思考於先前文獻是否存在動機、從先前文獻整體所可掌握之技術事項實際可否勸阻可想到系爭專利之發明、先前文獻所記載之負面效果之程度是否嚴重等(註14)。

此外,亦有不少雖無明示性記載,法院仍依整體技術內容是否隱含反向教示來進行判斷之例,如於Spectralytics案(註15)中,CAFC指出:「系爭發明藉由將切割工具與保持具直接固定,以在加工過程中產生振動時,使工件與切割工具一起振動,藉以提升加工精度,此與抑制振動以提升加工精度之先前文獻發明之技術思想相悖,亦即具通常知識者在閱讀先前文獻後,將被導引至與申請人所採取的路徑歧異的方向,故構成了反向教示」,或於Mems Technologies案(註16)中,CAFC指出:「SAW裝置是用以偵測表面振動,而非偵測音波,當外部之音波為噪音,則SAW裝置會以密閉狀態密封,若設置開口會導致裝置無法動作,故對先前文獻之SAW裝置設置開口一事為反向教示」,此等案件中法院均是以整體技術領域或技術思想來判斷是否有反向教示之適用。

四、日本關於反向教示規定

現行日本審查基準中關於進步性審查原則之內容係於2015年10月實施(註17),主要記載於「特許・實用新案審查基準(註18)」中之「第III部 特許要件(即專利要件)」之「第2章 新規性(即新穎性)/進歩性」之第2節「進歩性」及第3節「新規性・進歩性之審査之進め方(新穎性/進歩性審查之進行方式」中。日本與我國進步性判斷步驟及內容基本相同,支持肯定進步性之因素包含有利效果及阻礙要因(日文原文為「阻害要因」,即相當於「反向教示」)。

日本審查基準規定,當有阻礙將副引證結合至主引證之情事時,會成為支持肯定進步性之因素。倘於考量阻礙要因後,若仍有充分理由說明具通常知識者能容易想到請求項之發明,則請求項之發明仍不具進步性。

作為阻礙要因之例可舉出以下四種情況:

(i)當將副引證應用到主引證時,主引證會違反其目的。

(ii)當將副引證應用到主引證時,主引證會無法發揮功能。

(iii)主引證排斥副引證之適用,而認為無法被主引證採用。

(iv)表示副引證的公開刊物中,記載了副引證與其他實施例,而就主引證欲解決之課題而言,副引證記載了較其他實施例更差之例子,致使具通常知識者通常不會考慮採用該副引證。

筆者於日本之專利判例資料庫網站(註19),單以「阻礙要因」為關鍵字(期間不限,不限行政、民事亦不限一二審或最高審,權利類別選擇發明專利及新型)針對近四年多之案件進行檢索,結果如下表所示:

  [日本阻礙要因相關判決之統計表]

實際有主張

阻礙要因之判決

判決有無針對

阻礙要因闡釋心證

115件判決中認同有阻礙要因者

認同比率

201件

有:115件

有:45件

39.13%

無:86件

不認同:70件

由上表可知,於上述實際有主張阻礙要因之201件判決中,即有115件判決是法院有針對阻礙要因闡釋心證者,比例近六成,且於115判決中認同有阻礙要因成立者有45件,比率約有39.13%,近四成。此等成立阻礙要因主張之判決中,例如於平成29年(ネ)10092号民事訴訟判決中,法官指出:「乙2文獻及乙6文獻所記載之技術以及系爭專利說明書所記載之習知技術,均記載了軸方向之冷却風通路連通於電子零件,並非自該通路之開口部防止進水的構成,因此並無動機將其適用於以防止水滲入電子零件内部為目的之乙1’發明,甚至可謂有阻礙要因存在。(相當於上述類型(i))」,於平成28年(行ケ)10102号行政訴訟判決中,法官指出:「引證2中,若於閥構件46具備油壓導入路且藉由油室之油壓按壓閥構件46之狀態,即會喪失來自通孔58之加壓空氣之作用,故設成此種狀態一事會有阻礙事由。…然而,若假定通道部分68之受壓面積較閥操作具44之受壓面積大之情形,加壓空氣所致之按壓力會變得非常大,且使加壓空氣所致之按壓力喪失,亦將使加壓空氣之功能喪失。(相當於上述類型(ii)」,於平成28年(行ケ)10100号行政訴訟判決中,法官指出:「甲文獻10、16及17所揭示之「使槽間部寬度為零之技術」,係使高爾夫球表面之槽間部區域成為零之技術,必然地會成為消除槽間部兩端之上縁邊部的構成,因此甲文獻10、16及17所揭示之技術,與以於槽間部兩端存在上縁邊部為前提之甲文獻3、4、8及9所揭示之技術可謂不相容。(相當於上述類型(iii)」。上述判決中,法官均是依據主引證與副引證之實質內容判斷是否有反向教示之適用。

日本有關阻礙要因之判決最早見於1987年,至今已有超過30年的時間,從上述統計及判決內容可看出,關於阻礙要因之爭點確實在專利訴訟中非常常見,且當事人雙方均會針對此爭點進行激烈攻防,法院亦非機械性地判斷有無阻礙要因,而會就各判決內容之事實及雙方爭點、引證內容、通常知識等做出有無阻礙要因之闡述。

五、結論

現有之我國的智慧財產權之判決中,關於「反向教示」之判斷原則並無太多闡述。然而,在基於美國、日本審查基準針對與結合動機息息相關之反向教示進行了修訂後,其認同率卻遠低於美國、日本等國家,雖個案會因不同證據、當事人之主張等各種不同因素而有一定差異,然而此種懸殊之比例仍顯示了我國在反向教示之認同率上相較於美國、日本確實過於嚴苛。究其原因,或許是肇因我國審查基準所訂之反向教示之適用類型不足、審查基準之定義不明確、及法院在判斷有無反向教示之適用時過度依賴審查基準所導致。

從前述美國、日本的規定及相關判決來看,反向教示是否適用,均非局限於需限定於先前技術是否有相關文字存在使足當之,美國雖於反向教示發展初期有此種傾向(註20),然而後續判決卻發展出非僅止於此種情形而係肯認有數種類型之適用,概反向教示與正向教示乃一體兩面,當判斷有無正向教示(即是否有結合複數引證之動機)時,需依據具通常知識者之水準,綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項判斷是否有動機能結合複數引證,而反向教示應亦然,亦必須就課題、功能、技術領域、或引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教或建議等綜合考量,並經與正向教示之競合思考(註21)後,始判斷有無反向教示之存在,而我國目前關於反向教示係以較上位的方式「相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議」規定,固然在規定上包含了隱含的態樣,惟從所例示之內容及說明來看,極易解讀為「須有明確文字存在才有反向教示之適用」,恐容易流於機械式地認定引證無明確揭露來判斷有無反向教示適用,如智慧財產法院107年度行專訴字第7號判決、106年度行專訴字第63號判決、以及最高行政法院108年度判字第55號等均有類似之見解,使此規範在訴訟之防禦主張上效力極微,甚或可能成為負面心證(因法官易判斷為未達反向教示之程度即認定無法結合),使此規範徒具形式。故本文認為,確實應如同正向教示般將之類型化之必要,以使此規範能夠成為具有實效且能供專利權人作為防禦武器之論點。故此,針對我國現行之實務,本文認為應依據美國、日本之判斷原則及法院判決中所歸納出之原則,修正我國目前審查基準規定所欠缺之處,以使當事人在主張此「反向教示」之答辯武器時能有更明確之依循及指引。同時期待法院可參酌國外特別是美國、日本等之判決中所歸納出之反向教示判決要旨,不受審查基準拘束地針對反向教示闡釋判斷原則,以提供當事人於訴訟中主張或答辯之建議,同時彌補目前審查基準規範不足之處及未來關於反向教示修法之參考。


註1:經濟部智慧財產局,2004年公告之專利審查基準彙編,頁 2-3-20
註2:智慧財產法院100年度行專訴字第83號判決,判決理由欄五、(二)、5、(2)。
註3:經濟部智慧財產局,2013年版專利審查基準 3.4.1,頁2-3-17
註4:MPEP §2145 X. D.
註5:2017年版專利審查基準 3.1,2017 年公告之專利審查基準彙編,2017年7月,頁2-3-23。
註6:同前註5,頁 2-3-23~2-3-24。
註7:莊志惠,進步性判斷方式及論理之探討―以發明專利進步性審查基準修訂為例,智慧財產權月刊,第225期,2017年9月,頁17。
註8:U.S. v. Adams, 383 U.S. 39 (1966).|
註9:McGinley v. Franklin Sports, Inc., 262 F.3d 1339 (2001).
註10:Dystar Textilfarben GMBH v. C.H. Patrick Co., 464 F.3d 1356 (2006).
註11:ICON Health & Fitness, Inc., 496 F.3d 1374, 83 USPQ2d 1746 (Fed. Cir. 2007).
註12:本判決中,系爭專利之發明,係一關於抑制胃液分泌之質子泵抑制劑(下稱PPI)之發明。因PPI不耐酸,故在習知技術及判決中之專家證人均明確地表明,此種錠劑必需以塗布腸溶性包衣之形態來提供,然而系爭專利之發明,採用了對PPI加入小蘇打粉來作為緩衝劑之方式,藉此提供不因胃液而失活之PPI。於此判決中,當事人主張此差異為顯而易見,但CAFC認為,於一個先前文獻中存在有包衣之PPI為最佳選擇之記載,且記載了排除(ruled out)無包衣之PPI錠劑的內容,因此對於發明所屬技術領域中具通常知識者而言,其反向教示了使用無包衣之PPI之實施例,Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc., 694 F.3d 1344(Fed. Cir. 2012).
註13:本判決中,系爭專利之發明係一關於包含20mM檸檬酸之骨質疏鬆症用鼻腔噴劑之發明。先前文獻中,列出了超過50個包含檸檬酸之實施例,且針對包含50個以上之作為其他先前文獻所記載之吸收增強劑使用之檸檬酸之化合物,進行了合適作為穩定劑之化合物的調查試驗。然而,試驗結果為令人沮喪的(discouraging),僅有酒石酸氨為令人滿意的穩定劑,亦即有檸檬酸為非理想穩定劑之記載。因此,CAFC認為,具有通常知識者不會考慮使用使用20mM之檸檬酸作為穩定劑,因其可預期製劑不能正常發揮效能,故使用20mM之檸檬酸作為穩定劑為反向教示,Unigene Labs., Inc. et al. v. Apotex, Inc. et al., 655 F.3d 1352(Fed. Cir. 2011)
註14:學者指出,即使先前文獻有明示記載與所期望效果不同之負面效果,仍要考量所期望效果帶來之優點與負面效果之程度,綜合判斷是否有反向教示。縱先前技術揭示特定研發方向,例如,在先前技術的技術內容加添一個新的技術要件,將是耗費成本且在可行性上有潛在的瑕疵,若以「所屬技術領域具有通常工藝者」角度,可能耗費的成本與潛在的瑕疵並非重大,則「反教示」仍無法成立。最後,由於「非顯而易見性」評價常涉及複數的先前技術,亦有可能對於目前研發的方向,同時 存在正反不同的立場或指引,在確認是否有「反教示」的情形,正反的立場或指引均應給予充分的綜合考量,不得僅以先前技術中有阻礙研發進行立場,即當然認定有「反教示效果」存在,沈宗倫,由專利法教示因果關係論專利進步性:以組合專利與類似組合專利為中心,國立臺灣大學法學論叢第42卷第2期,2013年6月,頁338。
註15:Spectralytics, Inc. v. Cordis Corp., 649 F.3d 1336(Fed. Cir. 2011)
註16:Mems Tech. Berhad v. ITC, 447 Fed. App’x 142(Fed. Cir. 2011)
註17:日本特許廳,特許・実用新案審査基準の改訂について網頁,檢自https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/h27_kaitei.html,(最後更新日:2015年9月16日)。
註18:「特許」及「實用新案」即「發明專利」及「新型」。
註19:特許判例データベース,網頁為http://tokkyo.hanrei.jp/
註20:同前註10。
註21:學者認為,進步性評價的基礎非在於單一或特定的先前技術引證文件,而是以整體的先前技術狀態為評價的中心,當有特定引證文件指向「反向教示」的方向,其他引證文件也可能有產生正向教示關係,反向教示與正向教示的競合絕非理論上的產物,在研發實務上有其實際的經驗存在。沈宗倫,專利進步性評價的新視野與展望-簡評我國進步性審查基準之修訂,萬國法律,第214期,2017年8月,頁31。

 

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