最高行政法院判決

95年度判字第50號
上 訴 人 ○○貿易股份有限公司
代 表 人 王○○
訴訟代理人 張○○律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡○○
被上訴人即 澳洲商．○○○○化學工業股份有限公司
原審參加人 (RURALCHEMICAL INDUSTRIES(AUST)PTY LTD)
代 表 人 ○○○．○○
（BRETT RUTH）

上列當事人間因商標評定事件，上訴人不服中華民國 93 年 7月 7 日臺北高等行政法院 92 年度訴字第 1705號判決，提起上訴。本院判決如下：

主 文

上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、上訴人前於民國（以下同）87 年 8 月 5 日以「適可耐/SELECTO LYTE 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第 49條所定商品及服務分類表第 31 類之動物用飼料商品，向被上訴人前經濟部中央標準局（88 年1 月 26 日改制為智慧財產局）（以下稱被上訴人）申請註冊，經該局准列為註冊第854637 號商標（以下簡稱系爭商標）。嗣被上訴人即原審參加人（以下稱原審參加人）以系爭商標有違系爭商標註冊時商標法（87 年 11 月 1日公布施行之商標法，以下簡稱商標法）第 37 條第 7、 14款之規定，對之申請評定，並提出「 SELECTOLYTE」商標（以下簡稱據以評定商標）圖樣為證據。案經被上訴人審查，認系爭商標有違商標法第 37 條第 14 款之規定，乃以 91 年 11 月26 日中台評字第910205 號商標評定書為系爭商標之註冊應為無效之處分。上訴人不服，提起訴願，遭駁回後，遂提起行政訴訟。

二、上訴人於原審起訴主張：原審參加人確實完全無意於我國申請並取得商標之專用權，上訴人使用系爭商標之事實，原審參加人完全知悉，等同明示同意上訴人申請註冊系爭商標並加以使用，則系爭商標即已符合商標法第37 條第 14 款但書之規定，而得以合法取得商標專用權。原審參加人前係與○○行有限公司簽署合作契約。惟○○行有限公司早在 70 年 7 月 27日登記解散，該合作契約因一方法人人格消滅而宣告終止；而上訴人係另一新成立之公司，並非如被上訴人所認定上訴人係○○行有限公司改組而來。上訴人僅係單純經銷參加人之商品，亦非與原審參加人之間有任何授權契約存在。其次，據以評定商標專用權已於76年 4 月 30 日屆滿，且未申請商標專用期間之延展而消滅，則該商標任何人均得依法重新申請註冊並加以使用。上訴人申請註冊之商標，已加具中文字樣，足以辨識與原審參加人之商標不同，當然得申請註冊。再者，商標專用權期間屆滿，而未依規定辦理延展，則商標專用權當然消滅，為商標法第34 條所明定。若謂原商標專用權已消滅，原申請註冊之商標專用權人仍得依第37 條第 14 款申請評定後註冊之商標為無效，則第 34條商標專用權消滅之規定無異形同具文，商標專用權將永無消滅之可能。是以商標法第 34 條、第25 條之規定應優先於第 37 條第 14款適用。為此，求為判決撤銷原處分及訴願決定等語。

三、被上訴人則以：經查原審參加人曾於 64 年 5 月 21日與○○行有限公司簽署乙紙經銷契約書，代理 R.C.I. 產品之在台銷售（包括SELECTOLYTE 商品），當時○○行有限公司之簽約代表人即為上訴人現在之代表人王○○，嗣上訴人於69 年 1 月 31 日核准設立；惟○○行有限公司旋於 70年 7 月 27 日即為登記解散，嗣原審參加人於西元 1998 年（民國 87 年）12月 1 日與上訴人簽訂經銷合約，在此之前，上訴人則已於 87 年 8 月 5日以「適可耐/SELECTOLYTE」商標向被上訴人提出申請，經被上訴人於 88 年 2 月 26日准予審定，即為本件系爭商標。由於○○行有限公司之簽約代表人即為上訴人之代表人王○○，因此，上訴人顯有知悉據以評定之「SELECTOLYTE 」 商標存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，是上訴人未徵得原審參加人之同意，以相同之外文「 SELECTOLYTE 」作為系爭商標圖樣申請註冊，復指定使用於動物用飼料等同一或類似商品，應有商標法第 37 條第 14款規定之適用。上訴人並無法證明其申請系爭商標已得原審參加人同意等語，作為抗辯。

四、原審審酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：本件系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣相較，二者皆有相同之外文「 SELE CTOLYTE」，應屬構成近似之商標，且系爭商標所指定使用之商品，復與據以評定商標首先使用於禽畜藥品、輔助飼料及滅藻劑等商品，屬於同一或類似商品。因此，本件重點在於上訴人有無商標法第 37 條第 14款「因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存」及該條款但書「得該他人同意者，不在此限」規定之情形。按上開規定主要係在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之標章者，即應認有該款之適用，而符合該條款之立法意旨，至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該條款有其他關係之概括規定的緣由。查原審參加人曾於 64 年 5 月 21日與○○行有限公司簽署經銷契約書，代理 R.C.I. 即原審參加人產品之在台銷售（包括SELECTOLYTE 商品），當時普益行有限公司之簽約代表人即為上訴人現在之代表人王○○，嗣上訴人於69 年 1 月 31 日核准設立，其代表人王○○並曾於 69 年3 月 17 日致函原審參加人，表示為快速擴展業務，新成立○○貿易股份有限公司，負責藥品及家畜用品和飼料添加物業務，普益行有限公司則僅處理食品、五金及其他雜貨。惟○○行有限公司旋於 70 年 7 月 27日即為登記解散，嗣原審參加人於西元 1998年（民國 87 年）12 月 1日與上訴人簽訂經銷合約，在此之前，上訴人則已於87 年 8 月 5 日以「適可耐 /SELECTO LYTE」商標向被上訴人提出申請，經被上訴人於 88 年 2 月 26日准予審定，即為本件系爭商標。由於○○行有限公司之簽約代表人即為上訴人之代表人王○○，因此，上訴人顯有知悉據以評定商標存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，是上訴人未徵得原審參加人之同意，以相同之外文作為系爭商標圖樣申請註冊，復指定使用於動物用飼料等同一或類似商品，應有商標法第 37 條第 14款規定之適用。縱使上訴人主張據以評定商標專用權已於 76 年 4 月 30日屆滿，且未申請商標專用期間之延展而消滅等情為真，亦然。又上訴人並無法證明其申請系爭商標已得原審參加人同意，即無商標法第 37 條第 14款但書規定之適用。從而，上訴人所辯，委無可採等由，乃駁回上訴人在原審之訴。

五、上訴意旨略謂：按商標法第 34 條第 1 款規定，商標專用權期間屆滿，而未依第 25條規定辦理延展，其商標專用權當然消滅。他人就同一商標得依法申請註冊，取得商標專用權。若謂原商標專用權已消滅，原申請註冊之商標專用權人，仍得依第 37 條第 14款，申請評定後註冊之商標為無效，則第 34 條商標專用權消滅之規定無異形同具文，商標專用權將永無消滅之可能。是以商標法第34條、第 25 條之規定，應優先於同法第 37 條第 14款適用。惟查，原審逕予適用商標法第 37 條第 14款之規定，駁回上訴人之訴，而不優先適用商標法第34 條、第 25條之規定，審酌參加人之商標專用權是否已因商標專用權期間屆滿未申請延展而消滅，僅審酌兩造之爭執是否合於商標法第37 條第 14 款規定，有不適用法規或適用不當之違法。且未表示其法律上意見，自有判決不備理由之違法，其判決當然違背法令等語。

六、本院按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第 37 條第14 款本文所規定。另觀諸同條第 12 款、第 13款則指明：「註冊商標」而非「商標」，足見首開條款所稱商標，係指先使用而未註冊之商標而言。是則，先使用之商標因商標專用權期間屆滿，縱令未依同法第 25條辦理延展，按諸同法第 34 條第 1 款規定，僅生商標專用權消滅之效果；然其商標先使用之事實，已然存在，而不受影響。本件上訴人與原審參加人即先使用人間，具有契約及業務往來關係，知悉據以評定商標存在，未經原審參加人同意而以相同之外文申請註冊系爭商標，指定使用於同一或類似商品，自屬違反同法第 37 條第 14款之規定，原判決核無違誤。上訴人主張同法第 34 條、第 25 條應優先於第 37條第 14 款適用云云，殊無足採。原審就此指駁固嫌簡略，但與判決結果不生影響。上訴論旨猶執前詞，指摘原判決違誤，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第 255 條第1 項、第 98 條第 3項前段，判決如主文。


中 華 民 國 95 年 1 月 12 日


第二庭審判長法官　廖政雄
法官　林清祥
法官　鍾耀光
法官　姜仁脩
法官　胡國棟

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 95 年 1 月 12 日


書記官 張 雅 琴