吳佩軒* 商標代理人

一、前言

於當今高度資訊化和數位化的時代，擁有全球性官方網站成了各大國際品牌不可或缺的行銷武器。官方網站不僅能以提供品牌全球性和持續性的曝光來提升品牌知名度，消費者亦能不受地域和時間限制，透過官方網站獲取品牌產品和服務相關資訊。臺灣作為具有相當消費能力和購買力的市場，國際品牌除了在臺灣開設專賣店、與本地夥伴合作外，也常以架設國際官方網站、將臺灣列入官方網站提供全球運送服務選項的方式，滿足臺灣消費者需求及開展於臺灣市場之業務。

那麼實務上全球性官方網站上的商標使用是否可作為商標於臺灣市場有使用的適格證據呢？例如：是否可以將「臺灣消費者可瀏覽之品牌全球性官方購物網站上有使用商標」認定為該商標在臺灣有使用事實之證明？進而，是否可因「全球性官方購物網站上有將臺灣列為遞送服務之選項」即認定國外商標權人有於臺灣行銷之目的？以上問題對商標權人而言著實至關重要！倘若商標權人無法提出商標使用的適格證據，有可能喪失已取得之商標權。本文將以智慧財產及商業法院111年度行商訴字第2號判決及112年度行商訴字第18號判決為例，淺談法院近期實務就關於全球性官方網站上之商標使用可否作為我國使用之舉證與認定標準，並提出若干建議供商標權人參考。

二、商標使用之法規與實務探討

商標法第5條規定，「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」。進而，依據「註冊商標使用之注意事項」¹所揭示：網路使用是指商標權人或其同意使用的人為促銷其商品或服務，利用電腦網際網路迅速傳遞資訊之功能，在網頁上使用商標，以吸引消費者上網瀏覽選購。透過網路使用商標雖可作為使用註冊商標的證據之一，惟網路無國界，以網路使用商標作為有使用註冊商標的證據，仍應符合商標法第5條規定所稱商標使用的定義，也就是，使用人主觀上有為行銷於我國市場之目的，在網頁上顯示註冊商標及註冊商標所指示的商品或服務，足以使相關消費者認識，並認定使用人在商業交易過程中真實的使用註冊商標。

以下將以智慧財產及商業法院111年度行商訴字第2號判決及112年度行商訴字第18號判決為例，解析法院實務就全球性官方網站之商標使用作為商標使用證據之看法。

（一）智慧財產及商業法院111年度行商訴字第2號判決

(1)     案件事實：

參加人美商塔吉布蘭德公司（TARGET BRANDS, INC.，即商標權人）於103年4月22日以「Bullseye Design」商標，指定使用於第35類之「提供便利商店、超級商店、超級市場、購物中心及百貨公司之服務、網路購物（電子購物）；麵包零售、食品零售、藥品零售、眼鏡零售、酒精飲料零售；商情提供，企業管理顧問，為其他企業採購商品及服務，代理進出口服務，企業組織諮詢顧問」服務，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第01720657號商標（下稱系爭商標）。嗣原告德商波利普家具有限及兩合公司（POLIPOL POLSTERMOEBEL GMBH & CO. KG）於109年3月9日以系爭商標之註冊有商標法第63條第1項第2款規定之廢止事由，向被告申請廢止其註冊，經被告審查，以110年8月30日中台廢字第1090106號商標廢止處分書為系爭商標指定第35類「麵包零售、食品零售、藥品零售、眼鏡零售、酒精飲料零售；商情提供，企業管理顧問，為其他企業採購商品及服務，代理進出口服務，企業組織諮詢顧問」部分服務之註冊應予廢止；指定使用於第35類「提供便利商店、超級商店、超級市場、購物中心及百貨公司之服務、網路購物（電子購物）」部分服務之註冊廢止不成立之處分。原告對前揭廢止不成立部分不服，提起訴願，經經濟部以110年11月23日經訴字第11006309760號訴願決定駁回，原告仍不服，向智慧財產及商業法院提起行政訴訟。

(2)    法院心證理由整理：

1.     本件參加人雖提出其合作廠商與我國消費者間之訂購確認信件、我國消費者於其官方網站訂購商品之收據明細、其合作廠商與我國消費者間之確認信件、美國海關單據等資料，惟該內容為參加人自行列印且經遮掩之證據資料。原告於本件行政訴程序否認前開證據之真正，應由參加人就該等私文書形式上真正負舉證之責任。然依參加人所提出一般消費者於網際網路上瀏覽其官方網站與該網站上所呈現網頁資料之體驗公證內容，其上並未有我國消費者於我國操作該網站而成立訂單，或有經寄送確認信件等相關內容，且該網站呈現之網頁使用語言為英文、商品計價貨幣為美元。參加人先前所提出之電子檔資料，既為其自行列印所製作，並未經公證或其他證明其為真正之相關佐證。法院無從僅以參加人提供之證據資料認定我國消費者於其網站為交易流程之事實，因此參加人所提證據資料難以認定為系爭商標有使用於系爭指定服務之事證。

2.      然該網站屬全球性之網站，使用語言為英文，網路上顯示商品計價貨幣為美元，非我國消費者習用之語言或新臺幣。即便我國消費者可以在該網站上註冊為會員，根據參加人所提供之證據資料，仍無從認定我國消費者是否能於該官方網站上購買商品、成立訂單以及商品運送流程，也無法確定運送商品地點是否包含臺灣，以及報關方式等相關交易內容。法院認為僅憑參加人有於其官方網站上使用系爭商標，並無法認定參加人有以對我國消費者以行銷之目的使用系爭商標於系爭指定服務上。參加人雖稱其經營之官方網站為公開網站，任何人均可透過網際網路連線而瀏覽，並公告對全球消費者提供網路購物服務，足以使我國消費者認識系爭商標為表彰網路購物服務之商標。對此，法院認為商標之使用，前提須有「行銷之目的」，且依商標屬地主義之精神，必須是基於商業交易之目的，在我國市場銷售商品或提供服務，有客觀之商業交易行為，始該當有「行銷之目的」，意即「行銷之目的」並非僅僅單純「讓消費者認識該商標」已足，而是必須與該商標所指定使用之商品或服務結合，使我國消費者就該商標所表彰之商品或服務，在我國市場有實際之交易可能；商標維權使用，除應符合上開「行銷之目的」外，更著重商標是否是經常的、在經濟上具有意義的使用，而能開創或維持其在商標權屬地範圍之銷售市場，始能認為是商標的真實使用。

3.      綜上所述，參加人所提證據資料，無從證明系爭商標於本件申請廢止日前3年內有使用於系爭指定服務之事實，而有商標法第63條第1項第2款規定之適用。

（二）智慧財產及商業法院112年度行商訴字第18號判決

(1)    案件事實：

原告英商美國普羅艾披有限公司（USA PRO IP LIMITED，即商標權人）於106年2月6日以「USA PRO (new stylized)」商標，指定使用於第18、25、27、28類商品向被告經濟部智慧財產局申請註冊，獲准列為註冊第01888275號商標（下稱系爭商標）。嗣於110年1月12日，參加人馬來西亞商蒙特佛服務公司（MONTFORT SERVICES SDN. BHD.，即申請廢止人）以系爭商標違反商標法第63條第1項第2款為由申請廢止註冊，被告審查後作成系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告就廢止處分不服提起訴願，經濟部訴願決定將原處分有關系爭商標指定使用於第25類「運動服；衣服；襯衫；褲子；短褲；裙子；T恤；背心；瑜珈褲；内衣；胸罩；運動胸罩；束褲；跑步、瑜珈及運動用上衣；汗衫；汗褲；連帽衫；夾克」商品之註冊廢止部分撤銷，其餘部分訴願駁回。原告對於訴願駁回部分不服，向智慧財產及商業法院提起行政訴訟。

(2)    法院心證理由整理：

1.      原告雖有提供其官方購物網站西元2020年3至9月之歷史頁面截圖，顯示消費者瀏覽原告官方購物網站時可見有使用系爭商標之背包、手提袋、小旅行箱、女用短襪、帽子等商品照片，惟原告官方購物網站為國外網站，其第一層網址為「.uk」而非「.tw」，且網頁均為英文，並無提供繁體中文之選項，亦無標示以新臺幣計價之交易金額，復無我國相關消費者自該官方網站訂購上開商品之交易紀錄，法院難認原告官方網站有以我國相關消費者為市場行銷之訴求對象，因此無法認定前述商品所使用之系爭商標為我國相關消費者所認識或得藉以辨別其來源，即不符合商標之維權使用要件。法院因而認定原告主張系爭商標有使用於第18類、第25類「褲襪；短襪；襪子；運動帽；游泳帽；帽子；棒球帽」等商品無理由。

2.      原告又以其官方網站有提供運送商品至臺灣之選項，主張已符合行銷於我國市場目的要件，惟法院仍以原告官方網站均為英文並無提供中文之語文選項，且無標示以新臺幣計價之交易金額等事實，認定原告商品行銷對象為以英文為母語之國外消費者，並非臺灣地區之消費者。即便原告在其官方網頁提供全球運送服務時有列入臺灣之選項，也有可能係基於服務國外當地消費者選擇在臺灣收受商品需求之考量所致。原告未能提出任何臺灣消費者實際在其官方網站之交易紀錄或其他具體行銷事證，法院尚難認有何實際交易行為發生在我國境內，即不符合商標之真實使用。

三、小結

上述案例中，商標權人或提出「商標權人有經營全球性官方購物網站並公告對全球消費者提供網路購物服務，足以使臺灣消費者認識系爭商標為表彰其服務之商標」，或提出「商標權人有將臺灣列為其官方網站遞送服務選項」云云主張其使用已符合於台灣市場行銷目的要件。

惟依上述二判決的法院見解，商標法第5條所謂「行銷之目的」，與貿易有關之智慧財產權協定（ＴＲＩＰｓ）第16條第1項所稱「交易過程」之概念類似（參照現行商標法第5條於100年6月29日修正立法理由）。應係客觀交易狀態的判斷而非行為主觀之交易意圖，行為是否具有「行銷之目的」而構成商標使用，應依具體個案之行為加以客觀判斷。法院亦認為商標的維權使用，除應符合上開「行銷之目的」外，更著重在商標是否是經常的、在經濟上具有意義的使用，而能開創或維持其在商標權屬地範圍內之銷售市場，始能認為是商標的真實使用，如果只是單純在我國行銷商標形象，卻無全部或一部之交易行為在我國，我國消費者無法在我國就該商標所表彰之商品或服務為交易，該商標即未具備在我國開創或創造其商品或服務之市場通路的經濟上意義，顯然失去商標之意義，即非屬維持商標註冊效力之使用。

由上述案例來看，法院除依「商標權人官方網站均為英文並無提供中文之語文選項，交易幣別亦均無標示以新臺幣計價之選項」判斷商標權人行銷對象並非臺灣地區之消費者外，由於商標權人未能提供臺灣消費者實際在其官方網站之交易紀錄或其他客觀交易事證，即商標權人無法證明有實際交易行為發生在我國境內，法院難以採信商標權人有以我國相關消費者為訴求對象而行銷之目的之主張，難認符合商標之真實使用。

四、筆者建議

筆者認為上述法院見解對於尚未實際在台灣提供商品或服務的商標權人影響甚鉅，於此情況下，國外商標權人若僅係於其全球性官網上標註其商標，但未於台灣市場實際提供商品服務或無實際交易行為，其註冊商標將有因三年未使用而遭廢止的風險。倘若註冊商標遭他人以三年未使用為由提出廢止申請，商標權人提供臺灣消費者在其官方網站之實際交易紀錄或其他客觀交易事證作為其商標使用證明為最佳。

有關於官方網站之設立建議，使用註冊商標的網站網域名稱是「.tw」，原則上可認定商標權人有為行銷於我國市場之目的，以我國境內消費者為訴求對象。因此，筆者建議商標權人可為臺灣市場單獨設立網域名稱是「.tw」之官方網站，於「.tw」之官方網站上使用註冊商標及銷售註冊商標所指示的商品。然若商標權人僅能透過其他國家網域名稱之官方網站提供臺灣消費者服務時，筆者建議宜於官網頁面同時顯示提供「運送商品至臺灣」之遞送選項、「繁體中文」之語文選項和「以新臺幣計價」之交易幣別選項，並建議商標權人時時檢視且確實留存相關使用證據，例如：臺灣消費者確實透過該網站提供之資訊購買其商品或接受其提供的服務之證據、後臺網站流量數據顯示臺灣消費者確實瀏覽過該網頁之證據、及商標權人為其官方網站於臺灣市場投放廣告之消費單據及流量成效等資料。

*台一國際智慧財產事務所商標部主任