一、前言

我國自民國97年7月1日智慧財產法院掛牌正式運作後，專利訴訟進入一個新的里程碑，依智慧財產法院之統計數據所示：97年7月至99年6月間，專利民事訴訟一審之收文件數為387件，其中侵權爭訟之件數為352件；二審收文190件，其中侵權爭訟之件數為174件。智慧財產法院之設立受到各界之矚目，對於智慧財產法院專業上之期望也很高，智慧財產訴訟新制業已兩年，有一些專利侵權訴訟攻防上之迷惑，茲為文介紹之。

二、實施自己專利是否就不會侵害他人專利？

在專利民事訴中，屢屢有被告以自己也有專利權，系爭產品係實施自己之專利為由，而抗辯伊沒有侵害原告專利，在普通法院或許有極少數之法官，會受到被告辯詞之誤導，但實際地去檢視系爭物品之構件，被告所謂「實施自己專利不會侵害他人專利」之辯詞，往往亦經不起考驗，如台中地方法院97年度智字第8號判決：「被告雖抗辯被告００公司所生產之系爭之００卡鉗產品屬於被告自有專利權之實施。惟查，被告自有之新型專利權係以凸輪設計產生旋轉作動之煞車機制，此與０００公司檢送本院之系爭００卡鉗產品以滾珠設計之技術內容，藉此產生旋轉作動之煞車機制，兩者之技術內容非完全相同，系爭００卡鉗反與卷附原告起訴狀所附台灣省機械技師公會製作之專利侵害鑑定報告內所示之待鑑定定對象完全相同，足見系爭００卡鉗產品並非實施被告自有專利權之內容。」而在概念上，被告有無實施自己專利與是否侵害他人專利，係屬兩回事，依專利侵害鑑定要點所揭櫫之「專利侵害之定義」係謂：「專利權係授予專利權人在法律規定的有效期限內，享有法律所賦予之排他性效力之權利，除法律另有規定外，得排除他人未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品(或該新式樣專利及近似新式樣物品)或使用其專利方法之行為，否則即侵害專利權。是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之『物品』或其使用之『方法』是否落入系爭專利之專利權範圍。」。而台中地方法院93年度智字第35號民事判決亦就專利權效力之本質謂：「按專利法八十三年修正將『專有』改為『專有排除他人未經其同意』而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物之權，．．．即專利權人取得之權利係一種『排他權』，而非一種『專有權』或『專屬權』；現行大多數國家就專利權之效能或效力，均以此形式規範之，即通說皆認為專利權本質及權能，乃在排除他人為特定行為之權，亦即專利權人對其發明的權利，只擁有禁止他人實施其專利之權利，但不必然表示其一定有自行實施其發明的權利，專利權人是否可以實施其自己之發明（或新型），完全取決於其專利權之客體，即實施其特定之發明（或新型）時，是否踩到別人的專利範圍，換言之，專利權人欲實施之專利技術有無被他人專利權所涵蓋，如有，則該專利權人在實施其特定發明（或新型）之時，將有侵害他人專利之虞」。黃文儀先生在其所著「申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷」一書中亦謂：「有了專利權並不意味當然可以實施。通常各國所給予的是一種排除他人實施的消極權利，而非絕對可以實施的積極權利」；學者陳文吟所著「我國專利制度之研究」一書也謂：「有權利排除他人之不法行為，並不當然意謂其有權利實施該專利」；智慧財產法院97年民專訴字第32號民事判決亦有：「專利權為一排他權，非實施權，是以再發明之創作仍應取得原發明之創作之授權方能製造，並非實施自有之專利權絕對不可能構成侵權。」
因而在智慧財產法院專利侵權訴訟中，被告若以自己也有專利權，做為不侵害之辯詞，並無實益，被告業已誤解專利侵權概念。

三、夫可否以妻之名申請專利？

在專利申請之實務上，時常可以看到夫以妻之名申請申請專利或者創作人雖係公司之研發人員，但創作人及申請人卻是公司老闆之實例，若將上揭事實真相在法院揭示或證明之，對專利侵權訴是否會影響？在智慧財產法院97年度民專上字第17號之案例中，可看到一審是台中地方法院94年智字第7號民事判決，於97年10月8日判決，而該案一審判決即敘明：「本件被告既於本院審理中抗辯原告系爭專利有應撤銷之原因存在，本院即應自行認定。」該案一審判決理由中多次引用原告自承對自己不利益之事項如：「原告主張被告之侵權行為係製造、販賣侵害系爭專利之平面銑刀式倒角機云云，惟原告自承系爭專利申請日前，原告及其他公司（如００公司）即已製造，販售類似原告製造之第一、二代之平面銑刀式倒角機，是以，如本件被告所製造、販賣者為第一、二代平面銑刀式倒角機，自非屬侵權行為，其理至明，毋庸贅論。末查，原告復自承「將第二代（倒角機）舊有固定座卸下，於機台斜面上更換組裝為本案之固定座、調整組、切削組等，即為第三代產品，而『任何人亦可以如是改變』。」〔詳見原告94年4月20日準備書狀(一)第7頁〕，換言之，原告自承任何人（不只是熟悉平面銑刀式倒角機製造技術者）均能輕易將第一、二代倒角機改造而完成侵害系爭專利之第三代產品，且更換、組裝「固定座、調整組、切削組」，既然如此輕易即可完成，自亦難認組合未侵害系爭專利之第一，二代舊機台及「固定座、調整組、切削組」即可完成之第三代產品（即依系爭專利實施之物品）與第一、二代產品相較有何顯著之功效增進。原告自承系爭專利申請日前，原告及其他公司（如正河源機械配件有限公司）即已 製造，販售類似原告製造之第一、二代之平面銑刀式倒角機，是以，如本件被告所製造、販賣者為第一、二代平面銑刀式倒角機，自非屬侵權行為，其理至明，毋庸贅論。末查，原告復自承「將第二代（倒角機）舊有固定座卸下，於機台斜面上更換組裝為本案之固定座、調整組、切削組等，即為第三代產品，而『任何人亦可以如是改變』。」〔詳見原告94年4月20日準備書狀(一)第7頁〕，換言之，原告自承任何人（不只是熟悉平面銑刀式倒角機製造技術者）均能輕易將第一、二代倒角機改造而完成侵害系爭專利之第三代產品，且更換、組裝『固定座、調整組、切削組』，既然如此輕易即可完成，自亦難認組合未侵害系爭專利之第一，二代舊機台及『固定座、調整組、切削組』即可完成之第三代產品（即依系爭專利實施之物品）與第一、二代產品相較有何顯著之功效增進。」該案一審判決法官認為：本件原告系爭專利既有得撤銷之原因存在，原告於本案中即不得對被告主張權利，而為原告敗訴判決。該案經上訴二審繫屬於智慧財產法院，在智慧財產法院97年度民專上字第17號判決中又看到上訴人（即原告又「自承」之事項），該案判決書中有引被上訴人之抗辯謂：「上訴人於98年1 月15日當庭自承：『丁○○為系爭產品的設計者，但是丁○○將權利授權甲○○○，以甲○○○名義提出申請專利』云云，故系爭專利發明人應為丁○○。而系爭專利說明書之首頁，均記載『申請人：甲○○○、創作人：甲○○○』，虛偽不實，且未檢附專利申請權之受讓證明文件，亦無從補正。依專利法第107 條第1 項第3 款規定，構成撤銷專利之事由。」等語。而智慧財產法院為調查上開抗辯之事項，曾隔離訊問上訴人及其配偶，關於專利之申請經過。判決書引用之筆錄如：法官問上訴人：為何不能以你先生丁○○名義申請系爭專利？上訴人答稱：因為以前我們親戚的公司也是同樣的情況，由先生負責設計，因太太是負責人，所以申請專利就以太太名義申請。上訴人之配偶則證稱：因為我和我太太（上訴人）共同經營００鐵工廠，登記負責人為我太太，我有告訴跟我太太說，系爭專利要用她的名義來申請。法官問伊：系爭專利是你所設計，為何以你太太名義申請，就此部分你與你太太間的關係為何？上訴人之配偶答稱：因我是自耕農身份，不能申請公司，我與我太太一起經營００鐵工廠，但由她擔任負責人，所以以她的名義申請專利。」據上揭證言顯然夫才是該新型專利之創作人，卻以其太太之名為專利申請人及創作人，該案夫係以妻之名為創作人及申請專利事證明確，法院判決書中認為：「專利法第7 條第4 項規定：『依第1 項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。』準此，受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明或創作，或因出資聘請從事研究開發之發明或創作，因專利申請權及專利權之歸屬雇用人或出資人，發明人或創作人就該發明或創作享有姓名表示權，亦即，姓名表示權與專利申請權、專利權，係屬二事。」、「細譯專利法第5 條第2 項有關專利申請權人之規定，原則上發明人或創作人因發明或創作之完成而取得專利申請權及專利權，以鼓勵、保護、利用發明與創作，並促進產業發展，例外於專利法另有規定、契約另有約定、讓與或繼承等情形，而有專利申請權歸由發明人或創作人以外之他人享有時，始由該他人申請專利。如丁○○確將系爭專利申請權讓與上訴人，則於系爭專利申請書上即應記載創作人為丁○○，並附具受讓證明文件，然系爭專利卻記載上訴人為創作人，並於系爭專利申請書之『宣誓書』中宣誓系爭專利確係上訴人所創作，則上訴人應提出積極證據證明其與丁○○關於系爭專利申請權另有約定或讓與關係之存在。」、「從而，系爭專利為丁○○所創作，該專利申請權應屬於其所有，因此，上訴人並非系爭專利之專利申請權人，而有專利法第107 條第1 項第3 款之應撤銷原因，上訴人於本件民事訴訟中不得對於被上訴人主張新型專利之權利。」此案例專利權人主張侵權，而遭敗訴判決，曲折的是其一、二審敗訴之理由都建立其「自承」之事項上，一審時其係自承任何人均能輕易將第一、二代倒角機改造而完成侵害系爭專利之第三代產品，而二審又自承其夫才是系爭產品的設計者，但是其夫有將權利授權伊。上揭案論及之「姓名表示權」，在實務上亦曾發生有原告訴請法院要求被告應於中華民國新型專利「０００」，表示原告為創作人，並應就侵害姓名表示權登報道歉之案例（智慧財產法院98年度民專更(一)字第1號民事判決），法院判決理由謂：「查創作人姓名表示權之性質屬人格權，是以創作人因其姓名表示權受侵害時，自得依專利法第108 條準用第84條第4 項規定，請求表示創作人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。又專利法第7 條第4 項雖規定依據契約由出資人取得專利權時，發明人或創作人得享有姓名表示權，但此情形僅是得主張姓名表示權之一種情形。當受聘人依據同法條第3 項後段享有專利申請權時，如受聘人為自然人也當然享有姓名表示權；而當受聘人為法人時，此法人受聘人之實際從事設計之員工當然也享有姓名表示權。是以被告辯稱共同創作之受聘人無姓名表示權，即非可取。據上，原告專利法第7 條第3 項、第4 項規定，享有姓名表示權。被告明知原告為創作人，竟擅自申請專利，而未將原告列為共同創作人，顯已侵害原告之創作人姓名表示權，是以原告依據專利法第108 條準用專利法第84條第4 項之規定，請求被告表示其為創作人，並請求被告刊登道歉啟事，以回復其名譽，為有理由，均應准許。」是以專利申請實務上若欲以公司研發人員之創作，當做公司老闆為創作人之情形，上揭案例可為參酌。

四、取得新型專利技術報告為代碼6者，專利一定沒問題？

我國新型專利採形式審查，新型專利申請案並不進行可專利性之實體審查，僅就形式審查後就核准專利，新型專利權其實體要件是否具備，係由當事人自行判斷，且依專利法第103條第1項之規定，任何人得向智慧財產局申請新型專利技術報告，智慧財產局之審查人員完成之新型專利技術報告，會針對新型專利每一請求項賦予代碼，如代碼1：表示無新穎性。如代碼2：表示無進步性。如代碼6：係表示無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。(包括說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況)。有關新型技報告之性質，台灣高等法院97年度智上字第15號民事判決有謂：「技術報告在功能上具有公眾審查之性質，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義，惟該新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，應依專利法107條規定提起舉發撤銷該新型專利權。」專利侵權訴訟中，被告可提出技術報告中所未所比對之引證文獻者，自有可能否定原告之可專利性，如智慧財法院98年度民專訴字第35號民事判決：「原告稱系爭專利向智慧局申請取得新型專利技術報告載明比對結果為6 ，應具有進步性云云。惟查，該新型專利技術報告所比對之引證文獻中並無本件被告抗辯引用之上揭被證1 、2 證據案，而上揭被證1 、2 證據案足以證明系爭專利不具進步性，業見上述，故該新型專利技術報告自不足遽為系爭專利具有進步性之有利論據。」

五、沒有提示新型專利技術報告可否提專利侵權訴訟？

新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告，為專利法第一百零四條所明定，若沒有提示技術報告可提專利侵權訴訟？最高法院曾有不同見解97年度台上字第365號民事判決謂：「本件原審既認訊凱公司聲請台北地院於九十三年十一月十一日在００公司保全證據時，已有提示新型專利技術報告進行警告之情形，然該項警告如為００公司行使新型專利權請求損害賠償之前提，則００公司請求００公司賠償該警告前之損害賠償，是否符合上開法條規定先行警告之本旨？非無推求之餘地。」96年度台上字第2787號民事判決則謂：「按專利法第一百零四條規定，新型專利權人行使專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告；同法第一百零五條規定，新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。且新型專利權僅就形式審查，並未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，故新型專利權人行使其權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告，核其意旨，僅係防止新型專利權人濫用之權利，並非謂未提示新型專利技術報告，即不得請求損害賠償。」智慧財產法院採前揭96年度台上字第2787號而認為縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，非不得提起民事訴訟（97年度民專訴字第2號民事判決、97年度民專上字第7號民事判決參照）。

六、未標示專利可否提起專利訴訟請求損害賠償？

專利法第79條規定：「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」最高法院97年度台上字第365號民事判決：「專利法第一百零八條準用第七十九條前段規定，新型專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。可見附加專利證書號數之標示，為新型專利權人請求損害賠償之前提。」智慧財產法院97年度民專訴字第47號民事判決：「原告雖主張產品本身有打上『ＰＡＴ』字樣，並舉訴外人００工業社於98年1 月6 日出具之證明書為證。惟該證明書係私文書，被告否認其為真正，依民事訴訟法第 357 條規定應由舉證人即原告證明其為真正，原告並未舉證證明其為真正，已非適格之證據。況且，該證明書稱從91年5 月1 日起承製沖床模具及ＰＡＴ字模云云，惟查原告系爭專利係於91年9 月3 日始提出專利申請，訴外人００工業社如何得早於專利申請前8 個月即製造ＰＡＴ字模，並打在產品上？是該證明書所稱內容亦非實在。再者，ＰＡＴ字模亦非上揭法條規定之『標示專利證書號數』，亦非所有人均能知悉「ＰＡＴ」代表何意義，難認打上ＰＡＴ字樣即為標示專利證書號數。」因而「原告並未能證明在專利物品或其包裝上標示系爭專利證書號數，亦未能證明被告明知或有事實足證其可得而知為專利物品，自不得請求被告賠償損害。」

七、抄襲「賣點」與「創意」會構成專利侵害？

智慧財產法院97年度民專上字第4號判決指出：「獨立項應敘明專利申請之標的及其實施之必要技術特徵（專利法施行細則第18條第2 項參照）。所謂『專利申請之標的』，指專利申請之名稱。準此，獨立項應指定專利申請之標的名稱，並敘明實施必要之技術特徵，以呈現基本技術內容或實施態樣之申請專利範圍；所謂『必要技術特徵』，指專利申請之發明或創作為解決問題所不可或缺之技術特徵。而附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附請求項外之技術特徵。於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵（專利法施行細則第18條第3 項參照）。故附屬項係於獨立項之技術內容外，增加額外技術特徵之實施態樣，或者對於獨立項所記載之要件，加以特定或具體化，為避免重複記載，乃以附屬形式加以記載。」智慧財產法院有件專利侵權之案件（97年度民專上字第4號），係以「蛋糕毛巾包裝型式」新型專利來主張侵權，該專利之申請專利範圍第1 項指明係：「一種『蛋糕毛巾』，主要包括一小方毛巾為主產品之立體包裝結構，其特徵在於：將小方毛巾包覆八角結構立體紙板，再以環形邊腰帶圍住，最後置於油力士紙杯之上。」其主張被告仿製與其專利品幾乎相同之產品（下稱涉案物品），售予）００公司隨同其咖啡產品一併在全家便利商店販售，經原告通知後，現今仍繼續大肆產銷中，而向智慧財產法院提出專利侵權訴訟，又主張被告之產品亦是「將毛巾包覆於多角形立體紙板，外周束合腰帶，再置於底板」之結構，該「底板」等同於「油力士紙板」，皆是「供承置毛巾」，係屬等效結構，符合「均等論」。法院審理後為原告敗訴之判決，認為：原告之專利於新型摘要及新型說明中，均強調小方毛巾「形成蛋糕主體，放置於油力士紙杯上，成為蛋糕造型之小方毛巾」、「創造討喜之包裝外型」等，故將毛巾（蛋糕主體）置於油力士紙杯上，以形成蛋糕造型之構造創作，乃系爭專利之重要特徵。而被告涉案物品固均使「蛋糕毛巾」之整體結構外觀近似真正蛋糕之包裝，其功能雖屬相同，惟原告專利係將蛋糕狀毛巾本體置於油力士紙杯，而涉案物品則置於塑膠方形底座之上，所採用之技術手段即屬有別，且蛋糕狀毛巾分別置於油力士紙杯及塑膠方形底座上所形成之外觀，觀其整體形狀明顯有所差異，故其結果亦實質不同。就手段及結果與原告專利實質並不相同。該案經上訴二審，上訴主要理由略為縱然經比對有不同之處，惟其差異乃具有「替換可能性」或「容易想到性」，在設計上乃同業者易於推演而得，自應可視為均等。以方形塑膠底座取代專利所使用之油力士紙杯，所取代者乃重要性較低之構成要件，此種取代雖無法達成與專利發明相同之功效，惟仍應認為屬於專利發明之技術領域，自有侵害上訴人系爭專利，而且該上訴人訴訟代理人復以侵害上訴人專利之「賣點」與「創意」等理由為補充。智慧財產法院98年度民專上字第2號民事判決則認為：「有關專利侵權之判定，實務上業已建立其判斷程序及標準經年，本件原審依全要件原則、均等論等判斷程序，詳實比對被上訴人所售商品與系爭專利間之差異，認上訴人系爭專利之重要特徵在於將毛巾（蛋糕主體）置於油力士紙杯上，以形成蛋糕造型之構造創作，是以使用油力士紙杯乃重要事項，而被上訴人所使用之底座乃方形塑膠元件，與上訴人系爭專利之重要特徵明顯不符，因而認為被上訴人所出售之系爭商品並未落入上訴人系爭專利範圍，上訴人上開所謂「替換可能性」或「容易想到性」之說，甚或「重要性較低之構成要件」說法，顯然將其系爭專利之重要特徵為反面之評價，其目的在於排除此一相異之重要特徵，僅比對（毛巾蛋糕主體）部分，進而主張被上訴人所販售之商品落入系爭專利範圍，上訴人此一主張顯然捨全要件原則及均等論之判斷原則，所為論述自有未洽。至上訴人另指被上訴人侵害其系爭專利之「賣點」及「創意」云云，此部分因素既非判斷侵權行為有無之要件，復非上訴人系爭專利之申請專利範圍，自不能作為認定被上訴人所販售之商品是否侵害上訴人系爭專利之判斷因素，上訴人所為指摘，自無理由。」從而專利之「賣點」及「創意」，並非申請專利範圍，自非專利侵權與否之判斷因素。

八、可否就台灣人在中國製造之產品向台灣法院提專利訴訟？

海峽兩岸交流密切，台灣許多廠商有在中國設廠，因而侵權證物之取得係在中國，智慧財產法院98年度民專訴字第68號之案件，即是有關「發光二極體」產品之侵權爭訟，原告在該案訴訟提出原證十一之四款產品及原證十三、十四、十五之三款產品侵害其專利，惟法院審理後認為：原證十一之四款產品均打印有樣品字樣，顯然亦非供銷售之用。因此，縱認原告所指原證十一之四款產品與被告００公司產品之型號相符，亦無從證明上開產品係被告００公司於國內所製造、銷售。而原證十三、十四、十五之產品既均係原告取自或購自大陸地區之廠商，且原告未能舉證證明該等廠商與原告於其取得或購得該等產品時有何直接產銷關係，據以認定該等產品係被告於國內所製造或銷售，縱然原告所指原證十三、十四、十五之三款產品與被告產品之型號相符，亦不能以其等型號相符遽認上開於大陸地區取得或購得之產品係被告於國內所製造、銷售。再依專利權之保護採屬地原則，原告既不能證明產品係被告於國內所製造、銷售，即難認被告有侵害原告之專利權。」

九、結語

智慧財產法院設立後，運作良好，雖然在制度面尚有進步之空間，國人之期待智慧財產法院建立更專業、更權威之判決，目前已經逐步在實現中，由於智慧財產法院之專利民事訴採集中審理制，因而審理步驟較緊湊，而且智慧財產法院既是標榜專業法庭，則專利侵權訴訟之當事人，在攻防上均應謹慎且專業以對，前揭數個案例容有助於專利侵權觀念之釐清。