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兩岸有關一案兩請規定之異同

2013.09.01

191 期

兩岸有關一案兩請規定之異同

我國現行專利法自2011年12月21日修正公布,2013年1月1日施行後,2013年6月11日再修正公布第32條(後稱專利法修正第32條)、41、97、116及159條,並於6月13日施行。

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我國現行專利法自2011年12月21日修正公布,2013年1月1日施行後,2013年6月11日再修正公布第32條(後稱專利法修正第32條)、41、97、116及159條,並於6月13日施行。根據我國現行專利法第31條第1項及第120條準用第31條第1項所規定的先申請原則,若有二件以上關於相同創作的專利申請案時,僅得就最先申請者准予專利;又根據第31條第4項及第120條準用第31條第4項規定,若是同一申請人在同日就相同創作分別申請發明專利及新型專利時,原則上也是依先申請原則的規定處理,通知申請人限期擇一申請,若屆期未擇一申請,均不予專利;上述之「就相同創作分別申請發明專利及新型專利」情況,即實務所稱的一案兩請。現行專利法導入允許同一申請人於同日就相同創作分別申請發明與新型專利申請案,形成我國專利制度先申請原則例外規定,2013年1月1日施行之專利法第32條為非接續式權利,2013年6月13日施行之專利法修正第32條改為權利接續式制度。

在中國大陸,現行法規修正前的專利法實施細則第13條第1款規定,同樣的發明創造只能被授予一項專利,但從條文的理解上,可以理解為「同樣的發明創造不能同時存在兩項或者兩項以上的有效專利權」或「同樣的發明創造不能重複授予專利權」等兩個不同的概念,長久以來,雖中國大陸的實務上多採前者見解,但鑒於2002年至2008年間的「禁止重複授權」爭議,中國大陸現行專利法在2008年修正時,將原本列於實施細則之「同樣的發明創造只能被授予一項專利」規定,提升至法律位階,中國大陸現行專利法第9條增列第1款「同樣的發明創造只能授予一項專利權」規定,同款並增訂但書,規定若同一申請人同日對同樣的發明創造既申請新型專利又申請發明專利,先獲得的新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該新型專利權,可以授予發明專利權。因此,中國大陸目前是採行權利接續式的一案兩請制度。

以下就我國與中國大陸專利法有關一案兩請的數項規定進行分析與比較。

(一)、應由相同申請人提出申請

依我國與中國大陸專利法的規定,必須是同一申請人提出的發明和新型專利申請,才有一案兩請的適用。

(二)應同日申請

我國專利法修正第32條的一案兩請所規定的同日申請,因並未特別規定有主張優先權者指優先權日,故應指相同實際申請日。
而依中國大陸專利法實施細則第41條第2款,特別在同日之後註明為申請日,又因中國大陸專利法實施細則第11條第2款規定,實施細則中所稱的申請日,除另有規定外,係指實際申請日,所以中國大陸專利法中有關一案兩請規定所稱的同日,係指相同實際申請日。
因此,我國與中國大陸有關一案兩請的同日申請定義相同,一案兩請之發明及新型申請案其實際申請日應為同一日始有一案兩請規定之適用。

(三)、應聲明有一案兩請之情事

依我國與中國大陸專利法規定,申請人若欲主張一案兩請,皆必須於申請時分別聲明(中國大陸規定應於申請時分別作出說明),若申請時漏未聲明有一案兩請之情事,兩地的專利法也都有規定後果。惟我國和中國大陸專利法中有關漏未聲明後果的規定,似有不同。
在中國大陸若一案兩請申請時漏未作出說明,依中國大陸專利法實施細則第41條第2款後段規定,將依中國大陸專利法第9條第1款規定處理。此時若申請人已先取得新型專利權,發明專利申請的審查將依專利審查指南第二部分第3章第6.2.2「對一件專利申請和一項專利權的處理」小節的第一段處理,即當發明專利申請案符合授予專利權的其他條件情況時,先通知申請人修改該發明專利申請案,若申請人期滿未答覆,則該發明專利申請案將視為撤回,若申請人陳述意見或修改發明專利申請案的申請專利範圍後,仍不符合中國大陸專利法第9條第1款規定者,則該發明專利申請案會遭到駁回。
反觀我國,專利法修正第32條第1項係規定,同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利者,應於申請時分別聲明;其發明專利核准審定前,已取得新型專利權,專利專責機關應通知申請人限期擇一;申請人未分別聲明或屆期未擇一者,不予發明專利。筆者以為,若依直接解讀法條的理解,只要有一案兩請之情事卻漏未聲明,一律不予發明專利,故我國的規定較中國大陸嚴格。
然而,依我國專利法第31條第4項規定,第32條的一案兩請規定應是第31條先申請原則的例外。第32條要求申請人於一案兩請應於申請時負起主動聲明之義務,固然可使一案兩請的適用對象更為清楚,但對於未於申請時聲明的一案兩請,自應已無第32條先申請原則例外的適用,此時回到第31條一般原則審查,似才符合正軌。

(四)、會否公告有一案兩請及新型專利權消滅之資訊

依中國大陸專利法實施細則第41條第3款規定,公告授予實用新型專利權時,將一併公告申請人已依照同條第2款的規定同時申請了發明專利的說明;若申請人依同條第4款規定聲明放棄實用新型專利權,則在公告授予發明專利權時,將一併公告申請人放棄實用新型專利權的聲明。
反觀我國,專利法並無規定一案兩請之新型專利在公告時應一併公告一案兩請之聲明,也未規定一案兩請之發明專利公告時應一併公告新型專利權自發明專利公告之日消滅,現行專利法施行細則第31條及第83條所規定的應刊載在專利公報上有關公開及公告專利之事項中,自未包含相關內容。上述2點中國大陸專利法規定應公告而我國專利法無規定應公告之事項,乃讓社會大眾可知悉公告的專利案是否有一案兩請的重要依據,對社會大眾掌握專利權資訊而言甚為重要,實不應忽略之。建議可直接修改專利法施行細則,於應刊載在專利公報上有關公開及公告專利之事項增列之。

(五)、限期擇一的通知

我國專利法修正第32條第1項規定,同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利及新型專利者,其發明專利核准審定前已取得新型專利權時,應通知申請人限期擇一,申請人屆期未擇一者,不予發明專利;配合專利審查基準第二篇第3章第5.6.2.4「同一申請人且其中一申請案已公告」小節第二段所載,通知申請人限期擇一,於指定期限屆滿後,視所有相關申請案之修正、撤回、申復等情況繼續審查,若仍認定為相同創作,且申請人未擇一時,則依專利法規定核駁發明申請案。
而依中國大陸專利法實施細則第41條第4款及專利審查指南第二部分第3章第6.2.2「對一件專利申請和一項專利權的處理」小節第二段規定,對於同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利的情況,若先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人在申請時有分別就發明和實用新型專利申請聲明有一案兩請之情事,申請人除可藉修正發明專利申請內容來避免違反專利法第9條第1款的禁止重複授權原則外,尚可藉由放棄實用新型專利權達到相同目的,雖審查指南並未記載若發明專利申請修正後仍被審查委員認為與實用新型專利權實質相同時,發明專利申請將會被如何對待,但合理來說應會視同申請人不同意放棄而駁回該發明專利申請,但若申請人期滿未答覆,該發明專利申請會被視爲撤回。
由上述可知,依法規和審查基準(審查指南)的規定來看,中國大陸在發明專利申請經審查沒有發現駁回理由時,並非通知申請人限期擇一,而是要求申請人放棄實用新型專利權,是以中國大陸與我國的規定在本質上略有不同。另外,就未成就條件的結果來看,在我國若申請人在收到限期擇一的通知後,縱有提出修正但仍遭認定為相同創作,或是縱有答辯但不為審查委員接受,或是屆期未擇一者,則該發明申請案會遭核駁;但在中國大陸,若申請人期滿未答覆,該發明專利申請將會被視爲撤回,後果較我國更為嚴重。
筆者建議,未來申請人若收到我國的限期擇一通知或是中國大陸的要求申請人放棄實用新型專利權通知時,若採取對發明專利申請案進行修正或申復(中國大陸稱陳述意見)的方式處理,應要在修正或申復的同時,一併預留當審查委員不同意修正或申復理由時仍可選擇發明(中國大陸為放棄實用新型)的轉圜餘地,以免下一次收到的通知就是發明申請案遭到核駁(駁回)。

(六)、新型專利權已當然消滅或撤銷確定致無法獲得發明專利權的時間點

我國專利法修正第32條第3項規定,發明專利審定前,新型專利權已當然消滅或撤銷確定者,不予專利。中國大陸專利法第9條第1款但書規定,同一申請人同日對同樣的發明創造既申請新型專利又申請發明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權,可以授予發明專利權。兩地的規定看似雷同,不同之處在於,我國係規定在發明專利審定前,新型專利權必須仍存續,而在中國大陸,依中國大陸專利法施行細則第54條規定,所謂專利權的授予時間點係與專利公告日同日,即先獲得的新型專利權必須在專利公告日尚未終止才可以授予發明專利權。此一不同之處所衍生的問題在於,因依我國專利法第52條第1項規定,申請專利之發明,經核准審定者,申請人應於審定書送達之日後3個月內繳納證書費及第1年專利年費後,始予公告,故依我國專利法修正第32條第3項規定,新型專利權只要在發明核准審定時尚存續即可,即使新型專利權在公告之前已當然消滅或撤銷確定,亦不影響發明專利的取得,如此不但與我國現行專利法設計之初就此規定希望避免使公眾蒙受不利益的結果不符合,似也與我國專利法修正第32條第2項的「新型專利權自發明專利公告之日消滅」規定相左;中國大陸則不會有此問題。

對此,我國智慧局在2013年6月19日時舉行了一場座談會,會中其中一項結論為:「智慧局為發明專利公告時,發現新型專利已當然消滅或撤銷確定,則該發明專利應不予公告」,即對上述問題提出解答,讓我國的規定與中國大陸趨於一致,唯一問題在於,該「發明專利應不予公告」的結論並無法律基礎,未來修法時若能適度地調整,將使一案兩請的規定更趨完整。

由上述可知,兩岸的一案兩請制度看似大同小異,但其實其間仍存在一些實質不同的細節,要如何應用一案兩請制度,仍要視案件屬性及申請國家的實務情況,靈活運用。

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