按專利權係國家所授予之排他權利，專利權一旦取得，專利權人即享有排除他人及限制他人使用該項權利之機會，因此當有專利侵害之紛爭發生時，對於確認專利權所欲保護之範圍為何，專利權人與被控侵權人向來是錙銖必較，特別是倘若被控侵權人提出專利無效之抗辯或另行提出舉發時，專利權人依法可在原申請說明書或圖式所揭露之範圍內，減縮其申請專利範圍，並以此確保專利之有效性來維持專利之存續。然而，按專利法第68條第3項之規定，更正經公告者，將溯自申請日生效，是以倘有專利侵權訴訟繫屬時，專利之更正勢必影響被控侵權人攻擊防禦之權利，因此法院對於侵權訴訟繫屬中專利之更正應如何處理，自屬重要的議題。

另一方面，除了侵權訴訟外，行政爭訟中亦可能會面臨更正之議題，雖然實務上對於行政爭訟中更正之標準向來十分嚴格，依照最高行政法院99年度判字第289號判決與最高行政法院100年度判字第1820號判決中之見解，係認為在專利舉發案中，為維持舉發審定基礎之安定性，對於智慧局作成舉發審定前已依現行專利法第71條規定通知專利權人，並限定於相當期間得申請更正者，專利權人如未於限期內依法申請更正，或於限期內申請更正惟經智慧局否准更正者，智慧局在限期經過後乃基於原公告內容審查作成舉發成立之審定雖因專利權人對其依法提起行政爭訟而尚未確定，但不再容許專利權人申請更正，以符合現行專利法第71條規定限期作為之立法意旨。即便如此，在維持專利有效性之行政爭訟攻防中，更正同樣扮演著舉足輕重之角色，以下本文將就兩個議題介紹與更正相關之實務見解。

一、全案准駁與更正

關於更正之程序利益一節，在全案准駁之議題上，最高行政法院於103年度判字第32號判決中亦再度提及，明確表示原確定判決已逐一對專利權人之主張予以論駁，且更再次指明專利權人更正之程序利益於舉發階段已獲保障，在過去法無分項審定明文時，基於專利整體性，專利專責機關為全案舉發成立之審定，尚無違法。因而認定並無再發回更正之必要，而以判決將專利權人之上訴予以駁回，並無違誤。

延續前述之各判決，依據最高行政法院102年度8月份第1次庭長法官聯席會議（一）之決議內容，申請發明專利，其申請專利範圍固得包括一項以上之請求項，惟各請求項與專利說明書及圖式仍屬一發明專利之整體。經核准專利後遭提起舉發，專利專責機關依93年7月1日修正施行專利法第69條規定，將舉發書副本送達專利權人提出答辯後，逐項審查結果，認定部分請求項不具進步性時，得據同法第71條第1項規定，通知專利權人限期更正。如專利權人未依通知更正，在法無分項審定明文時，基於前述專利整體性，專利專責機關為全案舉發成立之審定，尚無違法。依此，倘舉發審定係於專利法102年修正前作成，則應按前揭決議進行審理。

前揭決議所確立專利法102年修正前之專利整體性原則及全案准駁原則，最高行政法院於104年度判字第533號判決中再次重申。該案之系爭專利乃係一87年公告之發明專利，嗣於98年9月時遭他人舉發，於舉發階段時，上訴人曾提出更正之申請並經核准，惟更正後之系爭專利仍遭智慧財產局認定所有請求項均不具進步性而作成舉發成立應撤銷專利權之處分。專利權人對該審定不服提起訴願，經決定駁回後仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。本案特別之處在於，智慧財產法院（即原審）經審理後，認為系爭專利申請專利範圍第1、2、4項確有擬制喪失新穎性或不具進步性之得撤銷原因，然而第3 、5 項則仍具備專利要件而不得撤銷，此與智慧財產局之審定有所不同。

承上，原審雖認定系爭專利更正後之請求項第3 、5 項仍具備專利要件，惟按前述各請求項與專利說明書及圖式仍屬一發明專利整體之原則，系爭專利經核准專利後遭提起舉發，智慧財產局於審查本件舉發時，已給予專利權人更正機會，專利權人並於99年2月4日提出系爭專利申請專利範圍更正本，故本件舉發案係依更正本審查。是以，智慧財產局已於舉發階段將舉發書副本送達專利權人提出答辯，並由專利權人申請更正後逐項審查，方認全部請求項不具進步性，足見智慧財產局已踐行其職權通知程序，賦予專利權人更正系爭專利請求項之機會，依前揭最高行政法院102年度8月份第1次庭長法官聯席會議（一）決議所揭示當時專利法下「專利整體性原則」及「全案准駁原則」，應就系爭專利舉發為全案舉發成立之審定，而無適用現行專利法分項各自作成舉發成立或不成立之處分之規定。從而，智慧財產局為舉發成立應撤銷專利權之處分，理由固有不同，惟其結論並無二致，訴願決定予以維持亦無違誤。

專利權人對前揭原審之判決不服，上訴最高行政法院並主張智慧財產局於舉發程序中，未先依職權通知專利權人申復或更正，亦未具體通知特定請求項有撤銷原因之事由，以賦予專利權人更正之機會，此乃剝奪專利權人藉由更正（保留第3、5項）維持系爭專利之機會，智慧財產局應踐行「先依職權通知專利權人申復或更正」，此與「全案准駁原則」無關，惟原判決混淆此二觀念。智慧財產局與原審對系爭專利「部分」請求項有無可專利性之認定「不一致」，顯見系爭專利確實存在更正之利益，應撤銷訴願決定及原處分，使本件回歸至舉發階段，以賦予專利權人是否更正之機會，始符合正當法律程序。不過可惜的是，最高行政法院104年度判字第533號判決並不採納專利權人之上訴論旨，該判決認為倘智慧財產局依法將舉發書副本送交專利權人提出答辯，並曾給予專利權人更正之機會，如專利權人已經提出更正，或未申請或未依通知更正，則基於「專利整體性」原則，專利專責機關得為全案舉發成立之審定。本件智慧財產局已於舉發階段將舉發書副本送達專利權人提出答辯，並經申請更正後由智慧財產局逐項審查，依102年1月1日修正前專利法所謂「專利整體性原則」及「全案准駁原則」全部請求項不具專利性，足見智慧財產局已踐行其職權通知程序，賦予上訴人更正系爭專利請求項之機會，智慧財產局就系爭專利舉發為全案舉發成立之審定，經核符合上開最高行政法院102年度8月份第1次庭長法官聯席會議（一）決議意旨，自無不合。

本件專利權人所爭執者，或許在於舉發階段智慧財產局乃認定系爭專利所有請求項均不具進步性，故專利權人無從知悉智慧財產法院會認定系爭專利請求項第3 、5 項具備專利要件，因此希望爭取將本案發回舉發階段可再次更正以維持系爭專利之有效性。然而依前揭最高行政法院之見解，似乎只要曾經給予專利權人更正之機會，專利權人在評估其是否更正或應如何更正申請專利範圍時，即必須一併考慮將來各種可能性，甚至包括進入行政訴訟階段後智慧財產法院之見解是否會與智慧財產局不同。本文以為，就本件而言，畢竟智慧財產局與智慧財產法院所持見解不同，與其要求專利權人應正確評估更正申請專利範圍之程序利益，或可考慮給予專利權人更多機會。若將本件發回舉發階段，使其得適用102年1月1日修正施行專利法第82條第1項分項審定之規定，似乎有助於增加專利權人對現行專利制度之信心。

二、新證據與更正

對於舉發不成立之審定，若舉發人不服進而循序提起行政爭訟時，於行政訴訟階段依智慧財產案件審理法第33條第1項之規定，舉發人可提出新證據。倘經智慧財產法院審酌，或經技術審查官為意見陳述後，認定舉發人所提出之原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之任意組合足以證明系爭專利請求項不具可專利性，而專利權人於該訴訟言詞辯論終結前，未向智慧局申請更正該原處分中審定舉發不成立之請求項後向智慧財產法院陳明該事證時，依最高行政法院104年度4月份第1次庭長法官聯席會議（二）之決議，法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，均得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。

惟在前揭決議中，並未提及若專利權人申請更正時，智慧財產法院應如何審理，因此於103年度行專訴字第97號判決一案，法院並未待更正審定之結果，而係以撤銷訴願決定及原處分，於案件回復舉發程序後由智慧局審酌是否准予專利權人更正申請專利範圍，如准予更正，再依得為更正之項次逐項審定之方式處理。不過對於此一作法，最高行政法院105年度判字第337號判決則有不同意見，最高法院判決之見解指出，前揭決議其中重點之一即在肯認專利權人得於專利舉發行政訴訟程序中，向智慧局提出更正之申請。但考量到專利更正係由專利專責機關即智慧局審查、准駁並公告，在舉發行政訴訟程序中所為之更正申請亦同，是以系爭專利是否准予更正，更正後之申請專利範圍、技術內容為何智慧財產法院均不得不待智慧局更正處分之結果，方能辦理，因此舉發案件延滯不利益只得由智慧財產法院承受。又專利舉發案有關進步性之審查步驟，系爭專利之申請專利範圍在判斷進步性上，係居於先決之地位，若系爭專利之申請專利範圍不確定，則無從進行下一個步驟的進步性判斷。據此，更正申請雖係在舉發案行政訴訟程序中向智慧局為之，但該更正之技術內容，於專利專責機關准予更正並公告者，溯及申請日生效。更正與否關涉系爭案專利技術特徵之解釋與確定，則是否合於專利法所規定之更正要件，更正後之內容為何，智慧財產法院應待智慧局的更正處分結果始得判斷。

又前揭最高行政法院之判決同時指出，前揭決議之另一重點，乃基於對智慧財產法院之專業考量與行政訴訟法第200條課予義務訴訟第3款訴訟經濟之解釋，在舉發人於行政訴訟程序中提出新證據時，仍應由智慧財產法院使當事人充分辯論，不論係專利權人自行判斷後，未向法院表明已向智慧局提出更正之申請，或專利權人已依法申請更正，均應依行政訴訟法第200條第3款直接判「命行政機關作成原告所申請內容之行政處分」，而不得依同法第4款「命行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定」。由於更正與否關涉系爭案專利技術特徵之解釋與確定，系爭專利之申請專利範圍不確定，則無從進行進步性判斷，因此若專利權人已依法申請更正，智慧財產法院自應待更正處分，並提示更正處分內容，使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論，及必要之聲明及陳述，始可謂已經當事人充分辯論，方得作成判決。

最高行政法院105年度判字第337號判決之見解，可謂是除了重申104年度4月份第1次庭長法官聯席會議（二）之決議外，更加徹底貫徹該決議之精神。若就紛爭解決一回性之考量來看，前揭判決見解應有助於訴訟經濟目的之達成，不過為了等待更正審定之結果，行政訴訟審理進度不可避免地會受到影響，如何取得平衡仍有待實務運作逐步調整。