![淺談商標註冊申請加速審查制度](assets/images/common/blank_article_pic.png)
More Detail
一、前言
智慧財產局(下稱「智慧局」)日前於2024年05月01日公告並施行「商標註冊申請案加速審查作業程序」(下稱「作業程序」),提供我國有急需取得商標註冊的申請人,得以儘早取得商標註冊的管道。
根據智慧局所頒佈之「商標註冊申請案加速審查作業程序」規定,只要個案符合加速審查要件之申請案,於立案後2個月內,智慧局應對該案做出第一次審查通知,對比現行之快軌案審查時程尚須6-8個月左右,有效加速申請人取得商標權利之進度。
本文將針對作業程序內容進行簡要概述,同時結合智慧局於2024年07月15日舉辦之業務座談會內容加以補充說明現行加速審查制度之運作情形。
二、商標加速審查制度作業程序概說
(一) 申請時點:
1. 申請人於提出商標註冊申請,取得申請案號後,第一次審查通知前為之,無論係05月01日新制公告施行前或施行後所提之商標申請案,均得以提出加速審查之申請。
2. 所謂「第一次審查通知」,依據智慧局公告之作業程序規定,應指「智慧局對於商標申請個案所為之核准審定、程序補正通知、核駁理由先行通知」而言,若申請人於收到前述智慧局核發之第一次審查通知後,即不得再針對該商標申請個案提出加速審查之申請。
(二) 規費:
1. 基於「使用者付費原則」,智慧局明訂提出加速審查申請者,需繳納規費新台幣6,000元。若申請人未繳納規費,則視為未提出加速審查申請。
2. 經智慧局審查後,若商標申請個案不符合加速審查之要件者,不予退還費用。惟若申請人係於智慧局發出第一次審查通知後,才提出加速審查之申請者,則得辦理退費。
(三) 商標型態:
除文字、圖形等平面商標外,亦包含非傳統商標型態,如:立體商標、氣味商標、顏色商標、聲音商標或連續圖案等,惟申請人應注意,由於非傳統商標於實體審查上通常需檢附相當使用證據以證明其識別性,審查時程可能會因個案具備識別性與否之認定而有延遲,申請人應自行斟酌提出加速審查申請是否符合效益。
(四) 商標使用人:
應指申請人自己或被授權人之使用,不得為第三人的使用證據,若為由被授權人使用者,申請人則應提出商標授權之證明文件。
(五) 申請加速審查之案件類型,如下表所示:
類型一 | 類型二 | |
要件 |
|
|
1. 所謂「實際使用」,係指於我國境內之商標使用,其使用之判斷須符合商標法第5條之規定,包含商品實物、照片、包裝、容器、出貨單、廣告、型錄、營業場所照片等。
2. 所謂「就使用進行相當準備」,係指將商標預定行銷於市場使用之情形。個案上,申請人應具體舉出準備使用商標之時點、準備使用的特定商品或服務、及準備使用的行銷管道或場所等情事,如:商品或服務樣本、廣告單據、宣傳印刷品訂單、廣告合約、商業計劃書等。
3. 商業上必要性及急迫性,係指包含但不限於智慧局於作業程序中列舉出六項具體事由:(1)該申請商標遭第三人1未經同意使用或就使用進行相當準備,提出該商標之實物或照片;(2)因該申請商標之使用,收到第三人之侵權警告,如:侵權警告信函;(3)第三人針對該申請商標請求授權所出具之文件;(4)該申請商標已規劃上市,並與合作廠商訂有銷售或經銷等相關合約;(5)該申請商標已規劃參展,並與參展單位訂有相關合約;(6)其他足認商業上有取得權利之必要性及急迫性之情形。另智慧局於2024年07月15日所舉辦之業務座談會中進一步闡明:
(1) 主張已規劃上市或參展而訂有合約者,應檢送已完成簽署之合約,或合約中已明確記載需得註冊商標後始進行簽約並具結之;合約中亦應載明該申請的商標圖樣。
(2) 主張第(6)點「概括事由」者,僅限於申請人與第三人間為商業往來交易所發生之相關活動情形,若為申請人自行為開展業務、擴大經營項目而認有取得權利之必要性及急迫性之情形,則非屬類型二。
(3) 至於若為申請人在他類已註冊商標或在國外取得註冊但在國內未使用者,亦不適用類型二之規範。
4. 商標圖樣
使用事證中的商標圖樣原則上需與商標註冊申請案之圖樣完全相同,例外根據智慧局於2024年07月15日所舉辦之業務座談會說明,如申請人實際使用/準備使用之商標圖樣單一顏色不同,或大小寫字母有別者,仍可視為相同之商標。
5. 指定商品及服務
實際使用或準備使用之商品或服務需與指定的商品或服務名稱相符,如實際使用的商品或服務與指定使用商品或服務名稱不相同,依一般社會通念或市場交易情形,其實質上屬於相同概念之商品或服務者,可認定與指定商品或服務相符,例如:指定使用於「唇膏」商品,但提出「口紅」商品使用事證。
(六) 審查程序:
1. 加速審查申請之證明文件齊備且符合加速審查要件者,智慧局將不另行發文通知申請人,商標註冊申請案即直接進入個案審查,智慧局將會於商標檢索系統之申請案件狀態中顯示其為「加速案」。
2. 承上,符合加速審查要件之申請案,於進入個案審查程序後,原則上智慧局應於2個月內作出第一次審查通知,即:核准審定、程序補正通知、核駁理由先行通知。
3. 申請人收受智慧局之第一次審查通知後,於期限內作出補正或申復意見,若無其他需通知補正之事由,智慧局原則上將於收文後15個工作日內作出審定結果。
4. 加速審查申請所檢附之證明文件未齊備者(如:類型二應檢附商業上有必要性及急迫性之合約書、授權書等文件;實際使用之商標圖樣與註冊申請之圖樣不同;實際使用之商品/服務與指定之商品/服務不相符等),智慧局應於收受申請人之申請後10個工作日內,發文通知申請人補正,未於指定期間內補正者,該加速審查之申請將不予受理,此「不予受理」並不會另行通知申請人,僅就該商標註冊申請個案回歸一般審查時程處理。
5. 承上,申請人於提出加速審查申請後,在智慧局作出第一次審查通知之前,申請人得變更加速審查之適用類型。如:原主張類型二,但因申請人無法提出商業上有取得權利之必要性及急迫性之證明文件,則得採取申請分割或減縮指定之商品或服務,改以適用類型一的情形進行加速審查。
(七) 其他注意事項:
由於「商標註冊申請加速審查」之目的係在於加速申請人取得商標權利之進程,若商標註冊申請個案屬於商品服務名稱涵義廣泛或不明確、為非傳統商標者、或另涉有商標爭議案件者,均無法於短時間內作出審定,將影響加速審查之效益,建議申請人應自行斟酌提出。
三、結語與本文建議
根據智慧局頒布之作業程序及目前實務操作經驗而言,本文認為智慧局於認定「商標圖樣同一性」方面,較「註冊商標使用注意事項」所臚列之要件為嚴格,原則上要求申請人須提出與商標註冊申請案完全相同之商標圖樣,例外僅允許申請人實際使用商標圖樣時,變更大、小寫字母或單一顏色之變化等型態,其餘諸如更改文字之字型、個別文字之顏色及文字圖形之排列方式等,均不符合智慧局所認之「完全相同」之範疇。至於就「指定之商品或服務」而言,更嚴格要求申請人須檢附「與指定之商品服務名稱相符」之事證,例外允許在「實質上」屬於相同概念之商品或服務可認為有使用。
由於加速審查為台灣商標申請實務的新制度,目前針對個案加速審查之實例研討尚非多數,且加速審查申請之類型二需提供申請人「商業上有取得權利之必要性及急迫性」之證明文件,此一證明文件又必須為「與第三人間為商業往來交易所發生之相關活動情形」,性質上較為繁複與嚴謹,因此建議商標申請人若於商標布局或市場規劃等因素,而有提出加速審查申請之需求者,建議可尋求專業代理人之協助,並獲得完整且快速之保護。
1 所謂第三人,是指申請人或自申請人取得商標授權以外之人。