一、前言

按我國商標法係採註冊保護主義，沒有註冊的商標，原則上不獲保護，但若採用如此硬性的立法，使商標蟑螂或投機份子搶先註冊他人商標，進而影響市場交易秩序，為衡平此一現象，我國商標法第30條第1項第12款規定，倘若商標註冊係「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊，此稱為「防止搶註條款」，其要件包括：(一)相同或近似於他人先使用之商標，(二)使用於同一或類似商品或服務，(三)申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在等要件。參酌最高行政法院107年判字第30號行政判決，上述要件適用前提事實必須要有他人先使用之商標，並以「意圖仿襲」為解釋中心，是以，本文擬以智慧財產法院判決介紹近來法院對於商標搶註「意圖仿襲」之實務見解，期能供各界參考。

二、「維新」法律事務所案（註1）

(一)案例事實

本件異議人使用據以異議商標「維新」經營法律事務所超過四十年，其認為被異議人申請註冊系爭「維新」商標，指定使用於商標法施行細則第19條第45類「代理國內外智慧財產權之申請及有關事務之處理；代理國內外專利之申請及有關事務之處理；代理國內外商標之申請及有關事務之處理」等服務上，有違反商標法第30條第1 項第12款規定之情事，因而提起異議，案經智慧局審查，除「尋人調查」部分之註冊異議不成立外，其餘部分異議均成立，經被異議人提起訴願駁回後，乃提起行政訴訟。 

附圖1：系爭商標 （註冊第011664264號）	附圖2：據爭商標

(二)法院見解

智財法院首先主張防止搶註條款需考量「特定關係、知悉、意圖仿襲」等三要素，在三者具備下，才優先保護先使用者，因此，倘若先使用人不申請商標註冊，一見他人申請商標註冊，便以此妨礙後使用人申請商標註冊，恐發生擾亂市場秩序之虞，因後使用人所投入市場之行銷及努力，未必少於先使用人，後使用人所建立商標品牌，若因商標遭到撤銷化為烏有時，勢必在競爭上處於不利地位，反而有害於市場競爭，此與商標法立法本意不符，故對於先使用人之保護不應無限上綱，倘若後使用人有正當理由足資證明沒有仿襲意圖，應認後使用人之商標註冊合法，至於先使用人仍可依商標法第36條主張善意先使用，以維先使用人權益。

據此，智財法院在本案例中認為被異議人既然以專利、商標申請為其主要業務，在商標申請前，必會對所欲申請商標進行檢索，檢索範圍包括已註冊商標，以及已使用、未註冊之商標，故被異議人在申請註冊前，應已知悉據爭「維新」商標存在，但考量被異議人特殊求學背景，加以系爭商標申請時，正逢日本政經變化，被異議人因此獲得啟發選用系爭商標，難認被異議人有仿襲之意圖，因而撤銷原處分及訴願決定；本件異議人雖然不服向最高行政法院提起上訴，經最高行政法院審理後亦肯認原審認定，駁回異議人上訴。

三、大陸「三六一」體育用品案（註2）

(一)案例事實

本件異議人為大陸知名體育用品商，主要從事運動產品生產製造，包括運動鞋、服飾及配件等，其所有據爭「361°」商標在大陸為馳名商標，其商品並在台灣銷售多年，渠被異議人以附圖1指定使用於第009類「眼鏡；雪鏡；風鏡；眼鏡框；眼鏡架；夾鼻眼鏡；太陽眼鏡…」等商品上，向智慧局申請商標註冊，並核准在案，異議人認為系爭商標的註冊有違商標法第30條第1 項第11、12款等規定，乃提起異議，惟智慧局審查後認為據爭商標係穿於足部鞋類商品，系爭商標則是關於眼鏡類商品，兩商品在功能、用途、原料及性質上不同，非屬類似商品，因此認為異議不成立，經異議人提起訴願駁回後，乃提起行政訴訟。

附圖1：系爭商標 （註冊第01828929號）	附圖2：據爭商標

(二)法院見解

關於類似商品認定，智財法院認為據爭「361°」商標在中國大陸具有相當知名度，且自系爭商標註冊申請日前持續使用迄今，故其先使用及商品近似情形可影響類似商品範圍之認定，考量近來運動風氣盛行，運動相關商品，包括服飾、鞋品、乃至眼鏡等個人配件，均易同時吸引消費者目光，因此，雖然據爭商標先使用的商品是在運動鞋，但已在運動鞋商品上具有相當知名度的商標品牌，擴大其經營商品範圍到與運動穿搭的服飾、眼鏡及其他個人配件等商品上，應屬相關消費者可合理預見，因此，系爭商標所指定使用的「眼鏡；雪鏡；風鏡；眼鏡框；眼鏡架；夾鼻眼鏡；太陽眼鏡…」等商品，與據爭「361°」商標所使用的運動鞋商品，應屬類似商品，進而否定智慧局之認定。

另關於「仿襲之意圖」，智財法院認為據爭「361°」商標僅是單純數字及度量單位組合，並無特殊文字意涵，故據爭「361°」商標原創程度高，兩商標比對下，系爭商標不論在「361°」、「BIEKE 」等設計上均與據爭商標相同，甚至字母「K」的設計也相同，難謂巧合，若非事先接觸過據爭商標，因無將「361°」、「BIEKE 」等加以組合而申請註冊系爭商標之可能性，基於兩岸人民往來密切，被異議人因地緣關係接觸據爭商標進而意圖仿襲申請註冊，已違反商標法第30條第1 項第12款防止搶註條款，因而撤銷原處分及訴願決定。

四、結論

我國商標法採用註冊主義，不要求申請人必須有商標使用事實才能申請註冊，惟實務上，商標使用人可能一時大意未註冊商標，或是因市場布局考量，沒有在國外註冊商標之際，一併在我國申請註冊，造成商標遭他人於我國搶註，故防止搶註條款賦予先使用人救濟權利，實具有利益衡平考量，對於具有仿襲意圖之搶註者，背後多有攀附商譽之意圖，故實務上常見搶註的商標圖樣與先使用商標圖樣相似度極高，甚至完全相同，是以，倘若先使用商標原創性越高，他人越不容易仿襲，於訴訟過程中也越容易說服法官搶註者「仿襲之意圖」，此外，先使用商標越著名，越能影響類似商品的範圍認定，惟商標法對先使用人之保護並非毫無限制，仍須符合防止搶註條款中「特定關係、知悉、意圖仿襲」三要素，倘若他人沒有仿襲意圖，此時先使用人之權利應予退讓，才不會影響市場競爭，因此，商標使用人如有使用商標時，建議應即時申請商標取得保護，同時將可能之使用態樣先申請註冊，以免日後發生遺憾之事。

 

附註：

註1：智慧財產法院106年度行商訴字第16號行政判決，以及最高行政法院107年度判字第673號判決。
註2：智慧財產法院107年度行商訴字第86號行政判決。