前言：

我國商標法第64條規定：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標」，而「註冊商標使用之注意事項」中亦闡明：所謂「同一性」，指「形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵」而言，換言之，「有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性，可認為有使用註冊商標。」

在行政爭訟中，所以探討商標實際使用與註冊圖樣是否具有同一性，通常源自於商標有無使用的爭執，依商標法第63條第1項規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：……二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。……」亦即，商標之使用若不符合同一性，遭認定商標未使用時，將構成被廢止註冊之事由，是以探討商標使用對於商標權之維護有其重要性。以下將以兩則行政判決，嘗試探討實務上對「商標使用同一性」之認定標準及智慧財產法院之見解。

一、智慧財產法院105年度行商訴字第90號行政判決

●事實：

原告陳文鑾以系爭商標申請註冊在第36類的「不動產租售、不動產買賣租賃之仲介」服務，民國104年參加人晶鑽房屋仲介股份有限公司（下稱晶鑽公司）以三年未使用為由，對原告商標申請廢止，智慧財產局審查後，為廢止成立之處分，原告不服，提起訴願遭駁回，遂提起行政訴訟。

原告主張系爭商標係授權予訴外人唯聯國際顧問公司、晶寶建設股份有限公司及台信建設使用，並提出與被授權人之授權書、合建契約書及相關廣告DM為佐證，而智慧財產局在原處分時，則以原告所提出之證據僅呈現系爭商標中文「晶鑽」之字樣，未見有標示完整包含中文晶鑽、外文Crystal Diamond 及樹葉與鑽石圖案所共同組成之系爭商標圖樣，因而認定構成廢止註冊之事由。

智慧財產法院在判決中則指出：系爭商標中文晶鑽之英文翻譯為「Crystal Diamond」，其為通常之英譯，並非新創之詞彙，且英文字體遠較中文晶鑽小，而樹葉與鑽石圖形，均為習見之自然型狀，係社會公眾得自由使用之公共財，相關消費者就系爭商標之外觀、讀音及觀念以觀，「Crystal Diamond」及圖形部分，通常不會將其視為指示及區別服務之來源，足徵系爭商標引人注意之主要部分應為「晶鑽」字樣。依一般社會通念及相關消費者之認知，系爭商標之使用與其註冊圖樣具有同一性。

●評析：

智慧財產法院於本案認為，因系爭商標引人注意之主要與特別顯著突出之部分應為「晶鑽」字樣，其樹葉圖案及英文均未具備指示及區別服務來源之特性，故原告與被授權人即使只有使用中文「晶鑽」的部分，仍應認定確實有使用系爭商標，且符合商標使用之同一性。

惟「註冊商標使用之注意事項」3.2.1.2明示：「註冊商標實際使用時，應使用其商標之全部，不得僅單獨使用其中一部分，僅使用其中一部分，不認為有使用註冊商標」。

本案系爭商標僅使用中文「晶鑽」於所指定之服務上，未實際將原註冊商標圖樣上之樹葉圖案及英文完整標示於使用證據上，難謂消費者對該實際使用標識仍保有與系爭商標一致之印象，若依前述商標使用注意事項，本案系爭商標應構成未使用，或有自行變換加附記之情事，法院之見解是否影響日後有關商標使用之判定，值得觀察。

二、智慧財產法院105年度行商訴字第139號行政判決

●事實：

 

參加人「螞蟻數位股份有限公司」（下稱「螞蟻數位公司」）以系爭商標申請註冊在第42類電腦系統分析、電腦系統設計、網站規劃建置等服務，民國103年原告「開曼群島商．阿里巴巴集團控股有限公司」（下稱「阿里巴巴公司」）對參加人提出廢止申請，智慧財產局審查後，為廢止成立之處分，螞蟻數位公司不服提起訴願，訴願決定則認系爭商標有使用在指定之服務，因而撤銷原處分，阿里巴巴公司不服，遂提起行政訴訟。

在本案參加人所提出之網頁使用資料中，系爭商標係由五個大小不一的圓形分別以不同之鮮艷顏色表現，且五個圓形並未緊接相連，下方另有圓弧狀之「www.ar.com.tw」字樣，右方則有「螞蟻數位」及「ANTREPUBLIC」字樣。

智慧財產法院認為系爭商標之使用證據雖由5 個大小不一之彩色圓球搭配「螞蟻部絡」、「螞蟻數位平台管理後台」、「螞蟻數位ANT REPUBLIC」等所組成，惟系爭商標註冊之圖樣為五個墨色圓形，且係緊接相連，搭配「螞蟻數位」字樣，就商標整體圖樣觀之，二商標圖樣之細微差異，並未構成寓目印象上重大差異，依社會一般通念，仍不失其同一性，系爭商標確實有使用於其提供之網站規劃建置等服務。

●評析：

系爭商標係以黑白圖樣申請註冊，實際使用時卻是以5種不同顏色來呈現商標圖樣，且隨意組合英文及中文為商標圖樣，按「註冊商標使用之注意事項」3.2.1.1明示：「使用註冊商標應依原註冊商標的顏色使用……原則上，註冊商標為墨色，實際使用其他顏色，依一般社會通念及消費者的認知，如果只是形式上略有不同，實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，可認為有使用註冊商標」，依上述使用注意事項之規定，以墨色申請之商標，如果在實際使用時施以「單一顏色」，應認未改變商標特徵，與註冊商標圖樣具有同一性，但如係將墨色圖樣附加多種色彩，並以該等色彩為消費者辨識商品/服務來源之依據，似難謂符合商標使用之同一性，是否足以證明系爭商標有使用，似值得斟酌。

結論：

透過上述兩則行政判決，似可窺見智慧財產法院在認定商標使用是否具有同一性之判斷，與智慧財產局一向之見解有些出入。《晶鑽》乙案而言，雖屬個案，然依現行之審查基準，若商標係圖形文字構成之聯合式圖樣，自應將商標之全部為實際使用，僅單獨使用中文、外文或圖形部分，應認有違商標使用之同一性原則，況智慧財產法院另在96年訴字第1223號行政判決中，對類似之情形有過清楚之闡明：「獲准註冊的商標圖樣是中、外文與圖形之聯合式，應一併使用，不得僅單純使用其中一部分」，則《晶鑽》乙案之見解與該院對商標使用同一性之判定顯有出入。

至於《螞蟻數位》乙案，涉及改變顏色使用之問題，以墨色獲准註冊之商標，在實際標示於商品/服務施以顏色而使用，雖屬常見之型態，但參考註冊商標使用注意事項之例示，將墨色圖樣以「全紅色」、「全黃色」、「全藍色」等態樣呈現，固不失其同一性，但若以「多種色彩」呈現註冊商標，可否仍認係原墨色圖樣之使用，應依個案而論。今螞蟻數位公司以五種不同色彩呈現其墨色註冊之商標，商標使用同一性之認定，智慧財產法院以較寬廣之判斷標準，認定系爭商標與實際使用之態樣僅有些微之差異，判斷符合商標使用之同一性，或將對日後之實務見解，產生影響。