一、前言

以前法院在審理專利訴訟案件，如果專利有被舉發之情形時，由於專利權係行政機關所賦與，普通法院並沒有審理專利權是否有效之權限，因而專利法第90條第1項即規定：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止訴訟」。法院常囿於此而裁定停止訴訟，等待行政爭訟之結果，往往停止訴訟一等就是三年到五年，以致拖延專利訴訟之審理時程，因而常被外界詬病。我國於96年1月間分別三讀通過「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」，總統並於96年3月28日分別公布，而於97年7月1日生效，「智慧財產法院」正式開張運作。「智慧財產案件審理法」（下稱「審理法」）最核心之概念，乃專利有效性交由法院自行判斷，審理法第十六條第一項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」審理法可藉由技術審查官的協助，加速案件之審理進度。而有效迅速解決專利訴訟事件。惟法院就專利有效性之判斷，究屬我國法制上新的嘗試，相關問題，容有為文介紹及討論之必要。

二、法院就專利有效性判斷之效力：

審理法第十六條第二項規定：「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」此規定之立法說明略為：「我國法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不能越俎代庖，就行政行為自為行使。故審理智慧財產事件之民事法院縱依其判斷認智慧財產權確有應撤銷或廢止之原因，除智慧財產專責機關原為核准之行政處分係屬當然無效之情形外，即無權就該智慧財產權逕行予以撤銷或廢止。惟為貫徹本條第一項容許民事法院於訴訟中就權利有效性之爭執，一併判斷之立法目的，爰於第二項明定民事法院於認定智慧財產權確有應予撤銷或廢止之原因時，縱智慧財產權人之權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得主張權利，法院即得據以駁回權利人之訴，或為權利侵害所生請求權不存在之確認判決。該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第三人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所及。」因而法院依審理法第十六條之規定，所為專利有效性之判斷，僅具個案拘束力。

三、專利有效性之判斷與防止歧異意見之規範

法院依審理法第十六條之規定，所為專利有效性之判斷，雖僅具個案拘束力，惟行政機關或行政訴訟於另案審理時，法院於民事訴訟就該專利所為有效性之判斷，是否具有拘束力？按民事訴訟法第四百條規定：「除別有規定外，確定之終局判決就經裁判之訴訟標的，有既判力。」既判力即判決之實質上確定力。訴訟標的之法律關係，經法院判決確定者，當事人不得針對同一訴訟標的更行起訴。既判力僅對於訴訟標的之法律關係發生，法院於裁判中之理由判斷並不生既判力。但當事人就原因事實所為之攻擊防禦方法，當事人爭執其存否，而法院於確定判決理由中，對訴訟標的以外當事人所主張或抗辯之重要爭點，本於兩造辯論結果所為之判斷，除有顯然違背法令，或當事人提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人間，就與該重要爭點有關之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相異之判斷，始符民事訴訟上誠信原則。（參最高法院九十七年度台上字第二一０四號民事判決），是以民事法院就判決理由中之判斷，為達到一次糾紛一次解決之目的及訴訟誠信原則，因而近來實務上均承認「爭點效」，使當事人不得再為不同之主張而應受拘束。智慧財產案件審理細則第二十八條第二項規定：「關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事及刑事訴訟中，不得再行主張。」司法院於該細則之草案說明中係認為實體法上既已規定不得再行舉發或申請評定，基於誠信原則，於智慧財產民事及刑事訴訟中亦不得再行爭執。所謂實體法規定不得再爭執，即專利法第六十七條第四項規定：「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」與商標法第四十五條、四十八條及五十五條之規定。而所謂同一事實，依專利審查基準所述：係指待證之事實相同。例如，前舉發案主張系爭專利不具新穎性，後舉發案主張系爭專利係申請前已見於刊物者。同一證據，則係指附具之證據實質內容相同，而不論其形式是否相同，例如，前舉發案附具之證據為申請在先之專利申請案公開公報，後舉發案附具之證據為該專利申請案之公告公報。因而於專利民事訴前已有行政爭訟程序認定舉發不成立確定者，則當事人於民事訴訟程序中，不得復引同一證據而主張同一事實。至於專利民事訴訟已為專利無效之認定時，依智慧財產案件審理第三十四條之規定：「智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，業經為實質之判斷者，關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止之其他訴訟事件，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時，法院應審酌原確定判決有無錯誤、是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之。」司法院就規定之說明為：民事判決之既判力客觀範圍，實務向來見解限於訴訟標的，判決理由中之判斷則不發生既判力，惟最高法院認為法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人主張之重要爭點，本當事人辯論結果，已為判斷時，其對此重要爭點所為之判斷，除有顯然違背法令之情形，或當事人已提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，應解為在同一當事人就該重要爭點所提起之訴訟中，法院及當事人就該已經法院判斷之重要爭點法律關係，皆不得任作相反之判斷或主張，以符民事訴訟上之誠信原則。學者亦有人認為確定民事判決就有效性爭點之判斷，對嗣後進行之行政程序應具一定之拘束力，始有意義。

四、有效性之證據提出與調查

我國民事訴訟係採辯論主義，當事人於民事訴訟審理過程中，就事實之主張及證據之提出負有責任，則有關專利有效性，應由當事人提出主張或抗辯，法院始有審理之可能，未為主張或未為抗辯，法院不得主動審理。當事人若已提出專利有效性之主張，但如僅有主張而未聲明證據或僅有提出前案引證資料卻未述明理由者，法院該如何？民事訴訟法第二百八十八條規定：「法院不能依當事人聲明之證據而得心證，為發現真實認為必要時，得依職權調查證據。依前項規定為調查時，應令當事人有陳述意見之機會。」而在有關專利異議或舉發程序之行政爭訟，臺北高等行政法院95年度訴字第03438號判決曾謂：「專利異議案之審查，依前揭法條規定意旨，固應以異議人所提之理由及證據作為審查之依據。但於同一異議事由範圍內，依照異議人所提異議證據，被告為審查異議事由所作之習知技術之主張是否可採，並非不得另行參酌卷內既有之證據資料加以綜合論斷。此與專責機關超出異議事由審查或逕行檢索卷內以外資料作為引證資料致逾越異議理由主張之範疇，而有違背專利異議採當事人進行主義者究有不同。」審查委員可依據卷內資料綜合為判斷。所謂「綜合判斷」之意為何？係指專利異議人在案件中之論述理由不充足？或係根本未曾為論述主張？而係由審查委員逕依卷內所提之引證資料，職權進行比對分析。按舉證責任，乃當事人主張有利於己之事實，有提出證據證明其事實為真實之責任。學者李學燈先生謂：舉證責任分成證明負擔(或說服之負擔)，一為舉證負擔（或提供證據之負擔）。而在審判，中有證明負擔之當事人，自始至終須負擔系爭事實之證明，說服審理事實之人，使之置信其主張，否則將有不能依其主張而為裁判之危險，因而在民事訴訟當事人對於有利於己之事實，不僅有提出證據之責任外，尚應負有說服之責任，使人置信其主張。是以被告僅係提出引證前案卻未述明理由者，則被告就其主張，並未盡到其舉證證明之責任，即有受敗訴之危險。專利民事訴訟，專利權是否有效，為專利訴訟之前提事實，被告若因未熟稔民事訴訟而拙於向法院為說服證明，而致受不利之判斷時，假若該判斷對嗣後進行之行政程序可具有一定之拘束力，依此角度而言，民事訴訟之法院，似有需要依卷內職權去發現真實（即院不待當事人就引證前案提出比對分析，法院即依該前案，主動去比對分析而為判斷），但似與民事訴訟採辯論主義不合。依目前實務運作，，在未經兩造辯論前，技術審查官即先以卷內既有之證據資料，加以綜合論斷，而提出初審意見給法官，理論上該初審意見，就已經影響法官心證之形成。因而當事人就專利無效之抗辯僅有提出引證前案，但未為比對分析或拙於為論述理由，以致未盡證明之負擔時，法院係以職權依卷內資料為綜合判斷，而發現當事人所為「專利有效性」抗辯或主張之真實？或係依舉證責任之不足，而為當事人敗訴之判決，容待觀察。

五、專利舉發與專利效無效抗辯

由於專利權係行政機關所賦與，司法機關無權就專利權應否撤銷為論斷，法院依據審理法第十六條所為專利權有效性之判斷，僅具有個案之拘束力，只於該訴訟發生拘束力，專利權人仍可對於其他第三人為專利權之主張，若對專利之存在與否尚有爭議，仍應循專利舉發之行政爭訟程序解決，不得單獨就專利權是否撤銷提起獨立之訴訟、併求對於他造確認該法律關係之判決或提起反訴。依審理法第十七條之規定，法院依第十六條為專利有效之判斷，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。而目前實務上原則不會裁定命智慧財產局參加訴訟。又於民事訴訟繫屬中，另有專利舉發程序在進行時，而專利權人已向智慧財產專責機關申請更正，則專利權是否有效或侵權物是否落入申請專利範圍，其前提係智慧財產局是否核准專利更正之申請，由於審理法並無授權法院可就「專利更正之申請」，可自為判斷之法律權源，因而在實務上，法院仍會等智慧財產局就是否准予「更正」之審定後，才能審理。專利法第七十一條第三項規定：「依第一項第三款規定更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人。」又依專利審查基準所載：「舉發案審查中，不論係依申請或依職權通知更正，應先審查是否准予更正。若不准更正，應於舉發審定書中敘明不准更正之事實，不另行通知舉發人表示意見；若准予更正，則應通知繫屬審查中各舉發案之舉發人，限期就更正內容表示意見，舉發人屆期未表示意見者，得依更正本逕行審查。上述通知舉發人限期就更正本表示意見係踐行專利法第71條第3項（新型第108條及新式樣第129條第1項準用）「更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人」之程序，非屬更正審查之處分。若舉發人就更正本補充舉發理由、證據者，應再請專利權人補充答辯。」是以在專利訴訟，當事人有提出專利無效之抗辯，而另有專利舉發程序在進行，該專利舉發又伴隨有專利更正之情形時，專利訴訟程序將會有所延宕。

六、結語

審理法第十六條規定，當事人就專利之有效性提出抗辯或主張時，法院就專利之有效性應自為判斷，惟應注意者乃於專利訴訟程序中，尤應恪遵民事訴訟法有關規定，避免失權之效果，我國民事訴訟法民國八十九年修正後改採適時提出主義，民事訴訟法第一百九十六條規定：「攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。攻擊或防禦方法之意旨不明瞭，經命其敘明而不為必要之敘明者，亦同。」又未於準備程序主張之事項，原則上於準備程序後行言詞辯論時，不得主張之（參民事訴訟法第二百七十六條規定）。又當事人就其主張之爭點，經法院整理並協議簡化爭點依者，應受其拘束（參民事訴訟法第二百七十條之第三項本文之規定）。且於二審程序當事人原則上不得提出新攻擊或防禦方法（參民事訴訟法第四百四十七條規定）。是以當事人為專利無效之抗辯或主張，應適時提出，以免有失權效果。專利有效性之爭議，可分別在專利民事訴訟中為抗辯或主張，使之產生個案之拘束力，或者向智智慧財產局提出專利舉發，而產生對世之效力。因專利舉發之爭訟程序及層級過於冗長，而依審理法所進行之訴訟程序較迅速，因之專利舉發之案件逐漸減少，我國專利舉發制度應該避免專利舉發程序之冗長與訴訟結果之歧異，而應與審理法互相配合運用，從而目前我國專利舉發制度實有檢討修正之空間。