作者 陳鳳英

美國專利商標局於2017年1月19日公布自同年2月17 日起實施關於商標使用宣誓、繼續使用及未使用之可歸責事由等的實務修正。依新規定，美國專利商標局於合理情形下，得要求商標申請人或商標權人提供該商標額外的使用標籤或宣誓書，且這些補送的資料須能使審查員合理地相信該商標確於商業上使用在註冊商標全部的指定商品上；若未能全部使用於指定商品或服務項目，商標申請人或商標權人應提出未使用於全部或一部商品/服務的合理理由。實務更新的目的在使審查員有權對於商標申請人或商標權人提出的使用宣誓作進一步確認，期商標資料更符合實際使用情形。

美國商標的使用宣誓是各國實務中較特殊的制度。依據美國商標法的規定，商標權人應於下列時間點提出使用宣誓： 

商標註冊前 --
依現行法規定，除依據馬德里議定書延伸至美國或依他國註冊在美國申請註冊者外，商標權人於申請時如已在美國商業上使用申請的商標者，應載明該商標的最早使用日期及在商業上最早使用日期；若申請時係以即將使用(intent to use)為基礎提出者，商標權人於核准後如未遭第三人提出異議或經異議不成立後，商標申請人會收到核准通知(notice of allowance)，並應於六個月期限或延期後的期限內(最多可延期五次，每次六個月)提出使用宣誓(Statement of Use)。美國商標局於認可商標申請人的使用宣誓後，才核發註冊證。

商標註冊後的第六年 --
商標註冊屆滿五年起的第六年一年內商標權人應主動向美國專利商標局檢附使用證據及宣誓書提出第六年使用宣誓(Affidavit)。若商標權人未於限期內提出使用宣誓，美國專利商標局即可於註冊簿註記並撤銷商標的註冊。此一程序向來是檢視美國商標註冊是否有效存在的重要指標。

商標每次延展時 -- 
辦理商標延展時，商標權人仍應依法檢附使用證據及備具宣誓書(Affidavit)。商標權人如未依法提出延展申請，該註冊商標當然消滅。

由於美國註冊商標迄今已超過五百萬筆，以2016年為例，該年商標申請件數量將近四十萬件。在龐大的數量中，要管理註冊商標是否有使用及可否繼續留存，誠屬不易；對欲申請註冊的新商標而言，面臨龐大的前案，如何可順利取得註冊，又是一大挑戰。又由於美國商標爭議程序之比照民事訴訟程序進行，申請在後的商標所有人要以商標未使用為由廢止註冊商標更非易事。如此，註冊商標的資料與現實商標是否有效使用不免名實不符。

商標權人在提出前述使用宣誓時，可主動限縮指定之商品或服務，即允許商標權人保留仍在使用的商品或服務，可自動刪除未使用的商品或服務。然事實上，主動提出限縮商品或服務的比例並不高。商標權人可於使用宣誓書上載明未使用的可歸責事由，若審查員接受該事由，自可維護商標權利。倘審查員不接受時，會通知商標權人限期補正，否則，該註冊商標會遭撤銷。惟前項未使用的可歸責事由係指非因商標權人可掌控的原因致商標未使用才可維持商標權，如經濟抵制某國的貨物進入美國市場。若商標權人因商品在市場上銷售情形不佳故退出市場，此種理由並不構成未使用的合理事由。

基於上述的考量，美國專利商標局於2012年5月起曾採取暫時措施，即以二年期間商標審查員得隨機擷取500個案件，要求商標權人檢送額外的使用證據，以增進商標註冊資料的正確。經抽樣擷取的500個案件中，有35%的商標權人請求刪除部分的指定商品或服務，有16%的商標權人則無法提供額外的使用資料或未如期答覆。換言之，51%的抽檢案未能證明商標權人依法完全使用在註冊商標的指定商品或服務。

自2017年2月17日起的修正措施賦予審查員有權要求商標權人提出額外的商標使用標籤或照片，以證明註冊商標確在商業上使用。因此，審查員可要求商標權人應依指定商品或服務逐一提出使用證據或可證明商標仍在使用或商標權人無意放棄的說明。當商標權人提供額外的使用證據時，審查員應依據審查基準判定補正的資料是否符合規定。  

舉例來說。若註冊商標指定的商品為國際分類第9類的「 電腦液晶顯示器、電腦鍵盤、電腦主機、滑鼠、電腦、螢幕觸控筆、條碼讀取機、電腦硬體、網路卡、電腦主機板、手提電腦專用袋、電腦用腕靠、商品電子標籤、筆記型電腦專用袋、平板電腦專用袋、個人數位助理器專用袋、照相器材箱、投影機、投影設備、攝影機、攝錄影機、數位相機行動電話用充電器、紅外線遙控器。」，商標權人通常只須檢送一份註冊商標使用於上述任一商品，如手提電腦專用袋的標籤或照片，並連同宣誓書即可滿足使用宣誓的要件。但依最新實務，若審查員要求額外的使用標籤或照片時，商標權人就應提供其他商品的使用標籤或照片。

商標的最主要的功能在表彰商品或服務的來源，商標權人依法註冊商標及依法銷售使用才是保障商標權利的王道。若有部分商品或服務未使用或不再使用時，商標權人可主動刪除未使用或不再使用的商品或服務，以正確而詳實的提出使用宣誓。

資料來源：
1. Federal Register/Vol. 82, No. 12/Thursday, January 19, 2017/Rules and Regulations
2. U.S. Trademark Act