作者 王竹平

壹、案情介紹

被上訴人─日商．高絲股份有限公司─於民國100年12月27日以「雪肌精(3D MARK)」立體商標，指定使用於修正前商標法施行細則第13條第3類之「化妝品；香水；古龍水；乳液；營養霜；粉底；粉餅；口紅、脣膏；眼線筆；眼影；眉筆；指甲油；化妝水；腮紅；人體用肥皂；香皂；護髮乳；潤髮乳；潤髮精；洗髮精；頭髮用化妝品；入浴劑、浴油、浴鹽」商品，向上訴人─經濟部智慧財產局─申請註冊。經上訴人審查後，認為本件商標圖樣之瓶身立體形狀與顏色係業界經常使用之包裝容器形狀及顏色，指定使用於上述商品不具識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，應聲明不專用，被上訴人未為前述聲明，依現行商標法第29條第3項規定，本件商標應不准註冊。被上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，被上訴人不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。經原審判決撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人對於申請第100066697號「雪肌精(3D mark)」商標註冊申請案，應依原判決之法律見解另為處分，暨駁回被上訴人其餘之訴後，上訴人不服，提起上訴。

貳、本案爭點

一、本件商標使否有先天識別性？
二、本件商標是否有後天識別性？
三、被上訴人所提出之市場調查報告是否適用公平交易委員會作成之「處理當事人所提供市場調查報告之評估要項」？

參、最高行政法院判決摘要

一、先天識別性部分：

(一)本件商標之立體形狀與顏色，依原審認定係：顯示出正、背面呈扁平狀、左右兩側呈橢圓弧狀、4個約150度角度之柱狀體立體形狀與白色瓶蓋鑲以銀色鏡面圈頂，深藍琉璃並略帶透光性瓶身之藍、白、銀顏色組合之設計，具有視覺之美感等情，則其外觀縱予相關消費者特殊之感覺，亦僅應係容器之裝飾，難認有足資與他人商品區別之識別性。
(二)再者，原判決固認定：本件商標以「雪肌精」之「雪」為形象概念，雪白瓶蓋鑲有銀色鏡面增加雪般之冷冽質感，瓶身設色採用深藍琉璃色，並有透光效果，在光線下產生寶藍色，瓶面白色字體配置相應「雪」之設計意象。系爭商標之立體形狀與顏色組合等設計，象徵藍天雪地之方及皎潔明月之圓，結合白色字體與深藍琉璃色背景，透光時轉為耀眼寶藍獨特之設計等情。經查本件商標雖亦有其與原註冊商標「雪肌精」意念相符之設計，惟在相關消費者之認知，通常將之視為提供商品功能具裝飾性之設計，而非區別商品來源的標識。至於系爭商標之六角形狀，兩側潤飾為圓弧之瓶身形狀，相較同業就指定使用商品常用之包裝形狀，系爭商標之立體形狀與顏色組合與一般指定商品普通業者所使用之包裝類同，並無特殊之處。相關消費者對系爭商標之印象通常將之視為提供商品包裝功能之形狀，並未將之作為識別來源之標識，自不具先天識別性。

二、後天識別性部分：

(一)按商標法第29條第1項第1款之僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者；或第3款之僅由其他不具識別性之標識所構成者。倘經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標示者，得註冊之，商標法第29條第2項定有明文。依條文文字，係因申請註冊之商標因具第1、3款無先天識別性之情形，經使用在交易上已成為申請人商品或服務之識別標示，方具後天識別性，所以論述後天識別性之前提，係申請註冊之商標不具先天識別性，二者乃累積使用、從無到有、因量變而質變、互相排斥之概念，是以商標之標識若具先天識別性，即無再論述後天識別性之必要，系爭商標之立體形狀與顏色組合部分，原判決既認定具有先天識別性，卻又認定經被上訴人長期與廣泛使用，已取得後天識別性云云，應屬贅述。
(二)經查，原判決業已依系爭商標經長期與廣泛地使用，指定商品銷售量甚鉅，商品有長期廣告與從事促銷活動，有廣大銷售據點，系爭申請註冊商標在各國註冊之證明以及數量甚多之媒體報導、相關消費者分享文章、網路檢索、商品推薦及廣告等證據，認定系爭申請註冊商標已因被上訴人使用在交易上已成為申請人商品或服務之識別標示，而取得後天識別性等事實，詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。

三、市場調查報告部分：

商標識別性審查基準第5.1點規定商標主管機關判斷商標識別性時得參考之市場調查報告，其中就市場調查報告考量市場調查報告的參考價值時，應注意之事項已著明文（商標識別性審查基準第5.1點(6)市場調查報告部分）。則本件關於市場調查報告是否可採，自無適用主管機關公平交易委員會作成與商標識別性無關之「處理當事人所提供市場調查報告之評估要項」之理，原判決就本件市場調查報告部分，係依公平交易委員會上開評估要項所列，已屬不合。

肆、判決解析

一、先天識別性、後天識別性及二者之關聯

最高行政法院判決理由中，認為被上訴人以商品包裝作為本件商標不具先天識別性，並認為原審判決先認定本件商標有先天識別性，卻又認為本件商標有後天識別性，屬贅述。顯對於二者之關係及適用為一明確之闡述，值得我們加以了解。

(一)先天識別性
「商標」是用來指示及區別商品或服務來源之標識，故商標必須具備使相關購買人能認識商品或服務來源，並辨別不同商品或服務來源之功能（註一）。而所謂先天識別性係指商標本身所固有，無須經由使用即取得識別能力（註二）。亦即，標識用於特定商品或服務被認為具有先天識別性，係因對消費者而言，該標識具有指示商品或服務來源之的功能，而非傳達商品或服務本身或其內容的相關資訊（註三）。
(二)後天識別性
所謂後天識別性則指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，已使相關消費者得以認識其為商品或服務來源之標識，即具有後天識別性，此時該標識除原來之原始意涵(first meaning)外，尚產生識別來源之商標意涵，所以後天識別性又稱為第二意義(second meaning)（註四）。
(三)二者之關係
既然定義上後天識別性指不具先天識別性之標識經使用而使消費者知悉其為特定業者表彰商品或服務來源之標識，又由商標法第29條第2項之規定，商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者，或僅由其他不具識別性之標識所構成者，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，得准予註冊，可知討論後天識別性之前提，必定以申請註冊之商標不具先天識別性為要件，且先天識別性與後天識別性為互相排斥之關係，邏輯上，自不可能謂一商標具有先天識別性，又具有後天識別性。
(四)解析：
因此就本案而言，由於商品包裝容器為裝載商品之物體，與商品間具有緊密關聯，故在實際交易過程中，消費者極可能會將商品包裝視為具裝飾性之設計，而非表彰商品來源之根據，因此以商品包裝作為商標申請註冊時，通常難以認定其具有先天識別性。而觀被上訴人所提出之使用證據可知，被申請人已在台灣長期、大量使用及宣傳本件商標之商品，因此最高行政法院認為本件商標具有後天識別性。在本案判決中，最高行政法院並未認為本件商標同時具有先天識別性與後天識別性，其理由與上述二觀念之定義及法條之解釋相符，且明確闡釋二者為互斥之概念，確有釐清二觀念之意義。

二、市場調查報告之審查

最高行政法院在本案中認為證明商標具有後天識別性之市場調查報告應依「商標識別性審查基準」中關於市場調查報告之規定為審查，不宜以公平交易委員會「處理當事人所提供市場調查報告之評估要項」之規定為審查依據，與以往智慧財產法院及最高行政法院之標準有別，亦值得關注。

(一)本案之前實務之審查標準
關於市場調查報告是否可認定商標知名度或後天識別性之依據，經檢索智慧財產法院行政判決可發現，涉及該問題之判決共有7個（註五），在法院審查時均參酌公平交易委員會「處理當事人所提供市場調查報告之評估要項」之規定，而該要項中認為具有可採信之市場調查應具備以下要件：(1)市場調查公司之公信力；(2)調查方式；(3)基本資料；(4)問卷內容之設計；(5)內容與結論之關聯性；(6)結論與待證事實之因果關係；(7)誤差或信賴水準之說明；(8)洽詢學者專家意見。然該等要件畢竟係針對違反公平交易法之案件所設計，與商標是否著名或具有後天識別性之案情有別，自無法精準評估商標案件之事實。
(二)本案法院之闡釋
本案中最高行政法源對此即闡釋，商標識別性審查基準第5.1點既已明文規定，商標主管機關判斷商標識別性時得參考之市場調查報告，其中就市場調查報告考量市場調查報告的參考價值時，應參考商標識別性審查基準第5.1點(6)市場調查報告部分之規定，即：(1)市場調查公司或機構的公信力、(2)調查方式、(3)問卷內容設計、(4)內容與結論之關聯性、(5)其他應注意事項。是在判斷商標有無後天識別性時，關於市場調查報告是否可採，自無適用公平交易委員會作成之「處理當事人所提供市場調查報告之評估要項」之理。因此，本案最高行政法之院判決明確告知審查機關，在審理商標案件時對於市場調查報告應回歸商標相關審查基準之規定，以使審查結果能確實符合市場之情況。

伍、結論

最高行政法院於本案中雖維持原判決之結論，然對於原審法院之觀點卻提出諸多意見，惟應注意，本案僅為最高行政法院之判決而非判例，對日後之智慧財產法院判決並無絕對之拘束力，故在本案之後其他案件是否會採取與本案最高行政法院判決相同之觀點，仍待觀察。

附註：

一、商標FAQ，經濟部智慧財產局網頁，http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=214868&ctNode=7078&mp=1(最後瀏覽日期2016年4月1日)。
二、經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁43，2013年1月。
三、同前註。
四、同註2。
五、智慧財產法院102年度行商訴字第23號判決、102年度行商訴字第71號判決、102年度行商訴字第136號判決、103年度行商訴字第83號判決、104年度行商訴字第93號判決、104年度行商訴字第94號判決、104年度行商訴字第96號判決。