一、引言

申請人根據創作人的創作提出專利申請時，應申請何種專利（發明、新型或設計專利）最有利，考驗申請人的智慧。設計指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。設計著重在視覺效果之增進強化，而發明（指利用自然法則之技術思想之創作）及新型（指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作）則著眼於功能、技術、製造及使用方便性等方面的改進，所以設計與發明及新型在保護的方向上有顯著差異。

發明所保護的範疇比新型廣，發明保護的範疇包括新型不能保護的化學物質、組成物、材料及方法。而新型專利所能保護的範疇，包括物品之形狀、構造或組合之創作，也能受到發明專利的保護。因此，物品之形狀、構造或組合之創作可以申請發明也可以申請新型。

申請新型專利之優點主要為可快速取得專利，在花費最少下使該創作成為先前技術狀態，避免後續引來競爭者之侵權訴訟，阻礙競爭者取得類似專利，增加產品之銷售公信力及競爭力，加強消費者的信賴度。

發明專利的專利權期限為自申請日起算20年，較新型專利權期限10年為長，但其必須經過約1年半至3年的實體審查後才可取得專利。相較之下，新型採形式審查而非實體審查，僅需4~6個月即可獲取專利，但其權利具有不安定性及不確定性。對申請人來說，發明與新型各有其優缺點。

然而，如果申請人想要快速獲得專利權，且要有較長的專利權期限（例如20年），在目前的專利制度下申請單件發明案或新型案是無法達成上述目的。

二、我國一案兩請制度

善用一案兩請（就相同創作於同日分別申請發明專利申請案及新型專利申請案）制度可以使申請人快速獲得專利權且獲得較長的專利權期限。亦即儘早取得較早獲准的新型專利權的保護，亦可保有發明專利權之較長專利權期間的保護。

於民國102年1月1日起施行的專利法新增第32條，明確規範同一申請人就相同創作於同日分別申請發明專利申請案及新型專利申請案時，專利專責機關應如何審查。同條第1項規定發明專利核准審定前已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一。第2項規定申請人選擇發明專利者，其新型專利權視為自始不存在。根據此規定，假如申請人最終目的是取得發明專利，即使申請時分別申請發明申請案及新型申請案，限期擇一時選擇發明雖可獲得發明專利權，但已獲准的新型專利權視為自始不存在。採用一案兩請且選擇發明案與僅申請發明案的結果實無不同。

於民國102年6月13日起施行的專利法第32條第2項規定：申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。因此修正後之專利法對於一案兩請的申請人而言具有權利接續的優點，亦即以權利接續制度取代修正前之權利擇一制度。在修正後，只要申請人於申請時分別聲明，而在審查人員於發明專利申請案即將核准前發函要求擇一時，申請人選擇發明專利申請案，且新型專利權當時並未當然消滅或撤銷確定，則發明專利申請案經核准被授予之發明專利權將可接續新型專利權存在。至於未被申請人於擇一程序中選擇之新型專利權，於發明專利申請案核准公告之日起消滅。

為了能權利接續，申請人必須踐行申請時分別於發明申請案及新型申請案申請書中報明事項欄聲明有另一申請案的義務。此乃為了避免善意第三者誤認申請人僅申請一新型專利申請案，而於此新型專利權被公告消滅後善意地使用此新型專利權所保障之創作而無侵權之虞，作為提醒社會大眾此新型專利權所保障的創作其實另有一發明專利申請案存在，且可能於未來後被核准公告領證。藉此，可衡平專利權人與社會大眾兩者之間的利益。而智慧局對於獲准的新型專利，也將在專利公報上備註”相同的創作已於同日申請發明專利”，以通知社會大眾未來相同的創作可能獲准為發明專利。

為了保障社會公益，避免權利不當復歸至一案兩請之發明專利申請案的申請人（即新型專利案專利權人），專利法第32條第3項規定：發明專利審定前，若新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。因為新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，新型專利權已不復存在，公眾便可自由使用此已當然消滅或撤銷確定之新型專利權所保障之發明。因為，審查人員在此種情況下，應給予發明專利申請案不予專利的處分，即便此發明專利申請案已無其他不予專利的理由。「已當然消滅」於專利法第70條第1項第3款指新型專利權已逾6個月之年費補繳期間，且新型專利權於發明專利核准審定（包含初審及再審查）前，未經准予回復至有效存續；而「經撤銷確定」指新型專利權因舉發成立而被撤銷確定。

三、一案兩請的條件

一案兩請之發明及新型專利須符合「同一人」、「同日」、「相同創作」、「申請時分別聲明」及「已取得新型專利權，且新型專利權非已當然消滅或經撤銷確定」要件，才能適用權利接續。「同一人」必須於申請專利時，發明與新型專利申請人完全相同。此外，於通知限期擇一時、發明專利核准審定時及發明專利公告時，發明專利申請人與新型專利權人亦須相同。如果在發明專利申請案的審查過程中，申請人如要讓與發明專利申請案給第三人，則新型專利申請案（新型專利案）須一併讓與。藉此，發明專利申請案經實體審查並核准公告之發明專利權才可接續已公告之新型專利權。「同日」除了發明與新型專利之申請日必須相同之外，優先權日亦須相同。

「相同創作」指發明專利的任一請求項所載之發明與新型專利權的任一請求項所載之新型相同。因此，假如一案兩請的發明及新型案的申請專利範圍僅有一項相同而其餘項次皆不同，審查委員仍會發函要求申請人擇一。

判斷同日申請之二個申請案是否為「相同創作」時，應考量此二個申請案是否：(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵，或(3)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。另應再以下列方式判斷：假設其中一申請案之發明A先申請，另一申請案之發明B後申請，若認定B發明與A發明為相同，再將其先、後申請順序倒置，即假設B為先申請A為後申請；若再認定A發明與B發明為相同，基於前述二種相同的判斷結果，應認定該二發明為相同；但若再認定A發明與B發明並非相同，基於前述二種不同的判斷結果，應認定該二發明並非相同。

因此，在B發明與A發明為上位及下位概念之情況下，先申請之發明A以下位概念表現而後申請之發明B以上位概念表現時，B發明會被視為與A發明相同；但若B先申請而A後申請，則A發明不會被視為與B發明相同；此時，在A及B二個申請案為同日申請的情況，不得認定二發明為相同。

智慧局針對一案兩請的案件，在發明專利核准前將發函，要求申請人選擇保留何案；如果發明申請案之申請專利範圍經過修正後，與新型案之申請專利範圍已不相同，則審查委員將判斷實質內容，內容不相同者已非一案兩請，智慧局將不會通知要求擇一。

四、一案兩請申請後申請專利範圍之修正

一案兩請的發明案在審理過程中，最理想的情況是審查委員認為發明申請案所有未經修正的請求項皆具可專利性。此時申請人會收到選擇發明專利或新型專利的來函，申請人即可選擇發明專利。在此情況下，發明專利權自公告日起生效，而其新型專利權自發明專利公告之日消滅，即所有請求項皆為權利接續。

如果發明案的申請專利範圍在審理過程中經過修正，只要發明案申請專利範圍中有一項與新型專利中某一項相同且具可專利性，則會收到智慧局來函要求選擇發明專利或新型專利。智慧局來函要求選擇發明專利或新型專利較適切的說法為：申請人針對具可專利性之重複存在發明及新型的請求項選擇存在於發明專利或新型專利中，以避免重複專利。

對於智慧局來函要求擇一，如果不被選擇的發明案或新型專利的申請專利範圍尚有其他可准請求項，則申請人有兩個選擇：(1)選擇發明專利或(2)選擇新型專利。在(1)選擇發明專利之情形下，新型專利將自發明專利公告之日起全案消滅，新型專利不需更正，申請人即得享有權利接續之利益。如此一來，新型專利權將自發明專利公告之日消滅，新型專利的請求項中與發明申請案的可核准請求項不同的請求項也連帶消滅。但若發明修正後之請求項已與新型完全不同，權利將可並存，不發生接續與否的問題。

為了不使新型專利的請求項中與發明申請案的可核准請求項不同的請求項也連帶消滅，申請人可以考慮對新型專利提出更正案，刪除與發明申請案重複的請求項，如此一來將不會有重複專利的情況，專利權人將可繼續擁有與發明申請案的可核准請求項不同的請求項的新型專利權。在此情況下，新型專利中被刪除之與發明申請案重複的請求項就會無法適用權利接續，因新型專利之更正會溯及申請日生效，故該刪除之新型專利請求項自始不存在。然而，因審查委員審理新型更正案通常約需6個月，且新型更正案的審查委員與發明專利案的審查委員必定不同，所以發明專利案的審查委員發出發明專利核准通知書時，可能新型更正案尚未核准及公告。因此，在實務操作上應儘快提出新型更正案，並且發明申請案申請申復延期，儘可能延後提出申復修正，並在申復書上註明已提出新型更正案。在(2)選擇新型專利之情形下，申請人需在發明申請案中刪除與新型專利重複的請求項，以避免重複專利。如此一來，申請人將可擁有與新型專利案的請求項不同的請求項的發明專利權。

在(1)選擇發明專利之情況下，如果新型專利已專利授權或設定質權，專利權人欲刪除與發明案重複的請求項時，需經被授權人、質權人或共有人全體之同意才能進行；專利權人申請更正如果有應經被授權人、質權人或全體共有人同意之情況，申請時應檢附被授權人、質權人或全體共有人同意之證明文件。

假如一案兩請的發明申請案於審查過程中修正申請專利範圍，導致發明申請案之申請專利範圍與新型專利的申請專利範圍完全沒有相同的項次，例如發明案的請求項修正時改寫申請專利範圍、將說明書中技術特點併入申請專利範圍中或申請專利範圍作偏移修正（刪除原請求項一部分技術且另加入其他技術），此將造成無法權利接續。作如此之修正可能肇因於想修正成與市面上的產品相同的權利範圍，或者最想要的範圍無法取得專利只好取得較不想要的權利範圍。作上述之修正之後，雖然無法權利接續，但是申請人也獲得貼近市面應用的權利範圍或較穩定的權利範圍。

五、結論

一案兩請制度使申請人能先取得新型專利再接續發明專利，但申請費用增加且申請程序較複雜。因此，申請人可根據創作的需求彈性選擇申請方式。例如，技術生命週期短的技術，可考慮申請新型專利；將來應用機率高，需要經過審查以取得穩定專利權且需長時間保護的技術，可考慮申請發明專利。如果有短期產品銷售保護及長期權利保護的需求，則適合使用一案兩請的方式申請專利。另外，發明案的公開公報目前並未備註相同的創作已於同日申請新型專利。可以考慮備註如此之資訊，以提醒大眾同日申請的新型專利可能已獲准，這是智慧局可以考慮修改的措施。 

 

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