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商業方法專利在台灣—從美國最高法院Alice Corporation v. CLS Bank International判決一週年談起

2015.09.01

203 期

商業方法專利在台灣—從美國最高法院Alice Corporation v. CLS Bank International判決一週年談起

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一、前言

2014年6月19日美國最高法院針對Alice Corporation Pty Ltd v. CLS Bank International Et Al案(以下簡稱Alice v. CLS案)的判決(系爭金融方法專利為抽象概念,非適格專利標的)對商業方法專利投下震撼彈,其對美國當時及後續申請/訴訟案的影響更是不言而喻。不過,對於台灣申請案的衝擊究竟如何,在時空因素(此指國際優先權及屬地主義)影響下,是否能在該案判決一年後的今天看出端倪?本文將針對該案及其對美國專利所產生的影響做一簡介,接著探討商業方法專利在台灣的發展並探討其可能的影響因素。事實上,我國經濟部智慧財產局所修訂公佈的電腦軟體相關發明2014年版審查基準的影響可能更勝Alice v. CLS案;但不可否認地,2014年版審查基準的公佈施行雖然早於Alice v. CLS案的判決,然而其受Alice v. CLS案纏訟多年的各審級判決結果影響也是極其深遠。

二、美國最高法院Alice v. CLS案判決的影響

Alice v. CLS案起源於2007年間CLS在美國地方法院對Alice所擁有專利(US 5,970,479、US 6,912,510、US 7,149,720及US 7,725,375)提起確認專利無效、確認不侵權以及專利權不可行使等訴訟;當然,Alice不甘示弱也提起反訴控告CLS侵權。該些專利主要係有關交易平台上的第三方支付方法,其各審級判決摘要如下:

2011/03/09聯邦地方法院:系爭專利無效
2012/07/09聯邦巡迴上訴法院:系爭專利均為有效
2013/05/08聯邦巡迴上訴法院全院聯席:系爭專利均為無效
2014/06/19聯邦最高法院:系爭專利均為無效

Alice v. CLS案的探討重點不在於一般實體審查所著重的產業利用性、新穎性及進步性,而是更為根本的適格性問題。根據聯邦最高法院判決要旨(系爭請求項明顯指向一個抽象即中介交割的概念而以第三方來緩和交割風險。中介交割屬於一種抽象概念,當然不具有專利適格性),所有專利(特別是商業方法專利)都必須先通過適格性的檢驗,才能論及產業利用性、新穎性及進步性。影響所及,不但是美國專利商標局隨即於Alice v. CLS案判決後一週內依據該判決公布了初步審查指南備忘錄,改變了涉及「抽象概念」專利標的之適格性的審查基準,連帶地也撤回了上百個原本發出核准通知的準專利;甚至重擊專利申請人的信心,導致美國專利局商業方法或是軟體專利的申請案件急速下滑。

三、我國對應專利之發展狀況

以上的統計皆基於美國專利分類號(USPC)705,然而我國專利分類係採用國際專利分類號(IPC)。IPC由世界知識產權組織(WIPO)管理,最新的版本是2015年1月1日起生效的IPC-2015.01,惟依據我國專利公報上所顯示的核准專利,目前仍以IPC-2006.01及IPC-2012.01為主要版本(IPC按照五個等級分類,包括部、大類、次類、主目及次目;而IPC-2006.01及IPC-2012.01的差異僅在於次目的擴充)。

USPC 705(資料處理:金融、商業慣例、管理或成本/價格決定)大部分對應IPC-2006.01中的G06Q(即專門適用於行政、管理、商業、經營、監督或預測目的的數據處理系統或方法;其它類目不包含的專門適用於行政、管理、商業、經營、監督或預測目的的數據處理系統或方法),其下的主目/次目包括:

G06Q 10/00    行政,如辦公自動化或預定;管理,如資源或項目管理
G06Q 20/00    支付方案,體系結構或協議(用於執行或登入支付業務的設備分入G07F7/08,G07F19/00;電子現金收銀機分入G07G1/12)
G06Q 30/00    商業,如行銷、購物、付款、拍賣或電子商務
G06Q 40/00    金融,如銀行業、投資或稅務處理;保險,如風險分析或養老金
G06Q 50/00    專門適用於特定經營部門的數據處理系統或方法,如保健、公用事業、旅遊、法律服務
G06Q 90/00    不涉及有意義的(significant)的專門適用於行政、管理、商業、經營、監督或預測目的的數據處理系統或方法
G06Q 99/00    本類中其它次目不包括的技術主題

值得注意的是USPC 705並非完全對應IPC G06Q,例如:USPC 705.411(顯示控制:用以視覺地顯示郵資相關資訊予操作者的系列指示)係部份對應IPC G07B-017/02(核算裝置:售票設備;車費計;用於一個或多個管制點收票價、通行費或入場費之裝置或設備;郵資簽發設備:郵資簽發設備:有計算或計數裝置者);而IPC G06Q 30/00(商業,如行銷、購物、付款、拍賣或電子商務)係部份對應USPC 235.385(庫存:一物件被感測到的關聯記錄或表示,其用於編譯現有品項的記錄)。大體而言,USPC 705大於IPC G06Q的涵蓋領域,因此以IPC G06Q檢索得到的案件數量應該小於以USPC 705檢索得到的案件數量。

圖1顯示我國截至2015年8月1日所公開的2011~2015 IPC G06Q發明專利申請件數,乍看之下容易予人申請件數由2011年逐年上升至2013年然後2014年急轉直下的錯覺。由於檢索當時回推約一年內的公開數量遠低於實際申請數量的因素主要在於專利法關於公開日期的規定以及申請人申請時是否主張優先權,因此有必要以權值還原來預估全年申請件數。
 

  
         圖1


事實上,我國專利法第28條第1項規定:申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利,並於第一次申請專利之日後十二個月內,向中華民國申請專利者,得主張優先權。專利法第37條第1項規定:專利專責機關接到發明專利申請文件後,經審查認為無不合規定程式,且無應不予公開之情事者,自申請日後經過十八個月,應將該申請案公開之」;同條第4項進一步規定「如主張優先權者,以優先權日為準;主張二項以上優先權時,以最早之優先權日為準。換言之,不論是否主張優先權,Alice v. CLS案判決後的影響在我國除非申請提早公開,否則最快也必須在2015年12月19日後才得以由公開案確認,目前言之尚早。但是依據前年同時點(即2013年8月1日)的公開比例預估而不考慮Alice v. CLS案的影響,我國2014年IPC G06Q發明專利的申請件數不降反升,與美國的情形大異其趣。

圖2顯示截至2015年8月1日我國2011~2015歷年來所公告IPC G06Q的發明專利件數,藉此對比圖1的申請量可以看出,這幾年所核准的件數更是未受Alice v. CLS案判決的影響而同步呈現逐年上升的趨勢。當然其核准的比例亦值得進一步的探討。


     圖2

四、電腦軟體相關發明2014年版審查基準

儘管由以上的統計並未看出Alice v. CLS案判決在IPC G06Q的發明專利申請或核准上的影響。相較美國於2014年6月25日公布鑑於美國最高法院針對Alice v. CLS案判決之初步審查指南備忘錄,我國智慧財產局更早於2014年1月1日公布電腦軟體相關發明2014年版審查基準。其中對於不符合發明之定義的類型例示了非利用自然法則及非技術思想兩者;而非技術思想者則包括單純之資訊揭示及簡單利用電腦兩者:其中「請求項中藉助電腦軟體或硬體資源實現方法,若僅是利用電腦(或網路、處理器、儲存單元、輸出入裝置)取代人工作業,且相較於人工作業僅是使速度較快、正確率高、處理量大等申請時電腦之固有能力,難謂其具有技術思想,此時該電腦軟體或硬體無法令原本不具技術性的發明內容產生技術性」。值得注意的是若請求項之記載內容明顯不符合發明之定義,例如僅記載單純的商業方法或數學公式,縱使說明書記載了具有技術性之手段,審查意見將指明請求項不符合發明之定義。

智慧財產局的審查態度更可由智慧財產局就有關第092129649號「議價購物方法」發明專利申請事件(102年度行專訴字第88號、民國102年11月28日辯論終結、民國102年12月26日判決)於專利行政爭訟案例研討彙編(102-103年度)中的描述窺知一二:「商業方法本身係一種多變性之人為規則,依照舊版電腦軟體審查基準,當藉助電腦硬體資源達到商業目的或功能申請專利時,即可輕易跨過發明定義門檻;縱然依判決所載,本局所舉之各引證案不足以證明系爭案不具進步性,惟檢索具新穎性或進步性之商業方法引證本就不易,發明定義門檻過低與引證檢索難度過高,易造成商業方法專利浮濫。是故,新版電腦軟體審查基準已針對此一問題進行修正並於103年1月1日開始施行。今後若涉及到商業方法本身之專利,應基於該電腦軟體基準下,先檢視是否為「簡單利用電腦」,而不符合發明的定義。例如,本案的方法雖係透過電腦及資料庫達成,惟該方法是否僅為簡單附加電腦軟硬體取代人工作業,該電腦軟硬體並非被認為是有意義的限制,而被認為是「簡單利用電腦」,不符合發明的定義;抑或是該方法運用了特殊的演算法取代了人類的心智活動,或該方法克服了技術上的困難,對整體技術領域產生了相關的功效,而符合發明的定義,再來論究其新穎性、進步性等要件。」

2014年版專利審查基準係由智慧財產局修訂經濟部所公告,俾使專利審查有所遵循之標準。儘管民國103年行專訴字第70號於104年01月15日的判決書仍見法官持有「專利審查基準並無拘束本院之效力」之見解,惟近年來已不見有悖於專利審查基準之判決,因此專利審查基準對專利適格性的重新定義更是不容小覷。

五、結論

近來相當熱門的工業4.0是一個德國政府提出的高科技戰略計畫,用來提昇製造業的電腦化、數位化、與智能化;目標是建立具有適應性、資源效率、及人因工程學的智慧工廠,在商業流程及價值流程中整合客戶以及商業夥伴,因此商業方法專利也將在未來科技的發展扮演重要的角色。申請人申請專利的同時應當避免僅是「簡單利用電腦」,而不符合發明的定義。


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