一、專利侵害訴訟中之更正

關於專利之更正，依現行專利法規定，並無對更正之期限及次數加以限制，是以專利權人得否在系爭專利有訴訟繫屬時，提出更正之申請，實務上往往會成為訴訟當事人雙方爭執點之一，智慧財產法院99年度民專上字第12號判決指出：按專利權之授與，係國家基於經濟及產業政策所授予之排他權利，具有以一對眾之關係，專利權一旦被授予，同時也宣告了排除他人享有及限制他人使用該項權利之機會，因此確認專利權所欲保護之範圍，係維持專利制度的首要之務，而以文字表現技術思想，既屬不易，則於專利公告後，如有疏失、闕漏，或有不明瞭之記載，專利權人當然必須加以更正，以便讓公眾得以清楚知悉被剝奪享有及限制利用之權利範圍，此外，可專利要件係採絕對新穎性以及客觀進步性之原則，因此專利經核准公告後，如專利權人發現有足使該專利無效之理由時，非不得允許其在原申請說明書或圖式所揭露之範圍內，減縮其申請專利範圍，此亦係專利制度鼓勵、保護發明與創作，以促進產業發展之表現，依據專利法第64條第1、2項（現行專利法第67條）及第108條（現行專利法第120條）準用前開各項之規定，亦准許專利權人僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明等事項申請更正專利說明書或圖示，且其更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦不得實質擴大或變更申請專利範圍。

依前揭法院之見解，專利更正既為專利權人之權利，且依現行專利法中關於更正之規定，並未設有更正期限及次數之限制，專利權人自得依法提出更正而不受任何限制。惟因更正核准後，依現行專利法第68條第3項、第120條準用之規定，更正經公告者，將溯自申請日生效，倘專利有訴訟繫屬時，專利之更正勢必影響被控侵權人攻擊防禦之權利。前揭訴訟即有此一疑慮發生，該訴訟之案例事實相當特殊，雙方當事人於一審（智慧財產法院98年度民專訴字第49號判決）爭點整理時將爭點限縮至申請專利範圍第1項，惟專利權人於上訴二審繫屬中方提出專利更正之申請，將申請專利範圍第3項附屬項併入第1項獨立項，並刪除其於所有項次。對於專利權人於二審中所提出之更正，該判決指出：

（一）訴訟繫屬中之專利更正屬於訴之變更而非新攻擊防禦方法之提出

更正後之申請專利範圍第1項，係包括原申請專利範圍附屬項第3項，依原公告之新型專利而言，其雖附屬於原申請專利範圍第1項，然其係因附加之技術特徵亦具可專利性要件，而經智慧財產局核准為一附屬項。說明書所載之申請專利範圍之每一項次，如具有可專利要件之技術思想，均係獨立之權利。因此，本件上訴人於第二審所為專利更正，應屬訴之變更。另按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但民事訴訟法第255條第1項第2款至第6款情形，不在此限。又請求之基礎事實同一者，縱於訴狀送達後，原告仍得將原訴變更或追加他訴，無須得被告同意。此觀民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款規定自明。原告於第二審為訴之變更追加，苟其請求之基礎事實同一者，即非法所不許。所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者，即屬之（最高法院99年度台上字第1653號判決意旨參照）。

承上，依該判決之見解，專利更正雖屬於訴之變更，惟若其更正後之主要爭點仍有共同性，則應認其請求之基礎事實同一，無須得訴訟相對人同意，亦為法之所許。本案中因被控侵權人仍係以與原審所提出相同之證據1、4抗辯該更正後之申請專利範圍有不具進步性之得撤銷理由，故該判決認定屬於請求之基礎事實同一，無須得被控侵權人之同意亦得變更。然而，若被控侵權人提出與原審不同之證據抗辯更正後之專利不具進步性時，是否仍可認定屬於請求之基礎事實同一，似留有可探討之空間。另關於被控侵權人主張依民事訴訟法第447條二審原則不得提出新攻擊防禦方法一事，對此，因該判決已闡示更正涉及申請專利範圍之變更，與權利內涵有關，應屬訴訟標的變更之問題，而非新攻擊防禦方法之提出，自不生「提出新攻擊防禦方法」之問題。

（二）民事訴訟繫屬中專利權人得提出更正，由法院斟酌更正內容是否合法

該判決除釐清專利更正之性質為訴之變更外，其更進一步指出：「再按關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，併徵詢兩造之意見後，指定適當之日期，智慧財產案件審理法第32條定有明文。本件上訴人於99年10月25日所提出之系爭專利更正，係將原申請專利範圍第3項附屬項併入第1項獨立項，並刪除其餘所有項次，此更正顯然屬申請專利範圍之減縮，並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質變更發明內容，本院斟酌此更正顯然合法，且於99年11月2 日通知兩造得以該更正本為主張及舉證，上訴人遂於99年11月9日提出準備書狀，並依更正範圍提出專利比對分析報告，被上訴人亦於99年11月22日提出準備書狀，針對該更正後之申請專利範圍為答辯，且其抗辯該更正本具有得撤銷理由之證據，仍為原審時所提出之證據1及4，顯然並未妨礙被上訴人之攻擊防禦…」依此，法院除得斟酌更正是否合法外，倘法院判斷更正合法時，依民事訴訟法第446第1項之規定，該訴之變更無須經被控侵權人同意，法院得命訴訟當事人雙方以更正本為主張及舉證。此一判決明確揭櫫專利權人得於民事侵權訴訟繫屬中更正其專利，姑且不論對於被控侵權人審級利益之保障是否足夠，至少可供訴訟當事人雙方加以依循，有助於減少程序上之爭執。

二、專利侵害訴訟中之受侵害請求項追加 
 
在專利民事訴訟中，專利權人於起訴時，大多會以申請專利範圍中之獨立項作為主張依據，因為在申請專利範圍各請求項中，獨立項相較於附屬項係擁有較大之權利範圍，進而被控侵權物落入之可能性也會比較高。然而，權利範圍較大同時代表著獨立項相較於附屬項，遭到無效之風險較高，因此當專利權人遭遇被控侵權人挑戰其專利之有效性時，最常見之作法不外乎就獨立項提出更正之申請，或是追加主張同一專利中之附屬項遭到侵害。其實兩者的目的大同小異，詳言之，獨立項更正後會減縮其權利範圍，而附屬項相較於獨立項之權利範圍較小，所以不論採取何種方法，只要於較小權利範圍下進行侵權比對後，仍然會得出落入之結論時，則一方面可維持侵權之主張，另一方亦可有機會藉由較小的權利範圍來克服有效性之挑戰。不過，以追加主張附屬項為例，目前智慧財產法院在進行審理時皆會落實爭點整理之程序，是以專利權人倘若在爭點整理後欲追加主張附屬項有受到侵害，往往會因民事訴訟法第270條之1第3項、第276條第1項以及第196條第2項之規定而遭到限制。但若進一步深究，假設專利權人一審雖然受到限制，惟二審時再行提出追加附屬項之主張，是否可行？此一問題依智慧財產法院101年度民專上字第46號判決之見解，似乎肯認專利權人得於二審追加主張受侵害之專利請求項，且無須對造同意。

在前揭案例中，其實專利權人於原審即已提出追加其他請求項之主張，但遭原審法院駁回。原審法院指出依民事訴訟法第196條之規定，攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出之攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。而原審法院表示系爭產品究係落入系爭專利何請求項範圍，涉及請求權利基礎範圍，本屬專利權人應自行比對而明確主張之攻擊方法，而專利權人起訴後均主張被控侵權人侵害系爭專利請求項1，且經兩造於99年7月14日之原審言詞辯論期日當庭爭點整理確認同意，原審亦以該爭點函請指派技術審查官協助，足見本件訴訟程序進行達相當程度。詎專利權人於本件訴訟進行相當程度後，驟然擴充主張被控侵權人亦侵害系爭專利請求項2至6、9至17及20，將原本主張受侵害系爭專利請求項1大幅擴張計15項請求項，顯然有礙被控侵權人防禦與訴訟終結，不無延滯訴訟之虞，且屬可歸責於專利權人本身重大過失而逾時提出該等新攻擊方法，依民事訴訟法第196 條第2 項規定，應予駁回。

不過原審法院之見解，並未得到二審法院支持，二審法院於前揭判決中表示，按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。當事人雖不得於第二審法院提出新攻擊或防禦方法，然當事人釋明對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充；或者倘不許其提出顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第256條及第447條第1項第3款、第6款分別定有明文。專利權人於原審與二審增加主張被控侵權人侵害系爭專利請求項2至6、9至17及20，被控侵權人固不同意，然專利權人增加主張受侵害之系爭專利請求項，洵屬正當。

關於前揭判決之見解，確實有其依據，但似乎存有一些令人不解之處。前揭判決一方面指出，就專利侵害之民事訴訟而言，專利權人之申請專利範圍有數請求項存在時，均得為獨立保護之權利標的，基於處分權主義及辯論主義，申請專利範圍有多項請求項之記載，專利權人認為被控侵權人侵害其專利權提起專利侵害訴訟，應於起訴或訴訟進行中具體指明被控侵權人所侵害之特定請求項。但另一方面卻又認為因侵害申請專利範圍之任何請求項，專利權人基於侵害專利之法律關係，均可對被控侵權人主張侵害專利之權利，倘專利權人於訴訟繫屬中追加或變更受侵害之請求項，雖與原主張受侵害之請求項不同，然其法律效果均屬侵害專利權，是以專利權人於起訴後追加或變更受侵害之請求項，論其性質為補充或更正法律之陳述，參諸民事訴訟法第256條之規定，專利權人增加主張被控侵權人侵害系爭專利其他請求項，非屬訴之變更或追加，不需對造同意。本文以為如此一來，被控侵權人將處於一個爭點極度不確定之狀態下，蓋如同前揭判決所述，申請專利範圍有數請求項存在時，均得為獨立保護之權利標的，而專利權人主張不同之請求項時，被控侵權人不論是進行侵害比對分析或是欲挑戰系爭專利之有效性，所需之準備亦會有所不同，顯然有礙被控侵權人之防禦，似乎容有再行斟酌之空間。