本案上訴人為蓋組織管理及投資股份有限公司(簡稱蓋組織公司),其乃申請號第201390000237.9號「頭髮矯直刷」的實用新型專利(下稱系爭專利)專利權人。
深圳納斯威電子有限公司(簡稱納斯威公司)對系爭專利提出無效宣告請求,嗣後中國大陸國知局作出無效宣告請求審查決定(以下簡稱被訴決定),宣告系爭專利無效。蓋組織公司不服被訴決定,向北京智慧財產權法院(後稱一審法院)提起訴訟,請求判令撤銷被訴決定並責令中國大陸國知局重新作出決定。一審法院認為,被訴決定審理基礎為系爭專利授權公告時的權利要求,而蓋組織公司在針對系爭專利的另一無效程序中修改了前述權利要求且該修改後的權利要求已被中國大陸國知局接受,且修改後之權利要求以被認定為無效,因此被訴決定的審理已不具有實質意義,判決駁回蓋組織公司的訴訟請求。蓋組織公司不服,向最高人民法院提起上訴,主張在涉及系爭專利的兩個無效決定均未確定的情況下,系爭專利的另一無效決定並未導致本案被訴決定的審查基礎發生變化,仍應對本案被訴決定作實質審理。
最高人民法院二審中認為,在涉及同一專利權的多個無效宣告請求審查程序中,專利權人在其中一個程序中對權利要求進行修改,且該修改符合專利法規定,應當視為專利權人對原權利要求的放棄。專利權人對其權利的處分,必然會對其他尚未完成的、涉及同一專利權無效宣告請求審查行政程序及後續的行政訴訟程序產生實質性影響。在另案無效決定涉及的無效宣告請求程序中,蓋組織公司作為專利權人修改權利要求書且已被中國大陸國知局接受,修改方式為刪除權利要求1、4、9,將權利要求1、4、9合併為新的權利要求1,並相應修改其餘權利要求的編號和引用關係。前述修改構成對其修改前的權利要求的放棄,必然會對同時正在進行中的無效宣告請求程序,即本案涉及的無效宣告請求審查程序產生實質性影響。在此情況下,本案的無效請求審查程序不應再基於本專利授權公告時的權利要求書即修改前的權利要求繼續審查並作出決定。另案無效決定於2016年10月18日作出,宣告本專利權全部無效,而中國大陸國知局又基於授權公告時即修改前的權利要求於同月19日作出本案被訴決定宣告本專利全部無效。
本案被訴決定作出時,其審查基礎實質上已不復存在而無繼續審查之必要,故應對已作出的被訴決定予以撤銷,且中國大陸國知局也無需重新作出決定。是以,最高人民法院撤銷一審判決和被訴決定,駁回蓋組織公司的其他上訴請求。
資料來源:最高院知产法庭:平行无效宣告程序中权利要求修改的影响,中國知識產權報, 2021年9月7日。