2015年，Vivint, Inc.（後稱Vivint）對Alarm.com（後稱Alarm）提出侵害含美國第6,717,513號（後稱’513號）共4件專利之訴訟，Alarm於地院訴訟過程中向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出共4件的兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，然PTAB最終對前述4件IPR以不同理由不予立案，其中’513號專利之IPR以濫訴之理由而未予立案。

1年多後，Alarm向PTAB提出’513號專利的單造復審 (EX Parte Reexamination)，其主張無效理由多半來自於前述IPR程序，且更有直接沿用前述程序中遭質疑的論點，嗣後美國專利局發出對’513號專利的全數請求項進行復審的通知，原因在於Alarm雖先前已提出IPR，然此次則提出實質新的專利性問題。Vivint依37 CFR §1.181請求美國專利局駁回此件復審，其主張按照35 U.S.C. §325(d)同時適用於單造復審與IPR，簡言之，美國專利局不應在做出因濫訴而IPR不予立案決定後，卻根據相同的事實理由而准許單造復審。美國專利局則指出任何涉及會引起35 U.S.C. §325(d)之主張須於美國專利局做出復審決定前提出，遂駁回Vivint之請求，且其並無權於復審命令做出後考量於此之後提出之請求。Vivint進一步依37 CFR §1.181規定提出第二次請求，希能再次考量涉及35 U.S.C. §325(d)爭點。Vivint爭辯於做出進入單造復審命令前，於請求中引用35 U.S.C. §325(d)是不可能的，故美國專利局不應歸責Vivint提出的時間點，更者，Vivint指出即使美國專利局一般而言不具權利終止復審，然本案中依行政程序法則可為之。然美國專利局最後仍不同意Vivint之主張，最後做出’513號全數請求項的核駁決定；Vivint向PTAB提出覆議請求，PTAB維持該決定，然並未探討35 U.S.C. §325(d)爭點。嗣後Vivint向CAFC提起上訴。

CAFC指出Vivint爭論由於該單造復審請求乃重新包裝未被立案之系爭IPR主張，故並未不具實質新的專利性問題，CAFC認定該單造復審請求主張理由確實有引起實質新的專利性問題；然針對Vivint提出的即使具實質新的專利性問題，美國專利局濫用其裁量權命進入單造復審，且於此後拒絕終止程序，此舉乃任意且不正規的，CAFC肯認該主張，即CAFC指出35 U.S.C. §325(d)賦予美國專利局收到相同或實質上相同的先前技術或主張時得拒絕復審。CAFC表示，在適用35 U.S.C. §325(d)時，美國專利局不能基於濫用的申請實務所提出的IPR，然卻准許幾乎相同的這種更濫訴的復審請求。最後，CAFC認定美國專利局不應做出’513號專利進入單造復審之命令，或至少要同意Vivint終止復審請求，故CAFC撤銷美國專利局做出’513號專利非為可准予標的決定，且發回美國專利局命其駁回單造復審。

資料來源：

1.  USPTO Erred in Granting Reexamination Request After Denying “Undesirable, Incremental” Petitions, IPO Daily News. September 30, 2021.

2.  IN RE: Vivint, Inc., Fed Circ. 2020-1992., September 29, 2021.