美國第8,399,514號（簡稱’514號）專利之所請標的為以富馬酸二甲酯 (dimethyl fumarate, DMF) 治療多發性硬化症 (multiple sclerosis) 之方法。Mylan Pharmaceuticals Inc.（簡稱Mylan）在’514號專利權期間屆期前為其DMF學名藥產品提出簡化新藥申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA)，故’514號專利之專利權人Biogen International GmbH與Biogen MA, Inc.（簡稱Biogen）於2017年向西維吉尼亞州北區地院 (District Court for the Northern District of West Virginia) 控告Mylan專利侵權，Mylan則提起’514號專利無效的確認之訴 (declaratory judgement)。

Biogen於2008年2月7日提出PCT國際申請案第PCT/US2008/001602號，該案進入美國國家階段之申請案為第12/526,296號申請案，隨後Biogen提出其接續申請案第13/326,426號申請案，即本案系爭之’514號專利。Biogen治療多發性硬化症的的專利藥物產品Tecfidera，劑量為每日480毫克之DMF（簡稱DMF480）。Biogen聲稱早在2003年時便已有DMF480之發想，但基於商業考量而放棄，在2004年至2006年間進行每日720毫克DMF（簡稱DMF720）的第二期臨床試驗，發現具有療效。Biogen後於2006年8月將DMF480納入臨床試驗中，但在開始試驗前，Biogen已以第二期臨床試驗的結果於2007年2月8日提出美國第60/888,921號暫時申請案（簡稱’921號申請案），該案為前述PCT國際申請案所主張之優先權基礎案。’921號申請案原以Lukashev為唯一的發明人，Biogen於2011年將O’Neill加列為共同發明人，並修改申請案內容，納入第三期臨床試驗中關於DMF480之資料，但實際上O’Neill並未參與相關試驗，而Lukashev後也曾作證其研究不能推論出DMF劑量。惟Biogen於2011年的修正僅變更發明人身分並修改專利名稱，未對發明說明 (specification) 進行修改，故雖然Biogen同時也提出了新的請求項，仍能主張2007年2月8日之優先權日。

地院針對Biogen提出之專利侵權訴訟舉行法官審判 (bench trial) 後，認為針對具有療效的DMF480治療多發性硬化症之方法，’514號專利的說明書並未對該技術領域具有通常知識者合理傳達發明人已於最早優先權日前完成該發明。Biogen曾主張該技術領域具有通常知識者在閱讀專利說明書後會被導向DMF480之使用，其專家證詞也有相同主張，但地院認為不可信也不具說服力，且Biogen之專家證人在交互詰問時曾承認說明書中惟一提及DMF劑量的段落並未教示DMF480在治療多發性硬化症時具有治療效果。地院認為Mylan已盡其舉證責任，以明確且可信之證據顯示’514號專利因不符合書面敘述之要求，而違反美國專利法第112條規定，故請求項無效。Biogen對此判決提出上訴。

專利之請求項是否符合美國專利法第112條之書面敘述規定，屬於事實問題，因此CAFC審理時著重於地院在法官審判中有無明顯錯誤。該條文規定說明書應包括一項發明及其製造、使用方法的文字敘述，並應以完整、清晰、精簡及準確之用詞敘述，使該技術領域具有通常知識者能夠製造和使用該項發明，且說明書應記載發明人所知之實施該所請求發明的最佳模式。而要滿足美國專利法第112條之規定，發明人應於專利說明書中明確向該技術領域具有通常知識者傳達，在申請日之時點已完成所請標的之發明；能否精確定義所請發明對於確認已完成發明乙事則具有相當關鍵性。本案須探討的議題是Biogen於2007年2月8日提出的專利說明書是否能支持其2011年修正’514號專利時新增的請求項，特別是納入DMF480一事。CAFC認為地院進行之判斷恰當：首先，原說明書中提到三十多種神經系統疾病，而先前技術僅顯示與DMF有關之機制可被利用於治療部分神經系統疾病，但無法因此假設該技術領域具有通常知識者閱讀說明書後會將所請發明解讀為專門用於治療多發性硬化症。其次，說明書中關於劑量的指示只提到DMF480一次，有效的劑量數值範圍有數個，而DMF480只是其中一個數值範圍的下限；相較之下，DMF720被單獨列為一個劑量，且在最早優先權日時已知為有效，但對於DMF480卻沒有任何相關說明。雖然2011年新增之請求項內容中包含許多指向DMF480的請求項，但發明說明的重點僅包含基礎研究及相當廣泛的DMF劑量數值範圍，足以顯示發明人在提出申請時並未完成與DMF480有關之發明。關於地院認為Mylan已盡舉證責任，證明’514號專利之發明說明並未支持其2011年新增的請求項，未滿足美國專利法第112條之書面敘述規定，CAFC也表示同意。CAFC認為地院於判決時無明顯錯誤，因此維持地院之判決，’514號專利無效。

資料來源：

1. MS Treatment Claims Failed to Meet Written Description Requirement, IPO Daily News. December 1, 2021.
2. Biogen International GmbH, Biogen MA, Inc., v. Mylan Pharmaceuticals Inc., Fed Circ. 2020-1933. November 30, 2021.
<https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-1933.OPINION.11-30-2021_1871902.pdf>