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DLT相關發明之專利申請須注意技術問題解決方案

2022.08.25

在歐洲,使用分散式賬本技術 (Distributed ledger Technology, DLT) 的發明常被歸類為電腦實施發明 (Computer-Implemented Invention, CII)。歐洲專利局已有判斷CII可專利性的判例,係以兩步驟的測試方式判斷被歸類為CII之發明是否具有可專利性。首先要確認發明是否擁有至少一項技術特徵,或是僅是單純的行政或商業方法,若沒有技術特徵的話,就沒有可專利性。由於任何使用DLT的發明必定會利用電腦或電腦網路,要滿足第一步驟要求時可在申請專利範圍中提及電腦硬體之使用,對於方法專利也可將其定義為電腦實施之方法。第二步驟是確認發明的新穎特徵是否為技術問題提供了解決方案,且解決方案與先前技術相較並非顯而易見。當審查委員找出最接近的先前技術後,便會比較發明與先前技術的不同之處,並判斷這些不同之處是否涉及技術,而非僅是涉及行政或商業方法;一項發明擁有的新穎且牽涉技術之特徵會被用於辨識其技術效果,以及所解決的技術問題,最後則是確認於專利申請案提出申請之時,所屬技術領域具有通常知識者 (person of ordinary skill in the art) 是否會認為發明所提供的解決方案是顯而易見的。對於DLT領域的發明,說服審查委員發明涉及技術,而非僅是涉及行政或商業方法,是相當關鍵的。

 

DLT領域的發明可分為兩類,第一類是提升底層網絡 (underlying network) 及/或網絡中的結點 (node) 彼此的互動或溝通,例如可讓節點盡快更新賬本的新交易資訊而使資訊傳播更有效率的通訊協定 (protocol),或是可減少賬本記錄新交易資訊時需要消耗之能源的發明。許多分散式賬本仰賴工作量證明 (Proof Of Work) 之共識演算法 (Consensus Algorithm) 驗證交易,改良演算法或是以節省能源的新演算法替代,都可算是解決了節省能源的技術問題。第二類則是為傳統分散式賬本平台提出新使用案例 (use case),例如原先用於加密貨幣付費的DLT平台改用於不同資產的交易紀錄。以DLT第二類發明向歐洲專利局提出專利申請時,想說服審查委員該發明解決了技術問題較容易遇到挑戰,因為審查委員可能認為發明的本質涉及行政或商業方法,不涉及技術。例如專利申請案所請內容若為記錄分散式賬本中不同使用者的電表讀數,並利用讀數產出電費帳單,可能因為發明解決的是商業相關問題而非技術問題,而不予專利。
 

實務上,許多DLT領域發明的組成要素可能涵蓋前述兩類發明,例如分散式賬本的新使用案例仍可能需要修正底層網絡,以便達到特定功能。使用DLT平台儲存及分享病患的健康資訊本身不會被視為解決技術問題,但若加上智能合約 (smart contract) 功能以偵測非經授權者企圖取得資訊的狀況並警告病患,就可以算是解決了技術問題。因此申請人在提出DLT領域之專利申請案時,務必確認發明的哪個面向可提供技術問題之解決方案,並以其為申請案之核心,在面對可專利性審查時方為有利。

 

資料來源:Patenting DLT Innovations in Europe, Marks & Clerk. August 5, 2022. <https://www.marks-clerk.com/insights/articles/patenting-dlt-innovations-in-europe/>

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